要旨

2019年《商標法》第四條立法目的在于遏制不正當占用商標資源和擾亂商標注冊秩序的商標囤積等惡意申請行為，該條規(guī)定作為一個絕對理由，在駁回、異議、無效宣告程序中均可直接援引適用?！安灰允褂脼槟康牡膼阂馍虡俗陨暾垺敝饕獜纳虡松暾埲耸欠窬哂胁徽斦加蒙虡速Y源和擾亂商標注冊秩序的商標囤積等申請行為、不以使用為目的的申請注冊商標和意欲借此牟利的意圖等因素綜合進行判定。該條與第四十四條第一款“以其他不正當手段取得注冊”在立法目的、適用場景、證明標準等方面存在一定差異。

案情

當事人

上訴人（原審原告）：鳳山縣順興商行

被上訴人（原審被告）：國家知識產(chǎn)權(quán)局

案由：商標申請駁回復(fù)審行政糾紛

2019年8月16日，鳳山縣順興商行（簡稱順興商行）提出第40418108號“藍馬果樂”商標（簡稱訴爭商標）的注冊申請，指定使用在第32類“無酒精飲料”等商品（統(tǒng)稱復(fù)審商品）上。

2020年7月23日，國家知識產(chǎn)權(quán)局作出商評字[2020]第204838號《關(guān)于第40418108號“藍馬果樂”商標駁回復(fù)審決定書》（簡稱被訴決定），認定：訴爭商標的申請注冊構(gòu)成2019年施行的《中華人民共和國商標法》（簡稱2019年商標法）第四條所指情形，決定：訴爭商標在復(fù)審商品上的注冊申請予以駁回。

審判

順興商行不服被訴決定，向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起訴訟。

原審另查，經(jīng)檢索發(fā)現(xiàn)順興商行短期內(nèi)在多個類別上申請注冊了多件與他人具有一定知名度的商標相同標志作為商標，引發(fā)了大量駁回復(fù)審、無效宣告案件。

北京知識產(chǎn)權(quán)法院認為：商標的注冊應(yīng)當是以具有真實使用的意圖為前提。在順興商行短期內(nèi)在多個類別上申請注冊多件與他人具有一定知名度的商標相同標志作為商標的情形下，其雖主張申請注冊訴爭商標具有真實使用意圖，但其提供的證據(jù)并不足以證明其主張，故順興商行申請注冊訴爭商標不具有真實使用意圖，其申請注冊訴爭商標顯然違背了商標的內(nèi)在價值，有礙于商品經(jīng)濟中誠實守信的經(jīng)營者進行正常經(jīng)營。順興商行的該商標注冊行為明顯的超出了實際使用的需求，擾亂了正常的商標注冊管理秩序，有損于公平競爭的市場秩序，違反了誠實信用原則。故訴爭商標的申請注冊違反了2019年商標法第四條之規(guī)定。北京知識產(chǎn)權(quán)法院判決：駁回順興商行的訴訟請求。[1]

順興商行不服原審判決，向北京市高級人民法院提起上訴。

二審另查，順興商行先后在第32類、第33類等商品上申請注冊了40余件商標，其中包括“香格里拉”“中華”“老村長”“冰城”“西湖十景”“千島湖秀水節(jié)”“中華”“黃鶴”“黃鶴酒樓”“南昌亞”“寶雞寶”“RIO NILO VIA”等商標，其中多件商標已被予以駁回。

在商標評審階段和原審訴訟階段，順興商行提交了確認書、委托加工合同和銷售合同等證據(jù)，用以證明其申請注冊訴爭商標具有真實的使用目的以及持續(xù)使用“藍馬”“藍馬果樂”“藍馬果啤”等商標。

北京市高級人民法院認為：根據(jù)查明的事實，順興商行雖然提交了部分使用證據(jù)證明對訴爭商標進行了使用，但委托加工合同和銷售合同等均缺乏客觀、充分的履行證據(jù)，難以認定順興商行對訴爭商標具有真實使用意圖或者使用行為。同時，考慮到順興商行還先后申請注冊了40余件商標，其中包括與知名景點、縣級以上行政區(qū)劃名稱、他人知名品牌等相同或者近似的標志，順興商行并未提交證據(jù)證明對前述商標具有真實使用意圖，故結(jié)合上述因素，可以認定順興商行申請注冊訴爭商標并非基于生產(chǎn)經(jīng)營活動的需要。訴爭商標的注冊申請違反了2019年商標法第四條之規(guī)定。北京市高級人民法院判決：駁回上訴，維持原判。[2]

重點評析

根據(jù)2019年商標法第四條第一款規(guī)定，自然人、法人或者其他組織在生產(chǎn)經(jīng)營活動中，對其商品或者服務(wù)需要取得商標專用權(quán)的，應(yīng)當向商標局申請商品商標注冊。不以使用為目的的惡意商標注冊申請，應(yīng)當予以駁回。2019年商標法第十九條、第三十三條、第四十四條、第六十八條規(guī)定分別對違反第四條的行為進行了規(guī)制，其中第十九條規(guī)定商標代理機構(gòu)發(fā)現(xiàn)第四條規(guī)定情形的不得接受委托，第三十三條規(guī)定初審公告期間內(nèi)任何人可以提出異議，第四十四條規(guī)定針對已經(jīng)注冊的商標宣告無效，第六十八條規(guī)定針對違反第四條規(guī)定的代理機構(gòu)要進行行政處罰或刑事處罰。

根據(jù)2019年商標法第四條規(guī)定，我國對商標注冊實行的是統(tǒng)一注冊原則[3]，即注冊由國家知識產(chǎn)權(quán)局統(tǒng)一進行，經(jīng)國家知識產(chǎn)權(quán)局審核注冊的商標才能取得商標專用權(quán)，對不以使用為目的的惡意商標注冊申請予以駁回。本案為商標申請駁回復(fù)審行政糾紛案件，國家知識產(chǎn)權(quán)局、北京知識產(chǎn)權(quán)法院、北京市高級人民法院均認定訴爭商標的申請注冊違反了2019年商標法第四條規(guī)定。本案的焦點問題之一為訴爭商標的申請注冊是否違反了第四條規(guī)定，即順興商行的行為是否構(gòu)成不以使用為目的的惡意商標注冊申請。

一、“不以使用為目的的惡意商標注冊申請”的適用場景

2019年商標法于2019年4月23日作出修改時，在第四條中增加了“不以使用為目的的惡意商標注冊申請，應(yīng)當予以駁回”的規(guī)定，旨在遏制“不以使用為目的”的惡意商標注冊申請行為，打擊囤積商標的注冊申請行為，規(guī)范商標申請注冊秩序。第四條的立法意圖在于規(guī)制“不以使用為目的”的惡意申請、囤積注冊商標等行為和增強注冊商標申請人的使用義務(wù)。從2019年商標法整體上看，第四條作為一個絕對理由，在駁回、異議、無效宣告程序中均可直接援引第四條規(guī)定。

1.在商標注冊申請實質(zhì)審查程序中的適用

商標注冊實質(zhì)審查工作負責審查商標注冊申請是否存在法律禁止使用的情形、是否具備商標的顯著特征、三維標志商標是否具備功能性、與他人在先申請或者注冊商標權(quán)利是否沖突，同時負責對不以使用為目的的惡意商標注冊申請、商標代理機構(gòu)超出代理服務(wù)范圍的商標注冊申請予以駁回。主要適用2019年商標法第四條、第十條、第十一條、第十二條、第十六條第一款、第十九條第四款、第三十條、第三十一條、第五十條。

駁回復(fù)審案件針對駁回決定和商標申請人申請復(fù)審的事實、理由、請求及評審時的事實狀態(tài)進行審理。發(fā)現(xiàn)申請注冊的商標有違反2019年商標法第四條、第十條等絕對條款規(guī)定情形，駁回決定未依據(jù)上述條款作出的，可以依據(jù)上述條款在聽取商標申請人的意見后，作出駁回復(fù)審決定。

由此可知，在商標注冊申請實質(zhì)審查程序中，國家知識產(chǎn)權(quán)局審查員可以依據(jù)第四條以申請商標是“不以使用為目的的惡意商標注冊申請”為理由對申請商標予以駁回，其目的在于遏制不具有使用目的的囤積性商標注冊，從源頭上遏制惡意申請注冊行為。以本案為例，國家知識產(chǎn)權(quán)局在訴爭商標實質(zhì)審查程序中適用了2019年商標法第四條規(guī)定，駁回訴爭商標的注冊申請。

2.在商標異議和無效宣告申請程序中的適用

根據(jù)2019年商標法第三十三條規(guī)定，對初步審定公告的商標，自公告之日起三個月內(nèi)，任何人認為違反本法第四條、第十條等絕對條款的，可以向國家知識產(chǎn)權(quán)局提出異議。

根據(jù)2019年商標法第四十四條第一款規(guī)定，已經(jīng)注冊的商標，違反本法第四條、第十條等絕對條款的，或者是以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊的，由國家知識產(chǎn)權(quán)局宣告該注冊商標無效；其他單位或者個人可以請求國家知識產(chǎn)權(quán)局宣告該注冊商標無效。

根據(jù)上述規(guī)定，任何人認為商標注冊申請人經(jīng)商標注冊部門初步審定并刊登公告的商標和已經(jīng)注冊的商標違反了2019年商標法第四條規(guī)定的，有權(quán)在法定期限內(nèi)向國家知識產(chǎn)權(quán)局對已初步審定公告商標提出異議，或者向國家知識產(chǎn)權(quán)局對已注冊商標提出無效宣告請求。國家知識產(chǎn)權(quán)局作為我國商標注冊部門，對已注冊的商標，在申請或核準注冊時違反第四條規(guī)定的，國家知識產(chǎn)權(quán)局可以依職權(quán)主動宣告該商標無效。2019年商標法第四條第一款將“不以實際使用為目的的惡意商標注冊”規(guī)定為駁回申請的絕對禁注事由，且第四十四條第一款明確將第四條規(guī)定為無效已注冊商標的支撐性法條之一。這意味著“不以實際使用為目的”條款有獨立的適用空間和認定條件。

目前在司法實踐中，商標權(quán)無效宣告行政糾紛案件中的訴爭商標核準注冊日期大多處于2019年商標法施行前，故不能直接適用2019年商標法第四條規(guī)定，隨著2019年商標法的施行，于2019年11月1日后核準注冊的商標，都有可能適用2019年商標法第四條規(guī)定予以無效宣告。2019年商標法第四條規(guī)定在商標異議和無效宣告程序中的適用，對我國商標注冊秩序和管理制度的現(xiàn)實影響有待在未來實踐中進一步探究。

二、“不以使用為目的的惡意商標注冊申請”的理解判斷

商標使用是商標法的核心概念之一。無論是商標注冊、商標存續(xù)還是商標侵權(quán)行為，都涉及商標使用問題。根據(jù)2019年商標法，第四條規(guī)定申請注冊商標需要以使用為目的；第四十九條規(guī)定，商標權(quán)的存續(xù)必須以使用為基礎(chǔ)，連續(xù)三年不使用的可以撤銷注冊商標；第五十七條規(guī)定，使用他人商標是構(gòu)成商標侵權(quán)行為的要件。因此，商標使用貫穿于商標法的各項基本制度。

2019年商標法第四條規(guī)定的“不以使用為目的的惡意商標注冊申請”，通常是指商標申請人并非基于生產(chǎn)經(jīng)營活動的需要而提交大量商標注冊申請，缺乏真實使用意圖，不正當占用商標資源，擾亂商標注冊秩序的行為?！安灰允褂脼槟康牡膼阂馍虡俗陨暾垺保怯伞安灰允褂脼槟康摹焙汀皭阂狻眱蓚€要素構(gòu)成，即兩者是該行為的構(gòu)成要件和限制性條件。兩個要件各有其獨立的含義與價值。適應(yīng)該條規(guī)定的關(guān)鍵是恰當處理“不以使用為目的”與“惡意”之間的關(guān)系。[4]

“不以使用為目的”申請商標注冊的行為是指商標申請人在申請注冊商標的時候，既無實際使用商標的目的，也無準備使用商標的行為，或者依據(jù)合理推斷，無實際使用商標可能性。2019年商標法第四條立法目的在于遏制不正當占用商標資源和擾亂商標注冊秩序的商標囤積等惡意申請行為，其不以使用為目的的大量申請商標和意欲借此牟利的意圖，即屬于此條款予以規(guī)制的“不以使用為目的”的“惡意”。[5]“惡意”要件，主要用于對企業(yè)正當?shù)姆烙陨虡俗院推髽I(yè)正當?shù)念A(yù)先適量申請商標的行為，與不正當占用商標資源和擾亂商標注冊秩序的商標囤積行為作出區(qū)分。

對于“不以使用為目的的惡意商標注冊申請”判定標準，我國法律及相關(guān)司法解釋并未作出具體規(guī)定?！侗本┦懈呒壢嗣穹ㄔ荷虡耸跈?quán)確權(quán)行政案件審理指南（2019）》（簡稱《北高指南》）第7.1條規(guī)定，商標申請人明顯缺乏真實使用意圖，且具有下列情形之一的，可以認定違反商標法第四條的規(guī)定：（1）申請注冊與不同主體具有一定知名度或者較強顯著特征的商標相同或者近似的商標，且情節(jié)嚴重的；（2）申請注冊與同一主體具有一定知名度或者較強顯著特征的商標相同或者近似的商標，且情節(jié)嚴重的；（3）申請注冊與他人除商標外的其他商業(yè)標識相同或者近似的商標，且情節(jié)嚴重的；（4）申請注冊與具有一定知名度的地名、景點名稱、建筑物名稱等相同或者近似的商標，且情節(jié)嚴重的；（5）大量申請注冊商標，且缺乏正當理由的。前述商標申請人主張具有真實使用意圖，但未提交證據(jù)證明的，不予支持。

國家市場監(jiān)督管理總局《規(guī)范商標申請注冊行為若干規(guī)定》（2019年12月1日施行）（簡稱《商標申請注冊規(guī)定》）第八條規(guī)定，商標注冊部門在判斷商標注冊申請是否屬于違反商標法第四條規(guī)定時，可以綜合考慮以下因素：（一）申請人或者與其存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的自然人、法人、其他組織申請注冊商標數(shù)量、指定使用的類別、商標交易情況等；（二）申請人所在行業(yè)、經(jīng)營狀況等；（三）申請人被已生效的行政決定或者裁定、司法判決認定曾從事商標惡意注冊行為、侵犯他人注冊商標專用權(quán)行為的情況；（四）申請注冊的商標與他人有一定知名度的商標相同或者近似的情況；（五）申請注冊的商標與知名人物姓名、企業(yè)字號、企業(yè)名稱簡稱或者其他商標標識等相同或者近似的情況；（六）商標注冊部門認為應(yīng)當考慮的其他因素。

2022年1月1日起施行的國家知識產(chǎn)權(quán)局《商標審查審理指南》（簡稱《審查指南》）中規(guī)定，判斷是否構(gòu)成“不以使用為目的的惡意”，應(yīng)綜合考慮申請人所在的行業(yè)特點、經(jīng)營范圍、經(jīng)營資質(zhì)等基本情況；申請人提交的商標注冊申請的數(shù)量、類別跨度和時間跨度等整體情況；提交的商標注冊申請標志的具體構(gòu)成、商標實際使用情況，以及申請人在先是否存在商標惡意注冊及侵犯多個主體注冊商標專用權(quán)等多方面因素，綜合判斷其申請是否明顯不符合商業(yè)慣例、明顯超出正當經(jīng)營需要和實際經(jīng)營能力以及明顯具有牟取不當利益和擾亂正常商標注冊秩序的意圖。

根據(jù)上述規(guī)定，《北高指南》《商標申請注冊規(guī)定》《審查指南》均明確將商標申請人的商標注冊申請的數(shù)量、商標注冊申請標志的具體構(gòu)成、商標實際使用情況，以及申請人在先是否存在商標惡意注冊及侵犯其他主體注冊商標專用權(quán)等方面因素作為適用2019年商標法第四條規(guī)定的考量因素；同時，《商標申請注冊規(guī)定》《審查指南》還將與商標申請人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的案外主體申請注冊商標數(shù)量、指定使用的類別、商標交易情況等以及商標申請人所在的行業(yè)特點、經(jīng)營范圍、經(jīng)營資質(zhì)等基本情況作為考量因素。結(jié)合審判實踐，本文認為對于是否構(gòu)成2019年商標法第四條“不以使用為目的的惡意商標注冊申請”規(guī)定可以從以下五個要件進行考量：

第一，主體要件?！安灰允褂脼槟康牡膼阂馍虡俗陨暾垺钡呐袛鄬ο笠陨虡松暾埲藶樵瓌t，在個案審理中可能會考量與商標申請人具有串通合謀行為或者具有特定身份關(guān)系或者其他特定關(guān)系的自然人、法人或者其他組織申請注冊的商標的情況。

第二，主觀要件。商標申請人不具有真實使用意圖，且申請注冊行為不具有正當理由。由于主觀意圖通常通過行為予以判斷，故商標申請人在申請商標注冊過程中及取得商標注冊后，是否具有大量注冊、復(fù)制或摹仿他人知名商標或商業(yè)標識的行為，是否具有兜售、轉(zhuǎn)售意欲借此牟利的行為，是否具有搶占公共資源等行為作為判斷商標申請人主觀意圖的考量因素。

第三，客觀要件。從整體判斷與局部判斷相結(jié)合，商標申請人申請注冊商標的數(shù)量及標志構(gòu)成、時間跨度、商品或服務(wù)類別、密集程度是作為判斷“不以使用為目的的惡意商標注冊申請”構(gòu)成的客觀要件。一方面，若商標申請人申請商標數(shù)量大，已經(jīng)明顯超出了正常經(jīng)營活動的需求，可作為獨立的考量因素；另一方面，若商標申請人申請商標數(shù)量較大，但其申請注冊的商標與他人知名的在先商標、商業(yè)標識或企業(yè)名稱相同或近似，或與具有一定知名度的地名、景點名稱、建筑物名稱等相同或者近似，則可以綜合考量商標申請數(shù)量及申請商標標志構(gòu)成等因素進行判定。

第四，證明標準要件。判斷是否構(gòu)成“不以使用為目的的惡意商標注冊申請”，商標申請人應(yīng)當對其申請商標“具有使用意圖”承擔舉證責任。在商標申請注冊階段對商標申請人具有使用意圖的證明標準略低，在無效宣告階段對商標申請人所提證據(jù)的真實性、合法性、關(guān)聯(lián)性進行嚴格判斷，相對于商標申請注冊階段，商標申請人在無效宣告階段證明“具有使用意圖”的標準更為嚴格。

第五，裁量要件。判斷是否構(gòu)成“不以使用為目的的惡意商標注冊申請”，商標申請人被已生效的行政決定或者裁定、司法判決認定曾從事商標惡意注冊行為、侵犯他人注冊商標專用權(quán)行為的情況，可以作為考量因素。

就本案而言，首先，訴爭商標與他人在先注冊的商標構(gòu)成使用在同一種或類似商品上的近似商標；其次，除訴爭商標外，訴爭商標申請人順興商行先后申請注冊了40余件商標，其中包括“香格里拉”“中華”“西湖十景”等與知名景點、縣級以上行政區(qū)劃名稱、他人知名品牌等相同或者近似的標志；最后，雖然訴爭商標申請人提交了委托加工合同和銷售合同等證據(jù)，但在缺乏客觀、充分的履行證據(jù)的情況下，難以證明其對訴爭商標具有真實的使用意圖或使用行為。綜合本案情況，商標注冊部門和司法機關(guān)一致認定訴爭商標的注冊違反2019年商標法第四條規(guī)定，并無不當。

三、“不以使用為目的的惡意商標注冊申請”與“以其他不正當手段取得注冊”的異同

首先，2019年商標法第四條的立法意圖在于規(guī)制“不以使用為目的”的惡意申請、囤積注冊等行為和增強商標注冊申請人的使用義務(wù)，其增加了商標法中規(guī)制不以使用為目的的惡意商標注冊申請的內(nèi)容，旨在從源頭上制止不以使用為目的的惡意商標注冊申請行為，使商標申請注冊回歸以使用為目的的制度本源。第四十四條第一款“以其他不正當手段取得注冊”規(guī)定的立法目的在于規(guī)制擾亂商標注冊秩序、損害公共利益、不正當占用公共資源或者謀取不正當利益的行為。第四條規(guī)制的“不以使用為目的批量注冊商標”即商標囤積注冊行為，與第四十四條第一款規(guī)制的“不正當占用公共資源和擾亂商標注冊秩序”行為相接近。

其次，在法律制度上，雖然目前尚未出現(xiàn)適用2019年商標法第四條規(guī)定對已注冊商標予以無效宣告的司法案例，但第四條規(guī)定可以適用于商標駁回程序、商標異議及無效宣告程序，任何人均可以依據(jù)該條款對已經(jīng)注冊商標提起無效宣告申請；第四十四條第一款“以其他不正當手段取得注冊”規(guī)定，通常適用于無效宣告程序中，其適用于已經(jīng)注冊的商標。

再次，從認定標準上，適用2019年商標法第四條和第四十四條第一款“以其他不正當手段取得注冊”的證明標準存在一定差異。我國商標注冊申請不以實際使用為條件和前提，不實行先使用后注冊制度，第四條的禁注事由只是維護實際使用目的的一項制度，在適用時應(yīng)適當限制其適用范圍，因而在商標注冊申請階段對申請人“具有使用意圖”的證明標準不宜過嚴。因此，相較于第四十四條第一款中關(guān)于商標申請人“具有使用意圖”的證明標準，第四條申請人證明其“具有使用意圖”的證明標準是略低的。

總而言之，2019年商標法以多種制度設(shè)計共同維護商標實際使用目的，推動和激勵商標的實際使用，“不以使用為目的的惡意商標注冊申請”禁注事由只是維護實際使用目的的一項制度，在適用該規(guī)定時應(yīng)盡可能使法律適用精準定位，同時認識到其功能價值的局限性，適當限制其適用范圍，防止超越其應(yīng)有范圍和定位進行適用[6]。該規(guī)定作為2019年商標法的新增條款，其對商標管理制度的影響在未來有待進一步探討。