隨著全球經(jīng)濟一體化及跨境電商的迅猛發(fā)展，在本國有一定影響的品牌，如果沒有及時在其他國家進(jìn)行商標(biāo)布局，很容易遭遇搶注，不僅阻礙品牌方在目標(biāo)國市場開展經(jīng)營，甚至還可能反遭搶注方的惡意維權(quán)。被搶注方的反擊策略通常會考慮提起商標(biāo)無效宣告或者三年不使用撤銷申請的行政程序。但由于商標(biāo)無效和“撤三”的行政程序歷時較長，無法克服品牌方面臨的緊迫的被訴侵權(quán)風(fēng)險。筆者建議，品牌方在啟動行政程序打擊惡意搶注商標(biāo)的同時，還應(yīng)在民事訴訟程序中積極有效抗辯和依據(jù)在先權(quán)利主動出擊。本文結(jié)合我國的相關(guān)司法判例，就商標(biāo)被惡意搶注后的民事維權(quán)策略進(jìn)行分析探討。

一、進(jìn)行有效的不侵權(quán)抗辯

（一）依據(jù)“在先使用”抗辯不構(gòu)成侵權(quán)

我國《商標(biāo)法》第五十九條第三款規(guī)定:“商標(biāo)注冊人申請商標(biāo)注冊前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標(biāo)注冊人使用與注冊商標(biāo)相同或者近似并有一定影響的商標(biāo)的，注冊商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)，但可以要求其附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識。”因此，如果品牌方商標(biāo)在搶注商標(biāo)申請日前已經(jīng)在中國使用，并具有一定影響，則可以根據(jù)上述法律規(guī)定予以不侵權(quán)抗辯。

在和匯公司與王某確認(rèn)不侵權(quán)案[1]中，王某依據(jù)搶注的”“商標(biāo)對和匯公司發(fā)送警告函并對和匯公司淘寶店鋪進(jìn)行侵權(quán)投訴。和匯公司在收到警告函且其被控侵權(quán)商品網(wǎng)上銷售受到實際影響長達(dá)近8個月之后向法院提起了不侵權(quán)之訴，并提交了在先使用證據(jù)。法院認(rèn)為，和匯公司將“坦克頭盔”“Tanked Racing坦克”在產(chǎn)品上及宣傳中的使用，已具有商標(biāo)標(biāo)識作用。經(jīng)過大量、連續(xù)宣傳，從公眾的呼叫和經(jīng)銷商的使用看，“坦克”與“Tanked”已形成基本對應(yīng)關(guān)系，并與“Tanked Racing”形成了共同的指向。從其使用廣度及贊助、宣傳力度看，已經(jīng)產(chǎn)生一定影響。故和匯公司關(guān)于其在先使用商標(biāo)并已經(jīng)具有一定影響的主張成立，其在原有范圍內(nèi)的使用不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

（二）以搶注方構(gòu)成“權(quán)利濫用”抗辯不構(gòu)成侵權(quán)

我國《民法典》第七條規(guī)定：“民事主體從事民事活動，應(yīng)當(dāng)遵循誠信原則，秉持誠實，恪守承諾?！薄渡虡?biāo)法》第七條也規(guī)定：“申請注冊和使用商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)遵循誠實信用原則?！薄睹穹ǖ洹返谝话偃l規(guī)定：“民事主體不得濫用民事權(quán)利損害國家利益、社會公共利益或者他人合法權(quán)益。”因此，被搶注人可以依據(jù)上述法律規(guī)定主張搶注人違反誠信原則，構(gòu)成權(quán)利濫用，其惡意維權(quán)不應(yīng)得到支持。

在王某訴歌力思公司商標(biāo)侵權(quán)案[2]中，歌力思公司成立于1999年，在成立之初就在第25類服裝等商品上注冊了中文“歌力思”商標(biāo)，于2008年在第18類皮包等商品上注冊了英文“ELLASSAY”商標(biāo)。但第18類的中文商標(biāo)“歌力思”被自然人王某于2011年搶注。王某以搶注商標(biāo)對歌力思公司提起商標(biāo)侵權(quán)訴訟。法院認(rèn)為，“歌力思”為無固有含義的臆造詞，具有較強的固有顯著性，依常理判斷，在完全沒有接觸或知悉的情況下，因巧合而出現(xiàn)雷同注冊的可能性較低。作為地域接近、經(jīng)營范圍關(guān)聯(lián)程度較高的商品經(jīng)營者，王某對歌力思字號及商標(biāo)完全不了解的可能性較低。在此情形下，王某仍在手提包、錢包等商品上申請注冊“歌力思”商標(biāo)，其行為難謂正當(dāng)。王某以非善意取得的商標(biāo)權(quán)對歌力思公司的正當(dāng)使用行為提起的侵權(quán)之訴，構(gòu)成權(quán)利濫用。

在廣州指南針公司、中唯公司訴優(yōu)衣庫公司、迅銷公司商標(biāo)侵權(quán)案[3]中，二審法院認(rèn)為，廣州指南針公司、中唯公司以不正當(dāng)方式取得商標(biāo)權(quán)后，目標(biāo)明確指向優(yōu)衣庫公司，意圖將該商標(biāo)高價轉(zhuǎn)讓，在未能成功轉(zhuǎn)讓該商標(biāo)后，又分別以優(yōu)衣庫公司、迅銷公司及其各自門店侵害該商標(biāo)專用權(quán)為由，以基本相同的事實提起系列訴訟，利用優(yōu)衣庫公司或迅銷公司門店眾多的特點，形成全國范圍內(nèi)的批量訴訟，請求法院判令優(yōu)衣庫公司或迅銷公司及其眾多門店停止使用并索取賠償，主觀惡意明顯，其行為明顯違反誠實信用原則，對其借用司法資源以商標(biāo)權(quán)牟取不正當(dāng)利益之行為，依法不予保護(hù)。優(yōu)衣庫公司關(guān)于廣州指南針公司、中唯公司惡意訴訟的抗辯成立，予以支持。

在“一品石”案[4]中，鄭某將福庫公司享有著作權(quán)的文字搶先注冊在“烹調(diào)器具”等商品上，并依此向福庫公司提起侵權(quán)訴訟。在該案中，法院認(rèn)為，由于鄭某及一品石公司取得及使用涉案商標(biāo)權(quán)的行為系在侵犯福庫公司合法在先著作權(quán)的基礎(chǔ)上進(jìn)行，該行為違反了誠實信用原則，不具有正當(dāng)性，但其仍據(jù)此向福庫公司提起商標(biāo)侵權(quán)之訴，其訴訟行為構(gòu)成權(quán)利濫用，其訴訟請求缺乏合法的權(quán)利基礎(chǔ)，本院不予支持。

從上述司法判例可以看出，惡意搶注方搶注商標(biāo)違反了誠實信用原則，其搶注商標(biāo)不具有合法性，其惡意取得、行使商標(biāo)權(quán)并主張他人侵權(quán)，利用司法程序企圖獲得不正當(dāng)利益之行為，構(gòu)成權(quán)利濫用，不應(yīng)予以支持。因此，筆者建議，品牌方針對惡意維權(quán)，應(yīng)依據(jù)上述法律規(guī)定收集搶注人惡意證據(jù)，以對方構(gòu)成“權(quán)利濫用”進(jìn)行不侵權(quán)抗辯。

二、依據(jù)在先權(quán)利主動出擊

（一）依據(jù)在先著作權(quán)維權(quán)

上述的“一品石”[4]案中，由于搶注商標(biāo)注冊時間較早，在福庫公司對其提出無效宣告申請時，該商標(biāo)注冊已經(jīng)超過五年。因此，在無效宣告階段，未能依據(jù)在先著作權(quán)無效掉該搶注商標(biāo)。福庫公司一方面依據(jù)誠信原則進(jìn)行權(quán)利濫用的不侵權(quán)抗辯；另一方面，則主動出擊對惡意搶注人提起著作權(quán)侵權(quán)的民事訴訟。最高人民法院審理認(rèn)為，福庫公司的文字構(gòu)成著作權(quán)法保護(hù)的作品，鄭某及其公司使用的“一品石”商標(biāo)標(biāo)志亦由書法文字造型構(gòu)成，與福庫公司“一品石”美術(shù)作品相似程度極高，已構(gòu)成實質(zhì)性相似?！耙黄肥泵佬g(shù)作品源自朝鮮王朝著名書法家金正喜創(chuàng)立的“秋史體”，鄭某選擇使用這種極具朝鮮半島歷史文化特點的字體作為其商標(biāo)標(biāo)志，且其還曾于2008年申請注冊過與韓國現(xiàn)代公司商標(biāo)相近似且?guī)в许n文的商標(biāo)，因此，即使其本人未實際到過韓國，鄭某也完全有可能接觸到在韓國發(fā)表的“一品石”美術(shù)作品，具有與“一品石”美術(shù)作品接觸可能性。因此，鄭某使用標(biāo)識構(gòu)成對福庫公司著作權(quán)的侵犯，判決鄭某停止使用的侵權(quán)行為，并賠償福庫公司50萬元。

該案的重要啟示意義是，福庫公司在無法通過行政程序無效掉惡意搶注商標(biāo)的情況下，主動依據(jù)在先著作權(quán)進(jìn)行民事維權(quán)，最終禁止搶注商標(biāo)繼續(xù)使用和惡意維權(quán)。

（二）依據(jù)在先姓名權(quán)維權(quán)

原“福建省晉江陳埭溪邊日用品二廠”于2000年更名為“喬丹體育股份有限公司”（下稱“喬丹體育公司”）。2007年，喬丹體育公司將美國籃球明星Michael Jordan的中文名字以及喬丹跳起投球的背影申請注冊商標(biāo)。

2012年，邁克爾·喬丹針對喬丹體育公司搶注的商標(biāo)向商標(biāo)局提起爭議申請，同時也向法院提起侵犯姓名權(quán)的民事訴訟。歷時八年，2020年12月30日，上海市第二中級人民法院下發(fā)判決[5]。法院認(rèn)為，喬丹體育公司未經(jīng)原告許可，在體育用品領(lǐng)域內(nèi)，使用了與原告中文譯名“喬丹”完全一致的文字作為其商號的重要組成部分，并將“喬丹”單獨地或者與打籃球人形象結(jié)合、與數(shù)字“23”相結(jié)合分別注冊或受讓了商標(biāo)，并利用有線電視網(wǎng)絡(luò)、名人代言、互聯(lián)網(wǎng)、報紙、雜志及戶外展板進(jìn)行“喬丹”品牌的商業(yè)推廣，專賣店覆蓋全國。喬丹體育公司系在明知原告知名度的情況下，擅自進(jìn)行商標(biāo)注冊，故其在商業(yè)活動中長期使用“喬丹”，并放任相關(guān)公眾誤認(rèn)的行為具有明顯的侵害原告姓名權(quán)的故意。雖然，喬丹體育公司的“喬丹”商標(biāo)已依照《中華人民共和國商標(biāo)法》的規(guī)定注冊，其中部分“喬丹”商標(biāo)也過了五年的爭議期，成為不可撤銷的商標(biāo)，但商標(biāo)權(quán)的行使仍然應(yīng)當(dāng)以不侵害原告的人格權(quán)為限，否則并不當(dāng)然免除喬丹體育公司的民事侵權(quán)責(zé)任。據(jù)此，法院認(rèn)定，喬丹體育公司的行為構(gòu)成了對原告姓名權(quán)的侵害，判決賠償30萬元。 

此外，該案判決：“被告喬丹體育股份有限公司停止使用涉及‘喬丹’的商標(biāo)，但對于超過五年爭議期的涉及‘喬丹’的商標(biāo)，應(yīng)采用包括區(qū)別性標(biāo)識等在內(nèi)的合理方式，注明其與美國前籃球運動員邁克爾·喬丹（Michael Jordan）不存在任何關(guān)聯(lián)，以消除聯(lián)系，顯示區(qū)別，停止侵害。”同時，“被告喬丹體育股份有限公司停止使用其企業(yè)名稱中的‘喬丹’商號”。該判決徹底解決了惡意搶注超過五年的商標(biāo)無法被無效，以及含有搶注商標(biāo)文字商號可能導(dǎo)致的混淆誤認(rèn)問題。這也是該案依據(jù)在先權(quán)利啟動民事訴訟給我們的重要啟示意義。

（三）依據(jù)在先有一定影響的商品/服務(wù)名稱維權(quán)

潘氏姐弟是耳光餛飩的創(chuàng)始人，憑借干凈、實惠的口碑，耳光餛飩贏得顧客廣泛認(rèn)可。“耳光餛飩”品牌創(chuàng)意的來源是，因有顧客形容店內(nèi)所售餛飩味道極好，以至被打耳光也不肯放手，因此命名為“耳光餛飩”?！岸怵Q飩”商標(biāo)被美亞公司搶注后，潘氏姐弟針對搶注商標(biāo)提出無效宣告的同時，還對美亞公司和再高公司提起了不正當(dāng)競爭民事訴訟，在民事訴訟中主張“耳光餛飩”構(gòu)成在先有一定影響的商品服務(wù)名稱。

審理該案[6]的法院認(rèn)定，原告在先使用的“耳光餛飩”商品/服務(wù)名稱能夠發(fā)揮區(qū)分來源的作用，大量在案證據(jù)能夠證明“耳光餛飩”標(biāo)識與原告建立了穩(wěn)定的指向關(guān)聯(lián)，并長久、持續(xù)知名，“耳光餛飩”已構(gòu)成有一定影響的商品和服務(wù)名稱。美亞公司和再高公司將他人具有一定影響的商品和服務(wù)名稱搶注為商標(biāo)，并實施規(guī)?；\作，系將仿冒意圖深埋于注冊商標(biāo)專用權(quán)的合法裝裱之下，美亞公司、再高公司的行為違背了誠實信用原則及公認(rèn)的商業(yè)道德，侵犯了“耳光餛飩”標(biāo)識形成的在先權(quán)益，擾亂了公平的競爭秩序。據(jù)此，法院判決，搶注方賠償潘氏姐弟公司140余萬元。

從上述判例可以看出，有一定影響的商品或服務(wù)名稱，作為一種未經(jīng)核準(zhǔn)注冊而實際投入使用的商業(yè)標(biāo)識，因其通過大量的使用而具有區(qū)分商品或服務(wù)來源的識別功能和一定程度的商譽累積，其可以獲得反不正當(dāng)競爭法的保護(hù)。

（四）依據(jù)在先有一定影響的商品裝潢維權(quán)

新平衡體育運動公司（下稱“新平衡公司”）“New Balance”品牌運動鞋在中國具有極高知名度和市場占有率?！癗ew Balance”運動鞋有一項標(biāo)志性設(shè)計，即在鞋兩側(cè)中央位置靠近鞋帶處使用大寫的英文字母“”裝潢。

紐巴倫（中國）有限公司（下稱“紐巴倫公司”）于2004年搶先申請了與新平衡公司標(biāo)識高度近似的商標(biāo)，并于2012年獲得注冊。雖然新平衡公司的商標(biāo)也于2016年獲得注冊，但紐巴倫公司在運動鞋產(chǎn)品相同的位置使用商標(biāo)，且整體鞋型等與新平衡公司的高度近似，導(dǎo)致了市場混淆和新平衡公司市場份額的降低。新平衡公司向紐巴倫公司提起不正當(dāng)競爭民事訴訟，主張紐巴倫公司侵犯了新平衡體育運動公司上述有一定影響的商品裝潢。

法院認(rèn)為，通過長期宣傳和反復(fù)使用，已經(jīng)足以使相關(guān)公眾將運動鞋兩側(cè)使用字母裝潢的商品與“New Balance”運動鞋相聯(lián)系，使該裝潢具有了識別商品來源的顯著特征，故原告主張的鞋兩側(cè)字母裝潢屬于“有一定影響的商品裝潢”。從相關(guān)宣傳報道、司法判決等來看，該裝潢在被告第4236766號注冊商標(biāo)申請日之前已經(jīng)“有一定影響”。法院判定紐巴倫公司侵犯了原告在先有一定影響的商品裝潢，判決賠償原告損失1080萬元。

本案的重要啟示意義在于，在后的標(biāo)識與他人在先有一定影響的商品裝潢構(gòu)成近似，造成混淆的，即便該標(biāo)識系注冊商標(biāo)，但因其侵害在先權(quán)益，違背誠實信用原則，不論其是否已經(jīng)通過行政程序予以撤銷，均不得妨害在先有一定影響的裝潢業(yè)已形成的市場利益。

三、針對惡意搶注行為本身提起不正當(dāng)競爭民事訴訟

針對搶注者惡意維權(quán)，品牌方除可以依據(jù)在先權(quán)利主動發(fā)起民事訴訟外，還可以以惡意搶注行為本身構(gòu)成不正當(dāng)競爭為由提起民事訴訟，要求搶注方賠償品牌方為應(yīng)對惡意搶注和惡意維權(quán)造成的維權(quán)損失，以及禁止惡意搶注人繼續(xù)實施商標(biāo)搶注行為。

在優(yōu)衣庫案[7]中，法院認(rèn)為，民事訴訟應(yīng)當(dāng)遵循誠實信用原則。惡意提起知識產(chǎn)權(quán)民事訴訟，是指當(dāng)事人以獲取非法或不正當(dāng)利益為目的而故意提起的在法律上或事實上無依據(jù)的訴訟，致使相對人在訴訟中遭受損失的行為。中唯公司、廣州指南針公司提起的涉案商標(biāo)侵權(quán)訴訟均屬于惡意提起知識產(chǎn)權(quán)民事訴訟的行為。中唯公司、廣州指南針公司應(yīng)當(dāng)賠償迅銷公司、優(yōu)衣庫公司為了應(yīng)對惡意訴訟產(chǎn)生的損失，包括訴訟即將發(fā)生之際的調(diào)整摘除吊牌產(chǎn)生的損失、訴訟中的律師費、公證費、差旅費等合理費用共計483余萬元。

在艾默生公司與和美泉公司、海納百川公司等不正當(dāng)競爭案[8]中，法院認(rèn)定，基于艾默生公司的持續(xù)宣傳和推廣，其“愛適易”商標(biāo)在食物垃圾處理器領(lǐng)域具有一定的影響，在凈水瞬間熱飲系統(tǒng)也有所涉及。和美泉公司、海納百川公司從事水凈化設(shè)備的生產(chǎn)經(jīng)營，與艾默生公司均涉及環(huán)保廚衛(wèi)設(shè)備，雙方之間存在一定的競爭關(guān)系。在此情況下，和美泉公司、海納百川公司先后在多個類別的商品或服務(wù)上注冊與艾默生公司“愛適易”系列商標(biāo)相同或近似的諸多商標(biāo)，亦未對其注冊意圖以及相關(guān)商標(biāo)的設(shè)計創(chuàng)作來源等作出合理解釋說明，其上述行為已明顯超出正常的生產(chǎn)經(jīng)營需要，導(dǎo)致艾默生公司通過提起商標(biāo)異議、商標(biāo)無效宣告請求、行政訴訟以及本案民事訴訟的方式維護(hù)其合法權(quán)益，在一定程度上干擾了艾默生公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營。和美泉公司、海納百川公司的惡意搶注商標(biāo)行為違反了誠實信用原則，破壞了公平競爭的市場秩序，損害了艾默生公司的合法權(quán)益，屬于《中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法》所規(guī)制的不正當(dāng)競爭行為。據(jù)此，法院判決搶注方賠償艾默生公司經(jīng)濟損失120萬元。同時，法院還認(rèn)定，考慮到商標(biāo)搶注行為破壞公平競爭的市場交易秩序，侵權(quán)成本低，如不判令停止繼續(xù)實施搶注行為，則權(quán)利人需要不斷采取提起商標(biāo)異議、無效宣告、行政訴訟等方式以維護(hù)自身合法權(quán)益，不僅權(quán)利人需要花費大量的成本，同時也造成公共資源的極大浪費。因此，判令被告停止針對原告所請求保護(hù)的涉案“In-Sink-Erator”“愛適易”等商標(biāo)相同或近似的商標(biāo)實施搶注行為。

綜上所述，品牌方在遭遇商標(biāo)搶注及惡意維權(quán)時，建議在行政程序無效搶注商標(biāo)的基礎(chǔ)上，綜合運用民事維權(quán)策略。一方面，應(yīng)依據(jù)“在先使用”或?qū)Ψ綐?gòu)成“權(quán)利濫用”進(jìn)行有效的不侵權(quán)抗辯；另一方面，還應(yīng)變被動為主動，依據(jù)在先民事權(quán)利或權(quán)益，積極主動出擊，對惡意搶注方發(fā)起民事侵權(quán)、不正當(dāng)競爭訴訟，維護(hù)自身的合法權(quán)益。最后，針對惡意搶注行為本身還可以提起不正當(dāng)競爭民事訴訟，要求搶注方賠償品牌方維權(quán)造成的經(jīng)濟損失以及禁止搶注方繼續(xù)實施商標(biāo)惡意搶注行為。