所謂防御商標(biāo)，廣義上可以理解為出于防御目的注冊(cè)的商標(biāo)，防御的角度可以從商標(biāo)出發(fā)，即申請(qǐng)注冊(cè)和自己知名品牌近似的商標(biāo)。例如小紅書注冊(cè)“老紅書”商標(biāo)，“安慕希”注冊(cè)“安慕東”“安慕南”“安慕北”商標(biāo)，以此來防止他人攀附自己的品牌。另外，防御的角度也可以是從商品出發(fā)，即在自己使用的商品以外的商品和服務(wù)上申請(qǐng)注冊(cè)與自己品牌相同的商標(biāo)。例如很多知名品牌在45個(gè)類別都取得了注冊(cè)，這其中有知名品牌的使用商品、服務(wù)，此外大部分都是出于防御目的的注冊(cè)。狹義的防御商標(biāo)，就是從商品角度出發(fā)的防御性質(zhì)的商標(biāo)，即較為知名的注冊(cè)商標(biāo)所有人在該注冊(cè)商標(biāo)核定使用的商品、服務(wù)或類似商品、服務(wù)以外的商品或服務(wù)上注冊(cè)商標(biāo)，為防止他人在這些類別的商品或服務(wù)上注冊(cè)使用相同的商標(biāo)。

一、防御商標(biāo)在中國(guó)的保護(hù)困境

那么，防御性質(zhì)的商標(biāo)注冊(cè)在中國(guó)是否受法律保護(hù)呢？《商標(biāo)法》第四條規(guī)定，“不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，應(yīng)當(dāng)予以駁回”?！渡虡?biāo)審查審理指南》下編第二章中規(guī)定了第四條的例外情形，即申請(qǐng)人基于防御目的申請(qǐng)與其注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)相同或近似的商標(biāo)。該規(guī)定一定程度上允許了權(quán)利人以防御目的在不相同和不類似的商品上注冊(cè)自己商標(biāo)的行為。

但是在《商標(biāo)法》第四十九條中也規(guī)定了“注冊(cè)商標(biāo)沒有正當(dāng)理由連續(xù)三年不使用的，任何單位或者個(gè)人可以向商標(biāo)局申請(qǐng)撤銷該注冊(cè)商標(biāo)”。防御商標(biāo)以防御為目的，不以使用為目的。由于第四十九條的存在，防御商標(biāo)在遭遇他人提出的三年不使用撤銷申請(qǐng)時(shí)，通常難逃被撤銷的命運(yùn)。商標(biāo)申請(qǐng)人為了防止被撤銷，可能會(huì)無奈地選擇在防御商標(biāo)注冊(cè)滿三年后，重新提交注冊(cè)申請(qǐng)。這樣的后果是造成了大量重復(fù)注冊(cè)商標(biāo)、閑置商標(biāo)的存在。2023年發(fā)布的第五次商標(biāo)法修改征求意見稿中，為減少閑置商標(biāo)、重復(fù)注冊(cè)商標(biāo)，擬增加定期提供使用證據(jù)及不允許重復(fù)注冊(cè)的條款。這樣一來，防御商標(biāo)的注冊(cè)是否還有出路？本文想以商標(biāo)法修改為契機(jī)，從立法的角度思考是否能解決這樣的困局。

二、以日本為例，看防御商標(biāo)的保護(hù)

目前，世界上有明確的防御商標(biāo)制度的國(guó)家/地區(qū)有日本、澳大利亞和我國(guó)香港、臺(tái)灣地區(qū)。筆者以日本為例，了解一下防御商標(biāo)制度的成立要件、審查要點(diǎn)和防御商標(biāo)制度實(shí)施的效果。

（一）防御商標(biāo)注冊(cè)要件

日本商標(biāo)法第64條規(guī)定了防御商標(biāo)注冊(cè)的要件。商標(biāo)權(quán)利人認(rèn)為自己的商標(biāo)在消費(fèi)者中具有較高知名度，如果他人在自己業(yè)務(wù)以外的商品服務(wù)上使用自己的注冊(cè)商標(biāo)，可能產(chǎn)生混淆時(shí)，商標(biāo)權(quán)利人可以在上述商品服務(wù)上申請(qǐng)注冊(cè)與該注冊(cè)商標(biāo)相同的標(biāo)志作為防御商標(biāo)。此處商標(biāo)權(quán)人在自己業(yè)務(wù)商品上的商標(biāo)權(quán)稱為“基礎(chǔ)注冊(cè)”，在與之不相同不類似商品上的注冊(cè)稱為“防御商標(biāo)”。該表述可知，日本的防御商標(biāo)防御的是不相同不類似商品上的相同商標(biāo)。

（二）防御商標(biāo)注冊(cè)情況

截至2020年，日本注冊(cè)的防御商標(biāo)有3500余件，2011-2020年的十年間，防御商標(biāo)申請(qǐng)有419件，其中308件獲準(zhǔn)注冊(cè)。

（三）防御商標(biāo)審查要點(diǎn)

在日本申請(qǐng)注冊(cè)防御商標(biāo)，需要滿足以下要件：1.知名商標(biāo)已注冊(cè)，未注冊(cè)的知名商標(biāo)不能申請(qǐng)防御商標(biāo)；2.防御商標(biāo)指定商品和服務(wù)與知名商標(biāo)的商品和服務(wù)有混淆可能性；3.防御商標(biāo)與知名商標(biāo)完全相同，同時(shí)要求與使用商標(biāo)完全相同。

案例一：SONY商標(biāo)在計(jì)算機(jī)、相機(jī)等商品上具有知名度，在第7、8、9、10、11、17、21類對(duì)“SONY”申請(qǐng)防御商標(biāo)注冊(cè)。

案例二：“ASAHI”商標(biāo)在啤酒商品上知名，作為防御商標(biāo)的注冊(cè)指定商品在第32類飲料，第33類其他酒等。

防御商標(biāo)審查中最常見的駁回理由包括：1.注冊(cè)商標(biāo)是否已經(jīng)達(dá)到知名程度；2.防御商標(biāo)與實(shí)際使用商標(biāo)是否一致；3.在防御商標(biāo)指定商品上是否會(huì)構(gòu)成混淆。

關(guān)于知名度的審查通常包括商標(biāo)使用開始時(shí)間、持續(xù)使用時(shí)間、使用地域范圍、宣傳程度、商標(biāo)權(quán)利人的規(guī)模、經(jīng)營(yíng)范圍，以及其他案件中被認(rèn)定知名的情況。這基本與我國(guó)馳名商標(biāo)認(rèn)定的考量因素一致。

防御商標(biāo)與實(shí)際使用商標(biāo)是否一致，是申請(qǐng)人容易忽略的問題。可認(rèn)定為商標(biāo)相同的情況包括：①申請(qǐng)商標(biāo)與使用商標(biāo)之間的區(qū)別僅僅是文字的書寫方式不同，即一個(gè)是豎寫，另一個(gè)是橫寫的情況；②申請(qǐng)商標(biāo)與使用商標(biāo)都是通常使用的字體，且兩者的字體相似的情況；③申請(qǐng)商標(biāo)與使用商標(biāo)的立體形狀特征部分相同，而其他部分僅有微小差異的情況。

以下情況通常不會(huì)認(rèn)定為相同：①申請(qǐng)商標(biāo)是草書體的漢字，而使用商標(biāo)是楷書體或行書體的漢字的情況；②申請(qǐng)商標(biāo)是平假名，而使用商標(biāo)是片假名、漢字或羅馬字母的情況；③申請(qǐng)商標(biāo)是阿拉伯?dāng)?shù)字，而使用商標(biāo)是漢字?jǐn)?shù)字的情況；④申請(qǐng)商標(biāo)是立體商標(biāo)，而使用商標(biāo)是平面商標(biāo)的情況，或者申請(qǐng)商標(biāo)是平面商標(biāo)而使用商標(biāo)是立體商標(biāo)的情況。

關(guān)于在防御商標(biāo)指定商品上是否會(huì)構(gòu)成混淆的考量，防御商標(biāo)指定商品時(shí)，應(yīng)該考慮兩個(gè)方面：

一是基礎(chǔ)注冊(cè)商標(biāo)的知名范圍。基礎(chǔ)注冊(cè)商標(biāo)如僅在行業(yè)內(nèi)部的相關(guān)公眾中具有知名度，其指定商品原則上不應(yīng)該超出本行業(yè)范圍；基礎(chǔ)注冊(cè)商標(biāo)如果在一般民眾中具有知名度，其指定商品可以一定程度上超出本行業(yè)范圍；如果基礎(chǔ)注冊(cè)商標(biāo)在全日本享有高知名度時(shí)，指定商品可能會(huì)達(dá)到全類別。

二是商標(biāo)本身的性質(zhì)，即商標(biāo)是企業(yè)主商標(biāo)還是商品商標(biāo)。防御商標(biāo)的基礎(chǔ)注冊(cè)是主商標(biāo)申請(qǐng)的，指定商品范圍可以適當(dāng)擴(kuò)大，如上述SONY公司的商標(biāo)。防御商標(biāo)的基礎(chǔ)注冊(cè)是商品商標(biāo)的，指定商品范圍通常是與該商品高度關(guān)聯(lián)的。

例如，商標(biāo)“ランチパック”是一種夾餡面包的商標(biāo)，該商標(biāo)的防御注冊(cè)僅在第30類商品范圍內(nèi)。

（四）防御商標(biāo)的效果、優(yōu)勢(shì)

首先，對(duì)于知名商標(biāo)權(quán)利人來說，在與他人（即知名商標(biāo)權(quán)利人）的防御商標(biāo)指定商品服務(wù)相同商品上申請(qǐng)注冊(cè)與他人防御商標(biāo)相同的商標(biāo)，不予核準(zhǔn)注冊(cè)。因此防御商標(biāo)的注冊(cè)，可以省去知名商標(biāo)權(quán)利人對(duì)他人在不相同不類似商品上的商標(biāo)提起異議、無效的費(fèi)用和時(shí)間，由官方直接駁回。第一點(diǎn)好處是可以以較低成本防御他人在與知名商標(biāo)使用商品不相同、不類似商品上的相同商標(biāo)注冊(cè)。

其次，一旦注冊(cè)了防御商標(biāo)，如果第三方未經(jīng)許可就使用該商標(biāo)在已注冊(cè)防御商標(biāo)的商品或服務(wù)上，則視為侵犯了防御商標(biāo)的商標(biāo)權(quán)。根據(jù)日本商標(biāo)法第67條的規(guī)定，商標(biāo)權(quán)人可以請(qǐng)求停止侵權(quán)，并要求損害賠償。此外，該侵權(quán)行為也有可能構(gòu)成刑事犯罪。因此，第二點(diǎn)好處是可以防御他人在防御商標(biāo)上的使用行為。

再次，當(dāng)一個(gè)商標(biāo)可以在日本注冊(cè)防御商標(biāo)時(shí)，意味著該商標(biāo)的基礎(chǔ)注冊(cè)已經(jīng)是知名商標(biāo)了。也就是說，防御注冊(cè)的記錄在一定程度上，可以作為該防御商標(biāo)的基礎(chǔ)注冊(cè)的知名度證據(jù)在其他案件中使用。為此，日本有一個(gè)“知名商標(biāo)名錄”，收錄了通過“防御商標(biāo)”注冊(cè)或其他途徑被認(rèn)定為“知名商標(biāo)”的商標(biāo)。

最后，防御商標(biāo)不會(huì)因?yàn)椴皇褂枚怀蜂N，在日本的防御注冊(cè)制度中，防御商標(biāo)本身就是以不使用為前提的，也就不會(huì)存在因?yàn)椴皇褂枚怀蜂N的可能性了。

（五）防御商標(biāo)的局限性

1.防御商標(biāo)僅針對(duì)相同商標(biāo)

如在[平成25年4月18日知財(cái)高裁平成24年（行ケ）第10360號(hào)]案中，爭(zhēng)議商標(biāo)包含了intel公司的日文商標(biāo)“インテル”，該商標(biāo)已作為防御商標(biāo)注冊(cè)，但在該案中，因商標(biāo)并不相同而不予支持。

爭(zhēng)議商標(biāo)：

引用商標(biāo)：

2. 防御商標(biāo)具有依附性

防御商標(biāo)需要依附于基礎(chǔ)注冊(cè)，根據(jù)日本商標(biāo)法第66條的規(guī)定，基礎(chǔ)商標(biāo)如果失效，防御商標(biāo)也將失效；基礎(chǔ)注冊(cè)如果進(jìn)行了分割，防御商標(biāo)也將失效；基礎(chǔ)商標(biāo)發(fā)生轉(zhuǎn)讓，防御商標(biāo)需要一并轉(zhuǎn)讓。

3.防御商標(biāo)的保護(hù)期限

防御商標(biāo)有效期為10年，只要基礎(chǔ)注冊(cè)有效，每10年可以續(xù)展一次。防御商標(biāo)制定并未考慮基礎(chǔ)注冊(cè)商標(biāo)的知名度的變化情況，例如，以前具有知名度的商標(biāo)，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)漸漸失去以往的知名度，或者企業(yè)破產(chǎn)、倒閉后，其品牌所附商譽(yù)也會(huì)隨之消失，而此時(shí)防御商標(biāo)已失去其注冊(cè)的知名度要件。這也是防御商標(biāo)制度的一個(gè)問題。

其實(shí)，關(guān)于防御商標(biāo)制度的去留在日本法律界也存在爭(zhēng)議，主張去的一派認(rèn)為，防御商標(biāo)制度可以被其他法律規(guī)定替代，例如在不存在防御商標(biāo)制度的中國(guó)，其《商標(biāo)法》第十三條對(duì)不相同不類似商品上對(duì)馳名商標(biāo)的摹仿、復(fù)制、翻譯，可以通過異議、無效等手段達(dá)到阻止其注冊(cè)的目的。主張留的一派，希望將防御商標(biāo)的保護(hù)范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，例如，防御商標(biāo)不限于相同商標(biāo)，應(yīng)擴(kuò)展到類似商標(biāo)。

三、中國(guó)防御商標(biāo)的保護(hù)思考

作為借鑒，筆者認(rèn)為，防御商標(biāo)制度和我國(guó)現(xiàn)有的馳名商標(biāo)“被動(dòng)保護(hù)”的原則相悖，防御商標(biāo)的引入恐有倒退回馳名商標(biāo)登記時(shí)代的可能。同時(shí)，在本文撰寫過程中，筆者嘗試搜索關(guān)于防御商標(biāo)與他人商標(biāo)申請(qǐng)、使用相沖突的案例，結(jié)果“鳳毛麟角”。由于日本的商標(biāo)申請(qǐng)量低，防御商標(biāo)共計(jì)不過幾千件，審查工作相對(duì)較輕松。而中國(guó)具有龐大的商標(biāo)申請(qǐng)量，知名企業(yè)的數(shù)量眾多，防御商標(biāo)制度的引入會(huì)造成審查壓力。因此，防御商標(biāo)制度對(duì)于中國(guó)目前的商標(biāo)保護(hù)環(huán)境來說可能并不完全適用，但其中仍有值得借鑒的部分。

例如，對(duì)于文章開頭提到的困境，對(duì)于不使用的防御注冊(cè)商標(biāo)，能否通過制度給予一定的保護(hù)，即如能否將《商標(biāo)審查審理指南》中提到的“申請(qǐng)人基于防御目的申請(qǐng)與其注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)相同或近似的商標(biāo)，不屬于商標(biāo)法第四條規(guī)定的不以使用為目的的惡意注冊(cè)”的規(guī)定提升到立法層面，允許一部分防御性質(zhì)商標(biāo)注冊(cè)，并且將防御目的作為不使用的正當(dāng)目的來考慮。