在進(jìn)行商標(biāo)海外布局時(shí)，如何在美國(guó)申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)？在美國(guó)注冊(cè)商標(biāo)有哪些注意事項(xiàng)？這些申請(qǐng)人普遍比較關(guān)心的問題，在本文中都有答案。

一、申請(qǐng)商標(biāo)的基礎(chǔ)

在美國(guó)申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)，除了商標(biāo)圖樣、商品類別和商品服務(wù)項(xiàng)目等信息，還需要有一定的基礎(chǔ)?；A(chǔ)不同，決定了申請(qǐng)過程中提交的文件不同，還會(huì)影響到商標(biāo)注冊(cè)的成功率，甚至影響到注冊(cè)商標(biāo)的效力維持。

01、商標(biāo)在美國(guó)實(shí)際使用

如果申請(qǐng)人打算申請(qǐng)的商標(biāo)已經(jīng)在美國(guó)投入實(shí)際實(shí)用，這就是最好的申請(qǐng)基礎(chǔ)。在提交商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)時(shí)，申請(qǐng)人需要提供商標(biāo)在美國(guó)最早使用的日期，以及商標(biāo)使用證據(jù)。這項(xiàng)規(guī)定，對(duì)商標(biāo)權(quán)利人提供了很好的保護(hù)。日后如果遇到商標(biāo)權(quán)屬糾紛，這些都是很好的證據(jù)材料。

02、商標(biāo)在美國(guó)打算使用

如果打算申請(qǐng)的商標(biāo)沒有在美國(guó)投入實(shí)際使用，但是未來有在美國(guó)使用的計(jì)劃，那就適合這種基礎(chǔ)。在提交注冊(cè)申請(qǐng)時(shí)，申請(qǐng)人不需要提供任何證明材料。在商標(biāo)順利通過審查、公告期內(nèi)沒有人異議，或者雖有異議但異議失敗或者雙方和解之后異議撤回的情況下，美國(guó)專利商標(biāo)局會(huì)簽發(fā)核準(zhǔn)商標(biāo)注冊(cè)通知。此時(shí)，申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)提交商標(biāo)在美國(guó)實(shí)際使用的證據(jù)。如果申請(qǐng)人暫時(shí)無法提供使用證據(jù)，可以申請(qǐng)延期提交。經(jīng)多次延期仍然無法提供使用證據(jù)的，美國(guó)專利商標(biāo)局最終不會(huì)下發(fā)商標(biāo)注冊(cè)證。也就是說，商標(biāo)最終無法獲得注冊(cè)。對(duì)于產(chǎn)品在未來幾年不太可能進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)的申請(qǐng)人，不宜選擇這種基礎(chǔ)。

03、商標(biāo)在原屬國(guó)的注冊(cè)

基于商標(biāo)在原屬國(guó)的注冊(cè)，申請(qǐng)人也可以在美國(guó)申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)。在申請(qǐng)階段，申請(qǐng)人無需考慮使用證據(jù)的問題。對(duì)于商標(biāo)在美國(guó)既沒有實(shí)際使用、近期也沒有使用計(jì)劃的申請(qǐng)人而言，適合選擇這種基礎(chǔ)。在美國(guó)提交注冊(cè)申請(qǐng)時(shí)，如果商標(biāo)已經(jīng)原屬國(guó)獲得注冊(cè)，申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)提交注冊(cè)證復(fù)印件以及英文翻譯。如果原屬國(guó)的商標(biāo)還在申請(qǐng)過程中，申請(qǐng)人可以先提交受理通知書及英文翻譯，待美國(guó)專利商標(biāo)局簽發(fā)核準(zhǔn)注冊(cè)通知后，再提交原屬國(guó)的注冊(cè)證即可。需要注意的是，當(dāng)美國(guó)商標(biāo)被核準(zhǔn)注冊(cè)后，應(yīng)當(dāng)確保原屬國(guó)的注冊(cè)商標(biāo)仍然有效，申請(qǐng)中的商標(biāo)已經(jīng)獲準(zhǔn)注冊(cè)，否則美國(guó)專利商標(biāo)局不會(huì)簽發(fā)注冊(cè)證。

04、商標(biāo)的優(yōu)先權(quán)

如果申請(qǐng)人在巴黎公約成員國(guó)享有商標(biāo)優(yōu)先權(quán)，可以以這個(gè)為基礎(chǔ)在美國(guó)申請(qǐng)注冊(cè)，但是需要同時(shí)結(jié)合前述三個(gè)基礎(chǔ)之一。在申請(qǐng)階段，申請(qǐng)人只需要說明優(yōu)先權(quán)的基本信息。在美國(guó)商標(biāo)被核準(zhǔn)注冊(cè)之后，申請(qǐng)人需要提供其他基礎(chǔ)所要求的文件和信息。

對(duì)于申請(qǐng)人而言，選擇申請(qǐng)基礎(chǔ)的確增加了一些難度，但是法律也留出了一些靈活的空間。在提交商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)時(shí)，申請(qǐng)人可以同時(shí)選擇多個(gè)基礎(chǔ)，只要內(nèi)容沒有自相矛盾即可。在申請(qǐng)階段，可以隨時(shí)刪除不適合的基礎(chǔ)。以優(yōu)先權(quán)為基礎(chǔ)的，在優(yōu)先權(quán)期限內(nèi)，可以增加或者修改基礎(chǔ)。在商標(biāo)公告之前，可以增加或者改變基礎(chǔ)。在商標(biāo)公告之后，也可以增加或者修改基礎(chǔ)，只是需要經(jīng)過審查員同意，如果涉及異議、撤銷等程序，還需要取得對(duì)方的同意。所以，申請(qǐng)人只需要根據(jù)實(shí)際情況選擇基礎(chǔ)就可以了。

二、申請(qǐng)商標(biāo)的途徑

在美國(guó)申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)有兩種途徑：一種是直接申請(qǐng)，又稱單獨(dú)申請(qǐng)、單一申請(qǐng)；另一種是馬德里國(guó)際注冊(cè)，即通過馬德里國(guó)際注冊(cè)的方式指定美國(guó)。這兩種途徑各有利弊。

01、直接申請(qǐng)

直接申請(qǐng)的流程是：申請(qǐng)人委托美國(guó)或加拿大的代理機(jī)構(gòu)，向美國(guó)專利商標(biāo)局提交商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)。各種官方文件都由當(dāng)?shù)卮頇C(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)達(dá)，并通知申請(qǐng)人。

這種途徑最大的優(yōu)點(diǎn)是速度快，一般1－2個(gè)工作日即可提交申請(qǐng)，可以獲得較早的申請(qǐng)日，并立即進(jìn)入審查階段。另外一個(gè)優(yōu)點(diǎn)是靈活，除非以原屬國(guó)商標(biāo)注冊(cè)為基礎(chǔ)，否則不受國(guó)內(nèi)商標(biāo)注冊(cè)情況的影響。這種途徑的缺點(diǎn)是費(fèi)用較高，其中大部分是國(guó)外代理機(jī)構(gòu)的律師費(fèi)。不過在申請(qǐng)過程中，能夠直接向國(guó)外律師咨詢，對(duì)提高注冊(cè)成功率會(huì)有幫助。

02、馬德里國(guó)際注冊(cè)

馬德里國(guó)際注冊(cè)的流程是：申請(qǐng)人通過國(guó)內(nèi)代理機(jī)構(gòu)向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提交申請(qǐng)，由國(guó)知局將申請(qǐng)轉(zhuǎn)交至世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織國(guó)際局，再由國(guó)際局轉(zhuǎn)交給美國(guó)專利商標(biāo)局。美國(guó)專利商標(biāo)局的官方文件先反饋給國(guó)際局，由國(guó)際局轉(zhuǎn)達(dá)給國(guó)內(nèi)代理機(jī)構(gòu)，并通知申請(qǐng)人。

如果同時(shí)指定多個(gè)國(guó)家、多個(gè)類別的話，馬德里國(guó)際注冊(cè)的費(fèi)用低廉，手續(xù)簡(jiǎn)便。如果僅指定美國(guó)，費(fèi)用與直接申請(qǐng)相差無幾。這種途徑最大的缺點(diǎn)是速度慢。由于注冊(cè)申請(qǐng)需要層層轉(zhuǎn)達(dá)，如果中間有所延誤，就無法獲得較早的申請(qǐng)日，審查也會(huì)滯后。與單獨(dú)申請(qǐng)相比，會(huì)滯后4－6個(gè)月時(shí)間。另一個(gè)缺點(diǎn)是不靈活，必須以國(guó)內(nèi)商標(biāo)為基礎(chǔ)，商標(biāo)圖樣、申請(qǐng)人名稱和地址等基礎(chǔ)信息必須完全一致，商品和服務(wù)范圍必須一致或縮小。一旦國(guó)內(nèi)商標(biāo)失效，國(guó)際注冊(cè)商標(biāo)的效力可能受影響，稱為“中心打擊”。只要國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)商標(biāo)失效的原因發(fā)生在國(guó)際注冊(cè)之日起5年內(nèi)，都會(huì)受到中心打擊的影響。雖然后續(xù)可以轉(zhuǎn)為單獨(dú)國(guó)家注冊(cè)，但會(huì)產(chǎn)生額外的費(fèi)用。

如果通過馬德里國(guó)際注冊(cè)的方式指定美國(guó)，默認(rèn)的申請(qǐng)基礎(chǔ)是打算使用。在申請(qǐng)階段，申請(qǐng)人只需要簽署一份聲明書，不需要提供商標(biāo)使用證據(jù)。在商標(biāo)被核準(zhǔn)注冊(cè)之后，美國(guó)專利商標(biāo)局會(huì)直接下發(fā)注冊(cè)證，申請(qǐng)人不需要提供使用證據(jù)。

在選擇商標(biāo)申請(qǐng)途徑時(shí)，申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)基于自身的實(shí)際情況，從費(fèi)用、速度、申請(qǐng)基礎(chǔ)以及需要律師幫助的程度等方面，綜合進(jìn)行對(duì)比。

三、商標(biāo)注冊(cè)后的使用要求

根據(jù)美國(guó)商標(biāo)法律的相關(guān)規(guī)定，商標(biāo)注冊(cè)之后每5－6年以及續(xù)展的同時(shí)，注冊(cè)人應(yīng)當(dāng)主動(dòng)提交商標(biāo)的實(shí)際使用證據(jù)，同時(shí)簽署聲明書。如果無法提供使用證據(jù)，也無法提供商標(biāo)不使用的正當(dāng)理由，那么注冊(cè)商標(biāo)將自動(dòng)失效。

使用證據(jù)的種類包括：產(chǎn)品包裝、銷售合同、運(yùn)單、發(fā)票、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所等能夠證明商標(biāo)在美國(guó)有實(shí)際使用的各種材料，復(fù)印件或者照片都可以接受。如果只有廣告和宣傳，不能算作使用。一般情況下，注冊(cè)人只需要針對(duì)一部分指定商品或者服務(wù)項(xiàng)目提供證據(jù)就可以了。

聲明書應(yīng)當(dāng)載明：注冊(cè)商標(biāo)在指定商品或服務(wù)項(xiàng)目上有實(shí)際使用，并列出具體的商品。對(duì)于沒有實(shí)際使用的商品，應(yīng)當(dāng)主動(dòng)刪除。如果做出虛假聲明，應(yīng)當(dāng)受到法律制裁。

實(shí)踐中，審查員可以依職權(quán)指定某項(xiàng)商品或服務(wù)，要求注冊(cè)人有針對(duì)性地提供使用證據(jù)。如果注冊(cè)人無法提供合格的使用證據(jù)，那么相應(yīng)的商品或服務(wù)會(huì)被刪除。如果情節(jié)嚴(yán)重涉嫌欺詐，有可能導(dǎo)致注冊(cè)商標(biāo)失效。

美國(guó)《商標(biāo)現(xiàn)代化法案》將于2021年12月27日實(shí)施。法案新增了關(guān)于未實(shí)際使用商標(biāo)的撤銷制度。法案規(guī)定，如果商標(biāo)注冊(cè)滿三年后一直沒有使用，或者在一些特定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)前提交的使用證據(jù)有問題，他人可以申請(qǐng)撤銷該注冊(cè)商標(biāo)。前述“特定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)”包括：以實(shí)際使用為基礎(chǔ)的商標(biāo)的申請(qǐng)日；以打算使用為基礎(chǔ)的，申請(qǐng)人將基礎(chǔ)修改為實(shí)際使用的日期；以打算使用為基礎(chǔ)的，申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)提交使用聲明的法定期限屆滿之日。這項(xiàng)規(guī)定，不僅對(duì)申請(qǐng)階段的使用證據(jù)提高了要求，也對(duì)商標(biāo)注冊(cè)后的使用加強(qiáng)了第三方的監(jiān)督。

由此可見，在美國(guó)申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)，“實(shí)際使用”是無法回避的一個(gè)實(shí)質(zhì)性問題。申請(qǐng)人一旦有了在美國(guó)注冊(cè)商標(biāo)的想法，就應(yīng)該考慮商標(biāo)在美國(guó)使用的問題。

四、多類別覆蓋的可行性和必要性

全類覆蓋 “廣撒網(wǎng)”式的商標(biāo)注冊(cè)方式，是否適合美國(guó)呢？答案是否定的。

受申請(qǐng)基礎(chǔ)和注冊(cè)后使用證據(jù)的限制，全類覆蓋恐怕不太現(xiàn)實(shí)。即便基于國(guó)內(nèi)注冊(cè)或者通過馬德里國(guó)際注冊(cè)的方式在美國(guó)取得商標(biāo)注冊(cè)，將來也會(huì)因?yàn)闊o法提供使用證據(jù)而導(dǎo)致商標(biāo)失效。同樣受這兩方面規(guī)定的影響，美國(guó)的商標(biāo)搶注風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)比較低，沒有必要通過多類別注冊(cè)進(jìn)行防御。

為了規(guī)避撤三風(fēng)險(xiǎn)，國(guó)內(nèi)商標(biāo)注冊(cè)人會(huì)選擇每三年將“閑置”商標(biāo)重復(fù)申請(qǐng)一次的策略。在美國(guó)是否可以按照這種思路，對(duì)于無法提供使用證據(jù)的商標(biāo)，法定期限屆滿后重復(fù)申請(qǐng)？目前，美國(guó)法律沒有禁止失效商標(biāo)反復(fù)重新申請(qǐng)的規(guī)定。但是，美國(guó)法律非?？粗厣暾?qǐng)人的誠(chéng)信，建議權(quán)利人不要濫用法律賦予的自由。

與在國(guó)內(nèi)申請(qǐng)商標(biāo)相比，美國(guó)的指定確實(shí)增加了不少門檻。尤其是注冊(cè)后強(qiáng)制提交使用證據(jù)的規(guī)定，中國(guó)權(quán)利人要多加注意。建議申請(qǐng)人嚴(yán)格遵守美國(guó)的法律規(guī)定，謹(jǐn)慎選擇申請(qǐng)基礎(chǔ)，暫時(shí)回避使用問題，誠(chéng)信地規(guī)劃未來商標(biāo)的使用并保留相關(guān)證據(jù)。這樣才能切實(shí)地保護(hù)商標(biāo)權(quán)益，才能提高注冊(cè)商標(biāo)的價(jià)值。