司法實(shí)踐中“商標(biāo)性使用”的認(rèn)定

——以賽諾菲（SANOFI）與中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局、深圳市賽諾菲環(huán)?？萍加邢薰旧虡?biāo)權(quán)無效宣告請求行政糾紛案為切入點(diǎn)

當(dāng)事人
原告：賽諾菲（SANOFI）

被告：中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局

第三人：深圳市賽諾菲環(huán)保科技有限公司

基本案情

訴爭商標(biāo)系第21671066號“賽諾菲Sanofi”商標(biāo)，由第三人申請注冊，核定使用在“空氣凈化裝置和機(jī)器、燃?xì)鉅t”等商品上。原告以其在先注冊的第747304號“賽諾菲”商標(biāo)、第1386355號“sanofi”商標(biāo)、第7993681號“SANOFI”商標(biāo)（簡稱引證商標(biāo)一、二、三）在“人用藥、醫(yī)用藥物、醫(yī)藥制劑”等商品上構(gòu)成馳名商標(biāo)，第三人在對引證商標(biāo)理應(yīng)知曉的情況下仍申請注冊訴爭商標(biāo)，構(gòu)成對其馳名商標(biāo)的復(fù)制、摹仿，損害原告利益為由，向中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局（簡稱國家知識產(chǎn)權(quán)局）提出無效宣告請求。國家知識產(chǎn)權(quán)局經(jīng)審理認(rèn)定，原告提交的證據(jù)大多將“賽諾菲”“SANOFI”標(biāo)志作為商號使用，其余有效證據(jù)不能證明在訴爭商標(biāo)申請注冊之前，原告的引證商標(biāo)一、二、三經(jīng)使用已被相關(guān)公眾所熟知，故訴爭商標(biāo)的注冊未違反2014年《中華人民共和國商標(biāo)法》（簡稱商標(biāo)法）第十三條第三款的規(guī)定。訴爭商標(biāo)亦未構(gòu)成2014年商標(biāo)法第四十四條第一款規(guī)定之情形。據(jù)此，裁定訴爭商標(biāo)予以維持。原告不服被告上述裁定向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起訴訟稱：原告是一家全球領(lǐng)先的醫(yī)藥健康企業(yè)，引證商標(biāo)一至三具有極高的顯著性和獨(dú)創(chuàng)性，經(jīng)過在中國長期、持續(xù)使用和廣泛宣傳，在第5類“醫(yī)藥制劑”等商品上已經(jīng)享有極高的知名度，應(yīng)當(dāng)被認(rèn)定為馳名商標(biāo)。第三人在明知原告已經(jīng)享有馳名商標(biāo)的前提下申請注冊商標(biāo)，構(gòu)成對引證商標(biāo)一至三的復(fù)制和摹仿。訴爭商標(biāo)的注冊和使用會造成原告馳名商標(biāo)的淡化，誤導(dǎo)相關(guān)公眾并嚴(yán)重?fù)p害原告的馳名商標(biāo)權(quán)益。根據(jù)2014年商標(biāo)法第十三條第三款、第四十四條第一款的規(guī)定，訴爭商標(biāo)應(yīng)予宣告無效。

審理結(jié)果

北京知識產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理認(rèn)為：

一、關(guān)于訴爭商標(biāo)的申請注冊是否違反2014年商標(biāo)法第十三條第三款的規(guī)定。2014年商標(biāo)法第十三條第三款規(guī)定：“就不相同或者不相類似商品申請注冊的商標(biāo)是復(fù)制、摹仿或者翻譯他人已經(jīng)在中國注冊的馳名商標(biāo)，誤導(dǎo)公眾，致使該馳名商標(biāo)注冊人的利益可能受到損害的，不予注冊并禁止使用。”本案中，原告主張引證商標(biāo)一、二、三在“醫(yī)藥制劑”商品上為馳名商標(biāo)。從原告在訴訟階段提交的證據(jù)1至3藥品包裝上來看，其在藥品上的使用方式包裝正面使用“賽諾菲”，背面使用“SANOFI”，包裝正面還同時使用“波立維”“可達(dá)龍”“克賽”等已注冊為商標(biāo)的藥品商品名稱并標(biāo)注注冊商標(biāo)標(biāo)志，背面或側(cè)面顯示生產(chǎn)企業(yè)、分裝企業(yè)等信息。因一家制藥企業(yè)通常生產(chǎn)多種藥品，將公司商號和藥品商品名稱注冊為商標(biāo)并在商品上共同使用系制藥行業(yè)的商業(yè)慣例，公司商號的商標(biāo)可以起到識別商品來源的作用，藥品商品名稱的商標(biāo)可以起到識別商品來源和區(qū)分藥品種類的作用，因此在包裝上標(biāo)注的其他注冊商標(biāo)，不會影響其公司商號的商標(biāo)志識別商品來源作用的發(fā)揮。至于原告未在“賽諾菲”“SANOFI”上標(biāo)注注冊商標(biāo)標(biāo)志的問題，因標(biāo)注注冊商標(biāo)標(biāo)志現(xiàn)已不是我國法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，因此對于是否屬于商標(biāo)性使用，不能以是否標(biāo)注注冊商標(biāo)標(biāo)志進(jìn)行判斷，而是要看該標(biāo)志是否能夠起到識別商品來源的作用。原告在其藥品上使用的“賽諾菲”“SANOFI”可以起到識別商品來源的作用，屬于商標(biāo)性使用。此外，原告在刊登的廣告上具有相同的商標(biāo)使用方式，均屬于商標(biāo)性使用。根據(jù)原告在訴訟階段提交的證據(jù)，原告關(guān)聯(lián)公司賽諾菲北京公司、賽諾菲杭州公司財務(wù)報表顯示，在2019年之前，其每年?duì)I業(yè)收入金額較高，且逐年增長，網(wǎng)絡(luò)媒體對原告及其藥品的市場份額、銷售額等數(shù)據(jù)均有報道，其多款藥品在同類藥品中所占市場份額靠前。原告在舉辦和參加研討會、推介會上投入了大量資金，并在專業(yè)雜志上刊登廣告，推廣其藥品。根據(jù)原告在行政階段提交的國家圖書館檢索報告，報刊雜志對原告及其藥品均有報道。原告提交的證據(jù)足以證明在訴爭商標(biāo)申請日以前，原告的引證商標(biāo)一、三經(jīng)過長期宣傳使用，在“人用藥”“醫(yī)藥制劑”商品上已經(jīng)為相關(guān)公眾所熟知，達(dá)到馳名程度。訴爭商標(biāo)為“賽諾菲Sanofi”文字商標(biāo)，引證商標(biāo)一、三“賽諾菲”“SANOFI”為非固有詞匯，顯著性較高。第三人申請注冊與引證商標(biāo)一、三中英文文字構(gòu)成、呼叫完全相同的商標(biāo)，已經(jīng)構(gòu)成對引證商標(biāo)一、三的復(fù)制、摹仿。訴爭商標(biāo)核定使用的“空氣凈化裝置和機(jī)器”等商品均為日常生活中的常用商品，引證商標(biāo)一、三賴以馳名的“人用藥”“醫(yī)藥制劑”商品亦為相關(guān)公眾在日常生活中的常見藥品。第三人在“空氣凈化裝置和機(jī)器”等商品上申請注冊的訴爭商標(biāo)，不正當(dāng)借用了原告在長期生產(chǎn)經(jīng)營過程中建立起的商譽(yù)，有可能使原告利益受損。故訴爭商標(biāo)的申請注冊已違反2014年商標(biāo)法第十三條第三款的規(guī)定，應(yīng)予無效宣告。

二、在案證據(jù)尚不足以認(rèn)定訴爭商標(biāo)的申請注冊已構(gòu)成2014年商標(biāo)法第四十四條第一款之“以其他不正當(dāng)手段取得注冊”情形。綜上，北京知識產(chǎn)權(quán)法院判決撤銷被訴裁定并重新作出裁定。一審判決作出后各方當(dāng)事人均未提起上訴，該判決已發(fā)生法律效力。

重點(diǎn)評析

本案涉及一起商標(biāo)權(quán)無效宣告請求行政案件中對“商標(biāo)性使用”的認(rèn)定問題。在原告商號和注冊商標(biāo)一致且原告的注冊商標(biāo)上未使用注冊標(biāo)記的情況下，判斷是否構(gòu)成“商標(biāo)性使用”作為馳名商標(biāo)認(rèn)定的前提，對于認(rèn)定訴爭商標(biāo)的申請注冊是否違反2014年商標(biāo)法第十三條第三款的規(guī)定有著決定性影響。我國商標(biāo)法第四十八條規(guī)定：本法所稱商標(biāo)的使用，是指將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中，用于識別商品來源的行為。從這一規(guī)定不難看出，商標(biāo)的基本特征在于識別商品或者服務(wù)來源，使相關(guān)公眾通過該標(biāo)志識別不同商品或者服務(wù)的提供者，那么，商標(biāo)權(quán)利人通過使用商標(biāo)而實(shí)現(xiàn)商標(biāo)權(quán)，通過對商標(biāo)的使用來實(shí)現(xiàn)商標(biāo)的識別功能，其中的“使用”行為即成為了實(shí)現(xiàn)商標(biāo)功能的靈魂。從商標(biāo)法對“商標(biāo)性使用”的規(guī)定可以看出，我國立法明確了“區(qū)分識別功能”是商標(biāo)性使用的前提，也就是說，某行為是否構(gòu)成商標(biāo)性使用行為，在于該行為是否能夠使相關(guān)公眾區(qū)分商品或者服務(wù)來源，即相關(guān)公眾能否進(jìn)行“認(rèn)牌購物”。如果說“識別商品或者服務(wù)來源”是認(rèn)定“商標(biāo)性使用”的客觀要件，那么，是否需要考慮主觀要件呢？在安慶市佰聯(lián)無油壓縮機(jī)有限公司與國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會、菲亞特克萊斯勒汽車意大利控股股份公司商標(biāo)權(quán)撤銷復(fù)審行政糾紛一案中，北京市高級人民法院通過明確商標(biāo)“撤三”制度中的商標(biāo)使用認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)對這一問題進(jìn)行了闡述，特別是對主觀要件進(jìn)行了明確，這個判斷標(biāo)準(zhǔn)亦可適用于其他商標(biāo)案件。該判決認(rèn)為，商標(biāo)的商業(yè)使用必須具備兩個條件：一個是主觀上具有真實(shí)使用意圖，二是客觀上具有能夠?qū)崿F(xiàn)區(qū)分商品來源功能的使用行為。這一論述顯示了該判決在認(rèn)定商標(biāo)性使用行為時結(jié)合主客觀兩方面情形進(jìn)行了綜合判斷。在認(rèn)定“商標(biāo)性使用”的時候既要考慮到法律適用的規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，又要結(jié)合案件具體情況，對商標(biāo)使用者的主觀意圖進(jìn)行分析，使商標(biāo)性使用行為的認(rèn)定更加完整。本文所探討的“賽諾菲”一案中，被告認(rèn)為原告提交的證據(jù)中顯示的“賽諾菲”“SANOFI”標(biāo)志均未使用注冊標(biāo)記，可見，“賽諾菲”“SANOFI”僅作為商號使用。然而需要明確的是，原告系一家知名藥品企業(yè)，相較于一般消費(fèi)品而言，藥品行業(yè)具有一定特殊性，其商標(biāo)的使用方式也有別于其他行業(yè)，且由于政府監(jiān)管及法律法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，其產(chǎn)品的銷售和宣傳方式亦有所不同。那么，在此情況下，能否僅因沒有使用注冊商標(biāo)標(biāo)記，即可以認(rèn)定其是商號的使用而非商標(biāo)性使用呢？筆者認(rèn)為，首先，標(biāo)注注冊標(biāo)記與否不應(yīng)作為判斷其是否屬于商標(biāo)性使用的必要條件。1993年商標(biāo)法第七條規(guī)定，“注冊商標(biāo)應(yīng)當(dāng)標(biāo)明‘注冊商標(biāo)’或者注冊標(biāo)記?！睂Υ?，其后修改的商標(biāo)法已經(jīng)將這一條修改為“商標(biāo)注冊人有權(quán)標(biāo)明‘注冊商標(biāo)’或者注冊標(biāo)記”。這一修改意味著，是否標(biāo)注注冊標(biāo)記已成為商標(biāo)注冊人的權(quán)利而非強(qiáng)制性義務(wù)。權(quán)利人可以自主選擇是否標(biāo)注注冊標(biāo)記，而不能僅因未加注注冊標(biāo)記而否認(rèn)該標(biāo)識作為“商標(biāo)性使用”的狀態(tài)。

其次，在“商標(biāo)性使用”的認(rèn)定上，必須回到主觀要件和客觀要件兩方面中去具體考量。客觀上，是否作為“商標(biāo)性使用”應(yīng)當(dāng)依據(jù)其是否具有商標(biāo)屬性，即是否具有區(qū)分商品或服務(wù)來源的作用進(jìn)行認(rèn)定。本案原告在藥品上均突出使用了“賽諾菲”“SANOFI”，其在產(chǎn)品包裝上使用已注冊商標(biāo)的方式為：在產(chǎn)品包裝的正反面使用本案引證商標(biāo)“賽諾菲”“SANOFI”，同時在包裝正面使用“波立維”“可達(dá)龍”“克賽”等藥品名稱，均未標(biāo)注注冊商標(biāo)標(biāo)志“?”，產(chǎn)品包裝上另外顯示有生產(chǎn)企業(yè)、分裝企業(yè)等信息。在其廣告、藥品介紹中亦采用同樣的使用方式。可見，雖未標(biāo)注注冊標(biāo)記，但此種使用方式已可使相關(guān)公眾將該藥品來源識別為“賽諾菲”，且將“賽諾菲”“SANOFI”標(biāo)志與原告之間建立起緊密聯(lián)系。主觀上，原告出于使用目的在產(chǎn)品包裝以及相關(guān)廣告宣傳中均突出使用“賽諾菲”“SANOFI”標(biāo)志，該行為能夠推定其具有使用意圖。因此，在主客觀要件均具備的情況下，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該使用為“商標(biāo)性使用”。

最后，在判斷是否屬于“商標(biāo)性使用”時，應(yīng)結(jié)合個案情況進(jìn)行認(rèn)定。本案中，應(yīng)充分考慮藥品標(biāo)識使用方式的特殊性。在藥品行業(yè)，制藥企業(yè)往往會研發(fā)和生產(chǎn)多種類型的藥品，幫助治療不同類型的疾病。因此，一個制藥企業(yè)旗下常擁有眾多商標(biāo)。為更好地區(qū)分商品來源，制藥企業(yè)在每個藥品商品上除使用上述商標(biāo)（即子商標(biāo)）外，同時會將其公司商號作為主商標(biāo)使用，這種使用方式已經(jīng)成為制藥企業(yè)的商業(yè)慣例。由此可以看出，不論是藥品的子商標(biāo)還是主商標(biāo)，其目的均是為起到識別商品來源的作用，不能因?yàn)橹魃虡?biāo)具有商號屬性即否認(rèn)其商標(biāo)屬性，亦不能因?yàn)槠渫瑫r使用了子商標(biāo)即否認(rèn)主商標(biāo)的商標(biāo)功能。本案原告將公司商號和藥品商品名稱注冊為商標(biāo)并在商品上共同使用的行為，符合商業(yè)慣例。通過“是否具有使用意圖”以及“是否能夠識別商品或服務(wù)來源”主客觀兩個方面認(rèn)定是否屬于“商標(biāo)性使用”，在此前非常知名的“非誠勿擾”案件中亦有所體現(xiàn)。該案件再審判決書在認(rèn)定被告構(gòu)成商標(biāo)性使用行為時，對這一條件作了詳細(xì)的分析，再審判決書認(rèn)為，判斷“非誠勿擾”標(biāo)識是否屬于商標(biāo)性使用，關(guān)鍵在于涉訴標(biāo)識的使用是否為了指示相關(guān)商品、服務(wù)的來源，并起到使相關(guān)公眾區(qū)分不同商品和服務(wù)的提供者的作用，并根據(jù)江蘇電視臺在電視、官網(wǎng)、廣告等商業(yè)活動中反復(fù)、多次、大量使用“非常勿擾”標(biāo)識，使該標(biāo)志具備了區(qū)分商品、服務(wù)的功能，同時，江蘇電視臺曾就“非誠勿擾”標(biāo)識請求過商標(biāo)授權(quán)，體現(xiàn)出江蘇電視臺謀求商標(biāo)識別目的的主觀愿望，因此認(rèn)定江蘇電視臺對涉訴標(biāo)識的使用行為系商標(biāo)性使用行為。

小結(jié)

設(shè)立注冊商標(biāo)專用權(quán)制度的立法目的在于鼓勵注冊商標(biāo)的使用，從而激活商標(biāo)資源。因此，商標(biāo)的使用成為了商標(biāo)制度中的靈魂，實(shí)踐中，是否屬于“商標(biāo)性使用”，雖商標(biāo)侵權(quán)案件對此多有涉及，然而，隨著司法實(shí)踐的發(fā)展變化以及商標(biāo)行政案件的大量增加，這一問題在商標(biāo)行政案件中亦不斷出現(xiàn)。無論何種類型的案件，“商標(biāo)性使用”認(rèn)定的核心仍在于主客觀兩個方面，“真實(shí)的使用意圖”以及“發(fā)揮區(qū)分商品或服務(wù)來源的作用”是這一問題的根本。本文從一個涉藥品行業(yè)的商標(biāo)行政案件出發(fā)，探析了“商標(biāo)性使用”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，以期對類似問題有一定借鑒意義。