《商標(biāo)法》第四條第一款規(guī)定，自然人、法人或者其他組織在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，對(duì)其商品或者服務(wù)需要取得商標(biāo)專用權(quán)的，應(yīng)當(dāng)向商標(biāo)局申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)。不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，應(yīng)當(dāng)予以駁回。由上述條款駁回的商標(biāo)，雖然在理論上存在不同學(xué)說(shuō)，但在實(shí)務(wù)中通常認(rèn)為須同時(shí)滿足“不以使用為目的”和“惡意”兩個(gè)要件。

其中，“惡意注冊(cè)”原指為損害他人合法利益，在主觀上具有惡意性的注冊(cè)行為或商標(biāo)囤積行為。實(shí)務(wù)中，“惡意注冊(cè)行為”一般有兩種方式，一是先搶注后賣出，獲得轉(zhuǎn)讓收益；二是搶注后迅速制貨售出，獲得銷售收益。商標(biāo)法第四條，旨在規(guī)制商標(biāo)惡意囤積行為。

本文希望通過(guò)正反兩個(gè)案例，淺析實(shí)務(wù)中對(duì)于不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)的審理認(rèn)定。

【相關(guān)案例一】

孟某某、國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局等行政申請(qǐng)?jiān)賹弻彶樾姓枚〞?shū)（2023）最高法行申3020號(hào)

【案件概述】

自然人孟某某在第1、5、10、24、33等多個(gè)類別的商品上，先后申請(qǐng)注冊(cè)了包括訴爭(zhēng)商標(biāo)在內(nèi)的“天下金絲利”“金絲利小白”“金絲利”“貨拉拉”“湯溝黃金葉”等271枚商標(biāo)。

金絲利公司由中國(guó)煙草總公司江蘇省公司于1997年組合下屬多家企業(yè)注冊(cè)成立；2019年7月1日，“金絲利”被確定為江蘇省煙草系統(tǒng)商業(yè)流通品牌；而孟某某自1999年起依據(jù)勞務(wù)派遣關(guān)系或勞動(dòng)合同關(guān)系長(zhǎng)期在江蘇省連云港市灌南縣煙草專賣局工作，其對(duì)金絲利公司的字號(hào)及前述“金絲利”品牌相關(guān)情況理應(yīng)知曉。

在此情況下，孟某某于2020年6月24日在與“煙草”商品在銷售渠道、銷售對(duì)象等方面具有較大關(guān)聯(lián)性的“果酒（含酒精）”等商品上，申請(qǐng)注冊(cè)完整包含“金絲利”文字的訴爭(zhēng)商標(biāo)，二審判決認(rèn)定其申請(qǐng)注冊(cè)訴爭(zhēng)商標(biāo)主觀上難謂善意。根據(jù)已查明的事實(shí)，雖然孟某某提交了相關(guān)證據(jù)用于證明其商標(biāo)使用情況，但相關(guān)合同均缺乏客觀履行證據(jù)以佐證其實(shí)際履行情況。二審法院考慮到孟某某作為自然人申請(qǐng)商標(biāo)的數(shù)量、類別跨度及標(biāo)志構(gòu)成情況，認(rèn)為孟某某提交的證據(jù)難以證明其申請(qǐng)注冊(cè)訴爭(zhēng)商標(biāo)具有真實(shí)的使用意圖，亦不能證明其大量申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)的行為未超出正當(dāng)經(jīng)營(yíng)的需要，具有一定依據(jù)，進(jìn)而認(rèn)定訴爭(zhēng)商標(biāo)的注冊(cè)構(gòu)成商標(biāo)法第四條規(guī)定的“不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)”的情形。

【本案啟示】

自然人孟某某長(zhǎng)期從事煙草相關(guān)業(yè)務(wù)，對(duì)于“金絲利”品牌相關(guān)情況理應(yīng)知曉，在多個(gè)類別上申請(qǐng)注冊(cè)“金絲利”相同或近似商標(biāo)，且未提供有效證據(jù)證明其具有相應(yīng)正當(dāng)經(jīng)營(yíng)需要、經(jīng)營(yíng)能力或注冊(cè)行為具有真實(shí)的使用意圖，被認(rèn)定為《商標(biāo)法》第四條第一款規(guī)定的“不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)”的情形。

【相關(guān)案例二】

關(guān)于第69288479號(hào)“NUFLAAT及圖”商標(biāo)駁回復(fù)審決定書(shū)( 商評(píng)字[2024]第0000008121號(hào) ）

【案件概述】

某某公司（下簡(jiǎn)稱“申請(qǐng)人”）在第3、4、6、8、9、11、16、18、20、21、24、25、27、35、43類上遞交“NUFLAAT”商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)共37件，多被國(guó)知局認(rèn)定為申請(qǐng)行為涉嫌構(gòu)成不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)而駁回。

在本案駁回復(fù)審階段，申請(qǐng)人提交了以下主要證據(jù)：百度搜索“NUDAKE”截圖、nuflaat系列產(chǎn)品設(shè)計(jì)的初衷及部分餐具類產(chǎn)品的設(shè)計(jì)方案、nuflaat系列商標(biāo)在韓國(guó)注冊(cè)的情況、申請(qǐng)人就注冊(cè)該nuflaat商標(biāo)的系列溝通及設(shè)計(jì)生產(chǎn)相關(guān)系列的商品而溝通的情況、部分nuflaat產(chǎn)品的設(shè)計(jì)圖、部分nuflaat產(chǎn)品的外包裝設(shè)計(jì)圖、部分nuflaat產(chǎn)品的實(shí)物照片、部分nuflaat產(chǎn)品申請(qǐng)中國(guó)專利情況、nuflaat系列產(chǎn)品的部分上市企劃、nuflaat系列已經(jīng)獲得的域名注冊(cè)情況及翻譯件、申請(qǐng)人就nuflaat商標(biāo)的品牌名稱設(shè)定的部分溝通記錄及設(shè)計(jì)變化過(guò)程、部分nuflaat樣品情況、部分nuflaat商品的訂單賬單等。

申請(qǐng)人在駁回復(fù)審中主張：申請(qǐng)商標(biāo)系申請(qǐng)人為了正常經(jīng)營(yíng)所申請(qǐng)的商標(biāo)。申請(qǐng)人創(chuàng)立后致力于在眼鏡、化妝品、餐飲、箱包等時(shí)尚品牌，其旗下主要包括“GENTLEMONSTER”、“TAMBURINS”“NUDAKE”等知名品牌，其中GENTLEMONSTER在眼鏡等相關(guān)領(lǐng)域具有世界范圍聲譽(yù)的知名品牌。申請(qǐng)商標(biāo)字母系申請(qǐng)人獨(dú)立構(gòu)思，且并非具有固定含義的字母，在經(jīng)過(guò)申請(qǐng)人反復(fù)使用后具有可以代表申請(qǐng)人的顯著特征。申請(qǐng)人既不是在搶占已有的資源也不是為了跟其他相關(guān)品牌近似，而是為了開(kāi)發(fā)自己的系列商品而進(jìn)行的有益提前注冊(cè)使用的行為。申請(qǐng)人基于餐飲品牌NUDAKE做大做強(qiáng)的計(jì)劃，已經(jīng)開(kāi)展著手設(shè)計(jì)相關(guān)產(chǎn)品，首先圍繞該品牌的餐具進(jìn)行了相關(guān)獨(dú)特設(shè)計(jì)，目的是形成該品牌的系列風(fēng)格，已經(jīng)計(jì)劃于2023年8月向中國(guó)市場(chǎng)推出該系列產(chǎn)品，同時(shí)圍繞申請(qǐng)人之前系列相關(guān)的類別進(jìn)行了擴(kuò)展注冊(cè)，方便之后進(jìn)一步擴(kuò)大品牌，且申請(qǐng)人也已經(jīng)完成在韓國(guó)本土的商標(biāo)注冊(cè)，其注冊(cè)涵蓋了本次在中國(guó)的注冊(cè)的全部類別，從本次申請(qǐng)人申請(qǐng)的具體商品也完全可以看到，申請(qǐng)人本質(zhì)上不是為了搶占資源而注冊(cè)，而是實(shí)際均有對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品進(jìn)行注冊(cè)。申請(qǐng)人提交的證據(jù)均可以完全說(shuō)明申請(qǐng)人對(duì)該系列商標(biāo)均是以實(shí)際使用為目的的注冊(cè)，且已經(jīng)被他人惡意的模仿使用。

經(jīng)復(fù)審認(rèn)為，根據(jù)申請(qǐng)人所述復(fù)審理由及申請(qǐng)人提交的證據(jù)，本案尚不足以證明申請(qǐng)人注冊(cè)申請(qǐng)商標(biāo)具有不以使用為目的的惡意申請(qǐng)行為，故未構(gòu)成《商標(biāo)法》第四條第一款所指情形。申請(qǐng)商標(biāo)在復(fù)審商品上的注冊(cè)申請(qǐng)予以初步審定。

【本案啟示】

結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)及新生態(tài)商品及服務(wù)的特性，商品的生產(chǎn)、銷售，乃至宣傳方式逐漸趨于綜合化，通常會(huì)涉及多個(gè)領(lǐng)域。如企業(yè)旗下分公司眾多、產(chǎn)業(yè)涉及領(lǐng)域跨度較大，因而在多個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域均有商標(biāo)實(shí)際使用需求，為便于管理，避免商標(biāo)因近似遭遇駁回，而集中于母公司名下，則易呈現(xiàn)商標(biāo)申請(qǐng)數(shù)量多、類別跨度大的特點(diǎn)；如為便于后期擴(kuò)展業(yè)務(wù)，進(jìn)一步擴(kuò)大品牌，而進(jìn)行的相關(guān)類別上的注冊(cè)；如因被多次搶注，而在其他類別上進(jìn)行防御性注冊(cè)。上述情況在遞交大量商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)時(shí)，極易因《商標(biāo)法》第四條第一款遭遇駁回。

由上述案件可以看出：如被認(rèn)定《商標(biāo)法》第四條第一款所指情形，需就全部涉及商標(biāo)的實(shí)際使用情況或者申請(qǐng)注冊(cè)意圖等作出說(shuō)明并提供必要證據(jù)，除銷售、廣告、榮譽(yù)相關(guān)證據(jù)外，上市企劃、產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案、中國(guó)專利申請(qǐng)情況、域名、其他國(guó)家或地區(qū)的商標(biāo)注冊(cè)情況等證據(jù)材料可認(rèn)定其具有真實(shí)使用意圖，從而克服駁回理由，獲得初審。