一、引言

2024年6月18日，國家知識產(chǎn)權(quán)局（下稱國知局）公布了《知識產(chǎn)權(quán)統(tǒng)計(jì)簡報(bào)》（2024年第8期），截至2024年5月，我國商標(biāo)的有效注冊件數(shù)達(dá)4780.5萬件。在如此大的商標(biāo)存量下，大家第一個明顯的感受是，現(xiàn)在要注冊一個新的商標(biāo)越來越難了。從《國家知識產(chǎn)權(quán)局2022年度報(bào)告》披露的數(shù)據(jù)可見，2022年審結(jié)的商標(biāo)駁回復(fù)審案件中，商標(biāo)注冊申請全部駁回的占比高達(dá)65.8%，部分駁回的占比為10.9%，初步審定的僅為23.3%，這也側(cè)面印證了目前在我國商標(biāo)的授權(quán)較難的現(xiàn)狀。

雖然目前經(jīng)過駁回復(fù)審也只有2-3成的勝算，但如果一旦放棄，則該商標(biāo)無效，企業(yè)一旦在其商品上使用就會面臨侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，因此，如果已經(jīng)使用且不希望換商標(biāo)的企業(yè)，還是應(yīng)該積極使用法律賦予駁回復(fù)審的權(quán)利，在復(fù)審程序中積極申訴和舉證，以期克服駁回理由。那么，當(dāng)企業(yè)收到了駁回或者部分駁回通知時該如何在復(fù)審中應(yīng)對呢？在此，筆者擬根據(jù)自己的實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合實(shí)例和大家一起探討駁回復(fù)審案件中商標(biāo)相同或近似時可采取的有效應(yīng)對策略。

二、 駁回復(fù)審案件中商標(biāo)相同或近似時可采取的應(yīng)對策略

眾所周知，商標(biāo)駁回或部分駁回通知書中的常見理由主要包括以下幾種：

本文擬針對“以商標(biāo)相同或近似駁回時的”有效應(yīng)對策略進(jìn)行分析。

(一) 在駁回復(fù)審中爭辯商標(biāo)自身不近似

眾所周知，目前國知局在商標(biāo)近似判斷的尺度上日趨嚴(yán)格。在駁回復(fù)審案件中，單純強(qiáng)調(diào)申請商標(biāo)的獨(dú)創(chuàng)性，與引證商標(biāo)在整體外觀、呼叫、含義上的不同，即爭辯商標(biāo)自身不近似的成功幾率并不高。但筆者也發(fā)現(xiàn)在下面幾種情形下，有一定成功可能性。因此，筆者認(rèn)為，當(dāng)被駁回的商標(biāo)屬于以下幾種情形時，可以嘗試采取積極的復(fù)審策略。

情形一：與引證商標(biāo)近似的文字或圖形是商標(biāo)中顯著性較弱的部分時

如上表所示，在“冰糖房源及圖”案[1]中，小房子圖形在第36類的不動產(chǎn)出租和商品房銷售等服務(wù)上顯然屬于顯著性較弱的圖形，在“凈JOHKASOU”案[2]中，而“凈”字在第11類的“污水凈化槽”等商品上也屬于顯著性較弱的漢字。因此，申請人如在復(fù)審中強(qiáng)調(diào)相關(guān)文字或圖形屬于常用圖形或文字，在相關(guān)指定商品或服務(wù)上識別性較弱，不應(yīng)被一家獨(dú)占的主張，在復(fù)審案件中具有一定效果。

又比如“bibileeStudio”案[3]中，申請商標(biāo)中的“Studio”文字較小，且含義為顯著性較弱的“工作室”，其與申請商標(biāo)的顯著識別部分“bibilee”的組合形成完全可以區(qū)別于引證商標(biāo)的含義和呼叫，此時，商標(biāo)自身不近似的主張得到了審查員的認(rèn)同。

情形二：申請商標(biāo)和引證商標(biāo)均為具有其他可區(qū)分要素的組合商標(biāo)時

如上表的“EASTZHI及圖”案[4]和“正太清及圖”案[5]，雖然組合商標(biāo)中的圖形部分具有一定的近似性，但當(dāng)它與其他的英文或漢字組合，而引證商標(biāo)也同時具有其他可區(qū)分要素時，對商標(biāo)自身不近似的主張有可能得到審查員的認(rèn)同的。

為印證上述觀點(diǎn)，讓我們再來看下面“S圖形”案[6]及“Smash及圖”[7]案：

從上表中的示例可以看到，申請人第一次申請的純圖形商標(biāo)經(jīng)駁回復(fù)審失敗后，在相同圖形上增加了識別性較強(qiáng)的英文“Smash”后重新進(jìn)行了申請，被再次駁回后又申請了復(fù)審。但此次申請人對商標(biāo)自身不近似的爭辯，由于其與引證商標(biāo)分別含有的“Smash”和“惠立潔”加以區(qū)分，審查員認(rèn)同了兩商標(biāo)的文字構(gòu)成、呼叫含義上區(qū)別顯著的主張，最終該商標(biāo)順利獲得授權(quán)。

綜上所述，筆者認(rèn)為，當(dāng)一個商標(biāo)被駁回的原因是因?yàn)槠渖虡?biāo)中含有的顯著性較弱的文字或圖形，或者申請商標(biāo)與引證商標(biāo)相比各自具有其他可區(qū)分要素時，復(fù)審時僅爭辯商標(biāo)自身的不同，具有一定的成功可能性，企業(yè)可以積極進(jìn)行復(fù)審申請。

(二) 在復(fù)審中提交共存同意書

筆者利用“摩知輪”數(shù)據(jù)庫以“共存同意書”為關(guān)鍵詞進(jìn)行檢索，得到以下參考數(shù)據(jù)。我們可以清楚的看到，自2021年提交數(shù)量達(dá)到最高值2795件，2023年遞交數(shù)量驟減，僅為1217件。減少的理由應(yīng)該與國知局自2021年第四季度開始，對同意書的認(rèn)定態(tài)度發(fā)生了較大變化有關(guān)。從之前在復(fù)審案件中只要提交同意書基本就認(rèn)可，到把保護(hù)消費(fèi)者利益放在了重要位置而從嚴(yán)把握。目前，只要審查員認(rèn)為其共存于同一種或類似服務(wù)上有可能造成消費(fèi)者的混淆，則即使出具同意書也基本上都不認(rèn)可。那么，目前情況下，在復(fù)審案件中遞交“共存同意書”是否還有必要，是否還能起到一定的作用呢？讓我們通過實(shí)例來進(jìn)行分析。

駁回復(fù)審案件中遞交“共存同意書”的案件情況

（1）未采納同意書的案例

在下表的“小狗圖形”案[8]、“微博之夜”案[9]等4個案例中，雖然申請人都在駁回復(fù)審階段遞交了共存同意書，但審查員認(rèn)為，保護(hù)消費(fèi)者利益是《商標(biāo)法》的立法宗旨之一，當(dāng)事人對于私權(quán)的處分應(yīng)受前述立法宗旨的制約。雖然引證商標(biāo)所有人出具了商標(biāo)共存同意書，但申請商標(biāo)與引證商標(biāo)構(gòu)成近似商標(biāo)，如若共存于同一種或類似服務(wù)上會引起消費(fèi)者混淆為由駁回了相關(guān)申請商標(biāo)的注冊申請。需要注意的是，“TSINGTAOPUREDRAFT及圖”[10]案的申請人“青島啤酒公司”和引證商標(biāo)權(quán)人“山東新銀麥啤酒有限公司”為關(guān)聯(lián)公司，“HHYUNDAI”案[11]的申請人“現(xiàn)代自動車株式會社”和引證商標(biāo)權(quán)一至五權(quán)利人亦為關(guān)聯(lián)公司，但其提交的同意書均未得到認(rèn)可?？梢?，目前國知局對于同意書的認(rèn)可持非常嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度，為了防止相同或近似商標(biāo)出現(xiàn)在市場上，對于關(guān)聯(lián)公司的近似商標(biāo)的共存也持否定態(tài)度。

（2）酌情考慮了同意書的案例

自2022年以來，在復(fù)審案件中認(rèn)可同意書的案例驟減。比如，下表所列的“SWISSDELICE狄妮詩”案[12]和“東東農(nóng)場”案[13]中，雖然申請人都在復(fù)審程序中遞交了共存同意書，國知局做出的結(jié)論也對申請商標(biāo)予以了初步審定，但在復(fù)審決定中并未出現(xiàn)對同意書的任何評述，均以申請商標(biāo)和引證商標(biāo)在整體構(gòu)成上尚可區(qū)分為由核準(zhǔn)了相關(guān)商標(biāo)的注冊申請?？梢姡壳皣謱τ谠跊Q定書中直接認(rèn)可或采納共存同意書的表述非常謹(jǐn)慎，即使申請人遞交的同意書對審查員的最終判斷產(chǎn)生了一定的心證影響，但商標(biāo)自身在文字構(gòu)成、視覺效果、呼叫、含義等方面存在一定差異，才是審查員最終做出予以初步審定判斷的基礎(chǔ)。

此外，在“東東農(nóng)場”一案中，審查員特別提到了申請人在案中提交了“東東農(nóng)場”的使用證據(jù)?？梢?，在復(fù)審案件中，如果申請商標(biāo)有實(shí)際使用且具有一定知名度，對于證明其與引證商標(biāo)的共存不致引起相關(guān)公眾的混淆或誤認(rèn)有一定幫助。

（3）完全采納同意書的案例

目前，在駁回復(fù)審中直接采納同意書的案子非常少，筆者也列舉幾個認(rèn)可案例進(jìn)行說明。

在“PILOT”案[14]來看，因在一審判決中法官認(rèn)為訴爭商標(biāo)與引證商標(biāo)二、三在構(gòu)成要素、設(shè)計(jì)風(fēng)格等方面存在一定差異，且其權(quán)利人已出具商標(biāo)共存同意函，明確表示同意訴爭商標(biāo)在中國的注冊，在無證據(jù)表明該共存同意函會對消費(fèi)者利益造成損害的情況下，應(yīng)當(dāng)予以尊重，判定國知局重新作出決定。因此，國知局在2023年3月17日依照法院判決重新審理后作出的復(fù)審決定，對申請商標(biāo)予以初步審定。

在上述“安心達(dá)CareDriver及圖”案[15]和“CLYDEBERGEMANN及圖”案[16]看，與上述“PILOT”案類似，也是因?yàn)橐粚彿ㄔ旱姆ü僬J(rèn)為引證商標(biāo)所有人已出具經(jīng)公證認(rèn)證的商標(biāo)共存同意書，且認(rèn)為兩商標(biāo)自身存在一定差異，其共存不會導(dǎo)致消費(fèi)者混淆誤認(rèn)。因此，國知局在2023年6月27日及2024年5月20日，依照法院判決分別重新作出的復(fù)審決定，對申請商標(biāo)都予以了初步審定。

綜上所述，上述三個認(rèn)同了同意書的案例，都經(jīng)過了司法程序?？梢?，雖然目前法院對共存同意書的認(rèn)可態(tài)度雖然還在進(jìn)一步收緊中，但依然有部分法官對當(dāng)事人對私權(quán)的處分持尊重和支持的態(tài)度。筆者認(rèn)為，雖然目前國知局認(rèn)可共存同意書的數(shù)量極少，但如果申請商標(biāo)是申請人已經(jīng)大量使用且對企業(yè)至關(guān)重要的商標(biāo)，且其與引證商標(biāo)在音、形、意上具有一定區(qū)別，還是可以積極在復(fù)審及后續(xù)的行政訴訟中采取遞交共存同意書和申請商標(biāo)的使用證據(jù)等方式，從強(qiáng)調(diào)商標(biāo)自身的區(qū)別和不會造成消費(fèi)者混淆誤認(rèn)的角度積極爭取。

此外，雖然目前國知局和法院對于共存協(xié)議的認(rèn)可都持非常謹(jǐn)慎的態(tài)度，但實(shí)務(wù)中企業(yè)之間也確有共存的合理需求。如何實(shí)現(xiàn)在龐大市場中不同商標(biāo)權(quán)人的合理共存和包容性發(fā)展，在保護(hù)消費(fèi)者利益的同時兼顧私權(quán)利益，也是目前企業(yè)和商標(biāo)業(yè)界同仁共同關(guān)注的重要課題。據(jù)悉，今年4月1日起，日本正式實(shí)施了商標(biāo)共存同意書制度。該制度設(shè)定的適用要件包括能夠確認(rèn)獲得他人同意的資料（即同意書）和不會產(chǎn)生混淆可能性的資料。其中，對“不會產(chǎn)生混淆可能性”，日本特許廳提供了非常明確的要求和示例。比如，申請商標(biāo)總是與公司名稱、公司徽章等標(biāo)志并用；指定商品的使用領(lǐng)域不同，申請商標(biāo)總是用于“醫(yī)療用計(jì)算機(jī)程序”，而引證商標(biāo)則用于“游戲用計(jì)算機(jī)程序”等等。即要求申請人從商標(biāo)的構(gòu)成、商標(biāo)的使用形式、商標(biāo)使用的商品或服務(wù)、商品的銷售方式、銷售時間、銷售地區(qū)等多方面說明商標(biāo)實(shí)際使用情況。并要求雙方在同意書中明確，在先權(quán)利人同意在后申請商標(biāo)的注冊、相互確認(rèn)兩商標(biāo)當(dāng)前的使用情況、雙方同意當(dāng)前的使用情況未來也不會改變，明確商標(biāo)共存目前乃至今后也不會導(dǎo)致市場混淆等等。可見，目前在日本實(shí)施的商標(biāo)共存制度，從保護(hù)消費(fèi)者利益的角度，在“不會引起混淆可能性”上做出了更多詳細(xì)明確的要求，其如何證明不會產(chǎn)生混淆可能性的方法值得我們借鑒和參考。筆者認(rèn)為，在目前的駁回復(fù)審案件中，如果申請人能在提供共存同意書的同時，也盡可能的提供“不會產(chǎn)生混淆可能性”的相關(guān)證明資料，會對克服駁回理由有積極作用。

(三) 在復(fù)審中以引證商標(biāo)權(quán)人的企業(yè)登記被注銷未實(shí)際使用為由主張不會導(dǎo)致混淆

實(shí)務(wù)中，我們不時會發(fā)現(xiàn)不少引證商標(biāo)權(quán)人（僅限公司）已被注銷，喪失主體資格的情況。此時，如下表的“潮好味”案[17]、“岄界799”案[18]、“龍圖形”案[19]、“卡通魚圖形”案[20]、“WOLVESESPORTS”案[21]五個案件中所示，申請人只需強(qiáng)調(diào)“引證商標(biāo)權(quán)人已注銷且未對引證商標(biāo)做出轉(zhuǎn)讓等處分，該引證商標(biāo)實(shí)際并未使用，已為市場閑置商標(biāo)，申請商標(biāo)與引證商標(biāo)的并存應(yīng)不致引起消費(fèi)者的混淆”，這類主張基本都會被審查員接受。因此，筆者認(rèn)為，無論是漢字、圖形還是英文商標(biāo)，如果駁回通知中的引證商標(biāo)屬于上述情形時，申請人應(yīng)積極遞交引證商標(biāo)權(quán)人已被注銷的證據(jù)（比如“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”的查詢結(jié)果）進(jìn)行復(fù)審。下述成功案例也有力佐證了該應(yīng)對是有效應(yīng)對策略。

(四) 在復(fù)審中充分運(yùn)用中止審理制度請求審查員等待引證商標(biāo)的權(quán)利狀態(tài)變化

2023年6月，國知局發(fā)布了“《評審案件中止情形規(guī)范》解讀”。目前，在駁回復(fù)審案件中以引證商標(biāo)的狀態(tài)不穩(wěn)定請求中止審理的案件越來越多。那么，哪種情況下的中止請求會被審查員接受呢，讓我們結(jié)合案例來看。

（1）僅有相對理由時

從下表的幾個案例來看，目前，中止審理申請仍以必要為原則，只有案件審理中涉及在先權(quán)利的確定等情形對審理結(jié)果有實(shí)質(zhì)性影響的，審查員才會中止審理。即如果該案中的引證商標(biāo)可能被消除，比如引證商標(biāo)正在處于名義變更、轉(zhuǎn)讓、撤回、撤銷三年不使用（下稱撤三申請）、異議、無效、期滿未續(xù)展尚未滿一年等情形中時，審查員接受申請人提出的中止審理的請求的可能性大。但是，如果該案中僅有部分引證商標(biāo)符合中止情形，但該部分引證商標(biāo)的最終狀態(tài)對該案結(jié)論不會造成實(shí)質(zhì)性影響時，審查員則不會中止審理。

①引證商標(biāo)在地址變更中的

“Q-SYS”案[22]中，四個引證商標(biāo)的注冊人實(shí)際就是本案申請人（因地址不同被視為了不同主體），申請人請求中止審理的同時，主張已經(jīng)向世界知識產(chǎn)權(quán)局（WIPO）提交地址變更申請，申請商標(biāo)的名義和地址將變?yōu)榕c引證商標(biāo)一致，不存在權(quán)利沖突。審查員認(rèn)可了該中止請求，待相關(guān)變更完成后核準(zhǔn)了申請商標(biāo)的指定中國的領(lǐng)土延伸請求。

②引證商標(biāo)在無效宣告程序中的

在“金日牌”案[23]中，申請人放棄了與引證商標(biāo)二相沖突的商品，同時以“引證商標(biāo)一在無效宣告程序中，權(quán)利狀態(tài)不穩(wěn)定”為由請求中止審理。鑒于該引證商標(biāo)的權(quán)利狀態(tài)對“金日牌”申請商標(biāo)案的審理結(jié)果有實(shí)質(zhì)性影響，審查員中止了該案審理，直到今年3月20日，引證商標(biāo)一在“電源材料（電線、電纜）”等沖突商品上被無效宣告后才做出了決定，對申請商標(biāo)在復(fù)審商品上的申請予以初步審定。

③引證商標(biāo)在撤三申請程序中或商標(biāo)專用期期滿之日起未滿一年的

在下述“Sheii”案[24]中，申請人放棄了與引證商標(biāo)一相沖突的商品“帽”，同時以“引證商標(biāo)二在專用期期滿之日起未滿一年，而引證商標(biāo)三在三年不使用的撤銷程序中，權(quán)利狀態(tài)不穩(wěn)定”為由請求中止審理。鑒于引證商標(biāo)的權(quán)利狀態(tài)對審理結(jié)果有實(shí)質(zhì)性影響，該中止申請符合《評審案件中止情形規(guī)范》，審查員中止了該案審理，直到今年1月30日，待申請商標(biāo)與兩件引證商標(biāo)的沖突被清除后，才在復(fù)審商品上對申請商標(biāo)予以初步審定。

④不能清除全部引證商標(biāo)障礙的

如下表“圖形”一案[25]中，由于復(fù)審時申請人無法對引證商標(biāo)二提起撤銷申請，就以引證商標(biāo)一、三處于撤三申請審理中為由請求中止審理。審查員在審查該案時，雖然審理時查明了引證商標(biāo)一、三的撤銷程序的狀態(tài)，但也明確提及了雖然引證商標(biāo)一、三的權(quán)利狀態(tài)不穩(wěn)定，但不影響本案審理結(jié)論。因此，在該案中，審查員并未中止審理，而是依據(jù)審查時的狀態(tài)直接做出了駁回決定。

（2）同時包括相對理由和絕對理由時

如下表“BECHEF”一案[26]，由于該案駁回理由中除了相對駁回理由，還有違反《商標(biāo)法》第十一條第一款第（三）項(xiàng)的絕對駁回理由，當(dāng)審查員認(rèn)為該絕對駁回理由成立時，引證商標(biāo)的權(quán)利狀態(tài)就不會對該案審查結(jié)果造成實(shí)質(zhì)性影響。因此，在該案中，審查員未接受申請人的中止審理請求，直接做出了駁回決定。

當(dāng)然，如果在復(fù)審案件中，如有機(jī)會同時克服相對和絕對駁回理由，還是值得積極嘗試復(fù)審的。比如在下表所示“馬大姐剝皮軟糖”[27]“1664檳悅啤酒”[28]及“KOKSHETAUKAZAHSTANTURANWATER及圖”[29]三個案件，駁回通知中就同時含有絕對駁回和相對駁回理由，申請人為克服第十條第一款第（七）項(xiàng)的絕對駁回理由，分別只針對部分駁回商品進(jìn)行復(fù)審，而同時以引證商標(biāo)處于駁回復(fù)審、撤銷三年不使用申請或轉(zhuǎn)讓中為由請求了中止審理。在這三個案件中，因?yàn)樯暾埲俗龀龅纳唐穭h減或限定成功克服了絕對駁回理由，因此，克服相對理由的中止審理的請求也都得到了審查員認(rèn)可。最終，該三件申請商標(biāo)都在引證商標(biāo)不再構(gòu)成注冊障礙后順利被初審公告。

此外，從該三個案例中，筆者也注意到申請人收到了以《商標(biāo)法》第十條第一款第（七）項(xiàng)的絕對駁回理由時，如果涉及對商品的質(zhì)量、原料等特點(diǎn)的誤認(rèn)的，在復(fù)審中對指定商品進(jìn)行刪減（國內(nèi)及國際申請均可）或限定（僅限馬德里國際注冊申請）是一個非常有效的策略。在該三個案例中，由于申請人分別將其指定商品刪減或限定為“軟糖（糖果）”“啤酒”或“水”等相關(guān)的指定商品后，都順利克服了相關(guān)絕對駁回理由。

三、結(jié)語

本文中，筆者結(jié)合自己的實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)和最新實(shí)例給出了部分在駁回復(fù)審案件中商標(biāo)相同或近似時可采取的應(yīng)對策略。如前所述，雖然目前我國的商標(biāo)駁回復(fù)審案的整體勝算不高，但只要在收到駁回通知后認(rèn)真分析駁回理由，根據(jù)不同情況個案分析，并調(diào)整申請策略（比如調(diào)整商標(biāo)設(shè)計(jì)、針對刪減或限定后的商品復(fù)審等），還是可以最大限度地提升復(fù)審的勝算，為商標(biāo)的最終獲準(zhǔn)注冊奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)的。