一、案情
原告新界泵業(yè)公司系第1502544號“SHIMGE”等系列商標的權(quán)利人。2017 年，第1502544號“SHIMGE”商標被原國家工商行政管理總局認定為馳名商標。原告新界泵業(yè)公司主張被告高登公司在生產(chǎn)、銷售、出口的水泵產(chǎn)品上使用侵犯原告注冊商標專用權(quán)的標識，且生效刑事判決書已經(jīng)認定高登公司的相關(guān)侵權(quán)行為構(gòu)成刑事犯罪。被告戈德公司與高登公司實際控制人均為郭某，兩家公司辦公場所、業(yè)務(wù)、管理人員混同。原告起訴主張高登公司、戈德公司等四被告構(gòu)成商標侵權(quán)，認為四被告侵權(quán)行為持續(xù)時間長、侵權(quán)地域廣、侵權(quán)規(guī)模大，要求適用懲罰性賠償，判令四被告停止侵權(quán)，賠償損失1000萬元。
福建省寧德市中級人民法院經(jīng)審理認為，高登公司在其生產(chǎn)的水泵銘牌及外觀包裝上，使用與新界泵業(yè)公司涉案注冊商標相近的標識，構(gòu)成商標侵權(quán)。高登公司、戈德公司存在辦公場所、業(yè)務(wù)和管理人員等經(jīng)營行為混同的情形，故侵害商標的行為應(yīng)視為系該兩家公司的共同侵權(quán)行為，應(yīng)共同承擔侵權(quán)責任。一審法院判決高登公司、戈德公司賠償新界泵業(yè)公司經(jīng)濟損失及為制止侵權(quán)產(chǎn)生的合理費用共計500000元。
原告不服一審判決，上訴至福建省高級人民法院。福建省高級人民法院經(jīng)審理認為，因本案證據(jù)能夠相對精確計算出高登公司的侵權(quán)銷量為3282328元，依法采用高登公司的侵權(quán)獲利確定本案賠償數(shù)額。關(guān)于懲罰性賠償?shù)倪m用問題，法院認為，涉案第1502544號“SHIMGE”商標在2017年被認定為馳名商標，故商標權(quán)人及商標的知名度均較高。高登公司作為同業(yè)競爭者，理應(yīng)知曉原告及涉案商標在業(yè)內(nèi)的知名度，仍在生產(chǎn)、銷售、出口的被訴侵權(quán)產(chǎn)品上使用侵害涉案商標權(quán)的標識，侵權(quán)主觀惡意明顯。且高登公司的相關(guān)侵權(quán)行為已構(gòu)成刑事犯罪，被判處了相應(yīng)的刑罰。高登公司及其法定代表人曾申請注冊多個與涉案商標近似或包括“新界”字樣的商標。綜合以上情節(jié)，高登公司屬惡意侵犯涉案商標權(quán)且情節(jié)嚴重，可以適用懲罰性賠償。考慮到高登公司因被訴部分侵權(quán)行為已被判處相應(yīng)的刑罰并全額交納刑事案件中的罰金，結(jié)合前述侵權(quán)情節(jié)，法院以高登公司侵權(quán)獲利為基數(shù)，即銷售總額3282328元乘以合理利潤率15%為492349元，按1.5倍來確定懲罰性賠償數(shù)額，即高登公司應(yīng)承擔的賠償總額為492349元（高登公司侵權(quán)獲利）×（1+1.5）=1230873元。二審法院據(jù)此，在適用懲罰性賠償?shù)幕A(chǔ)上，對一審的賠償數(shù)額予以調(diào)整。
二、重點評析
懲罰性賠償是指侵權(quán)人給予權(quán)利人多于其所受損失或侵權(quán)人獲利的賠償。其目的除補償權(quán)利人外，更多體現(xiàn)了對侵權(quán)人的懲罰及對侵權(quán)人和他人將來行為的震懾。[1] 本案的主要爭議焦點是針對涉案的商標侵權(quán)行為能否適用懲罰性賠償確定法律責任。
（一）懲罰性賠償?shù)南嚓P(guān)規(guī)定及構(gòu)成要件
知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域引入懲罰性賠償，不僅可以滿足知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利屬性的自身要求，也能為社會經(jīng)濟的轉(zhuǎn)型發(fā)展提供必要的制度保障。2021年1月1日起施行的《民法典》第一千一百八十五條對知識產(chǎn)權(quán)懲罰性賠償作出明確規(guī)定，《商標法》《專利法》《著作權(quán)法》《反不正當競爭法》《種子法》等法律陸續(xù)引入或修改完善懲罰性賠償?shù)南嚓P(guān)規(guī)定。最高人民法院于2021年3月發(fā)布了《關(guān)于審理侵害知識產(chǎn)權(quán)民事案件適用懲罰性賠償?shù)慕忉尅罚ㄏ路Q《司法解釋》）?！睹穹ǖ洹返谝磺б话侔耸鍡l規(guī)定：故意侵害他人知識產(chǎn)權(quán)，情節(jié)嚴重的，被侵權(quán)人有權(quán)請求相應(yīng)的懲罰性賠償。根據(jù)法律規(guī)定，在知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)案件中適用懲罰性賠償?shù)姆ǘɑ疽椤爸饔^故意 + 客觀情節(jié)嚴重”。主觀要件與客觀要件同時具備是適用懲罰性賠償?shù)幕厩疤?。最高人民法院強調(diào)：“要明確懲罰性賠償?shù)倪m用標準，正確把握‘故意’和‘情節(jié)嚴重’的法律含義，實現(xiàn)兩法律要件之間的條件區(qū)分和功能區(qū)隔，提升懲罰性賠償?shù)目深A見性。”另外，《民法典》的上述規(guī)定對于如何確定賠償數(shù)額沒有明確，只是概括地表述，對于何謂“相應(yīng)”，《民法典》并沒有進一步細化。最高人民法院對此強調(diào)：《民法典》第一千一百八十五條規(guī)定了懲罰性賠償?shù)膬蓚€要件，具有基礎(chǔ)地位和統(tǒng)領(lǐng)作用。要正確處理《民法典》與《知識產(chǎn)權(quán)法》單行法之間的法律適用關(guān)系。原則上，知識產(chǎn)權(quán)專門法是特別法，有特殊規(guī)定的，應(yīng)當適用知識產(chǎn)權(quán)專門法；相關(guān)規(guī)定在《民法典》中有新的規(guī)定的，應(yīng)適用《民法典》的規(guī)定；《民法典》沒有明確規(guī)定的，從知識產(chǎn)權(quán)單行法中尋找依據(jù)。
（二）懲罰性賠償?shù)闹饔^要件
懲罰性賠償作為對侵權(quán)人的加重處罰，對侵權(quán)行為的可責性提出了更高的要求，即行為人主觀上必須是故意。關(guān)于主觀要件，由于《民法典》的規(guī)定和知識產(chǎn)權(quán)部門法的表述存在不統(tǒng)一的地方，導致在實踐中存在一定的爭議，主要是圍繞故意與惡意的區(qū)別與聯(lián)系。這種爭議也造成了裁判標準的不統(tǒng)一，影響了司法權(quán)威性。比如《北京市高級人民法院關(guān)于侵害知識產(chǎn)權(quán)及不正當競爭案件確定損害賠償?shù)闹笇б庖娂胺ǘㄙr償?shù)牟门袠藴省返?.13條規(guī)定：“惡意”一般為直接故意。而《深圳市中級人民法院關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)民事侵權(quán)糾紛適用懲罰性賠償?shù)闹笇б庖姡ㄔ囆校穼土P性賠償?shù)闹饔^要件統(tǒng)一規(guī)定為“故意”，并在第六條規(guī)定：本意見所指“故意”，是指侵權(quán)人主觀上明知自己的行為會導致侵權(quán)結(jié)果的發(fā)生，而希望或放任這種結(jié)果發(fā)生。侵權(quán)人因過失導致侵權(quán)的，一般不構(gòu)成“故意”。深圳中院的規(guī)定在主觀要件上要求為故意，并且明確了故意包括了直接故意與間接故意，與北京高院的規(guī)定有所區(qū)別。對此，《司法解釋》對這一問題予以了統(tǒng)一?！端痉ń忉尅返谝粭l第二款明確規(guī)定：故意包括惡意。另外，故意是否包括間接故意，也存在一定的爭議。對此，最高人民法院認為，適用懲罰性賠償?shù)闹饔^要件為故意侵權(quán)，包括直接故意與間接故意。主要理由是實踐中對直接故意與間接故意的區(qū)分本身存在較大困難，在道德上具有幾乎相同的可責難性，在懲罰性賠償中進行等同對待是較為合理的做法。在具體案件中，對于行為人是“直接故意”還是“間接故意”的心理狀態(tài)的區(qū)別，可以體現(xiàn)在最終懲罰性賠償倍數(shù)的確定中。并且，懲罰性賠償是否適用以及倍數(shù)之確定，還應(yīng)結(jié)合侵權(quán)情節(jié)的嚴重程度，并非單以主觀惡性之大小確定。對于情節(jié)嚴重的，即使其為間接故意，課以懲罰性賠償亦難謂不妥。因此，對于產(chǎn)生嚴重后果的侵權(quán)行為而言，行為人是直接故意還是間接故意，并沒有太大的區(qū)分意義，間接故意仍是主觀故意而不是過失。[2] 結(jié)合《司法解釋》的規(guī)定，可將主觀要件類型化歸納如下：1.被告經(jīng)原告或者利害關(guān)系人通知、警告后，仍繼續(xù)實施侵權(quán)行為。2. 被告與原告或者利害關(guān)系人之間存在特定合同等關(guān)系，且接觸過被侵害的商標權(quán)。3. 被告實施假冒注冊商標行為。4. 被駁回商標注冊申請后 , 仍通過多種方式在同種或類似商品上使用涉案商標。5. 涉案商標具有較高知名度。6. 理應(yīng)知曉存在商標權(quán)的特定領(lǐng)域從業(yè)者、關(guān)聯(lián)商品經(jīng)營者。
（三）懲罰性賠償?shù)目陀^要件
情節(jié)嚴重是適用懲罰性賠償?shù)牧硪槐匾獥l件。結(jié)合《司法解釋》的規(guī)定，可將情節(jié)嚴重客觀要件類型化歸納如下：1. 因侵權(quán)被行政處罰或者法院裁判承擔責任后，再次實施相同或者類似侵權(quán)行為。2. 以侵害商標權(quán)為業(yè)。3. 偽造、毀壞或者隱匿侵權(quán)證據(jù)。4. 拒不履行保全裁定。5. 侵權(quán)獲利或者權(quán)利人受損巨大。6. 侵權(quán)行為可能危害安全、公共利益或者人身健康。7. 侵權(quán)商品存在質(zhì)量問題并損害權(quán)利人商譽。8. 侵權(quán)人為侵權(quán)產(chǎn)品的制造者，屬于源頭侵權(quán)。9. 簽訂保證書、和解協(xié)議等承諾不再侵權(quán)后再次侵權(quán)。10. 侵權(quán)行為持續(xù)時間長、涉及范圍廣。11. 侵權(quán)形式多樣。侵權(quán)故意與情節(jié)嚴重是侵害知識產(chǎn)權(quán)案件適用懲罰性賠償?shù)膬蓚€法定要件，從司法實踐來看，某些情形可以認定侵權(quán)人同時具備侵權(quán)故意和情形嚴重。比如行政處罰決定及生效判決書、調(diào)解書、仲裁裁決書認定侵權(quán)后，侵權(quán)人仍繼續(xù)或反復實施同樣的侵權(quán)行為。侵權(quán)人已被認定侵權(quán)表明其對侵權(quán)行為的性質(zhì)已明知，繼續(xù)或反復實施同樣的侵權(quán)行為，顯然侵權(quán)故意明顯。同時，侵權(quán)人有動力執(zhí)著地持續(xù)或反復實施侵權(quán)行為，往往有極大的侵權(quán)利益，對權(quán)利人而言，顯然也造成了嚴重的損害后果。因此，將主客觀要件嚴格切分存在困難。實踐中，二者往往相互交織，在具體案情中各有側(cè)重。不論是主觀要件還是客觀要件，對要件事實的考察不是獨立靜態(tài)的，而是綜合動態(tài)的，最終結(jié)論的得出往往是多重因素協(xié)同考量的結(jié)果。[3]
值得探討的是，再次侵權(quán)或多次侵權(quán)究竟應(yīng)認定為情節(jié)嚴重還是主觀故意，司法實踐中觀點不一。有觀點認為，將再次侵權(quán)或多次侵權(quán)作為主觀要件值得商榷。因為對侵權(quán)人而言，其最晚在法院、行政機關(guān)作出認定侵權(quán)行為成立的民事、行政或刑事裁決后，便已對侵權(quán)行為具有明確認知（最早在立案時已知涉嫌侵權(quán)）。以此為起算點，侵權(quán)人再次侵權(quán)至少可被認定為明知故犯，那么第三次乃至更多次數(shù)的侵權(quán)呢，再認定為主觀故意似乎不妥。否則，可能導致侵權(quán)人采取“螞蟻搬家”的方式反復侵權(quán)，只要控制好規(guī)模、不至于達到情節(jié)嚴重，就可能逃脫受到懲罰性賠償規(guī)制。因此，將重復侵權(quán)從客觀要件方面認定，更為合理。[4]
（四）懲罰性賠償基數(shù)的確定
《司法解釋》第五條規(guī)定：“人民法院確定懲罰性賠償數(shù)額時，應(yīng)當分別依照相關(guān)法律，以原告實際損失數(shù)額、被告違法所得數(shù)額或者因侵權(quán)所獲得的利益作為計算基數(shù)。該基數(shù)不包括原告為制止侵權(quán)所支付的合理開支；法律另有規(guī)定的，依照其規(guī)定。前款所稱實際損失數(shù)額、違法所得數(shù)額、因侵權(quán)所獲得的利益均難以計算的，人民法院依法參照該權(quán)利許可使用費的倍數(shù)合理確定，并以此作為懲罰性賠償數(shù)額的計算基數(shù)?！备鶕?jù)上述規(guī)定，可以明確的是，基數(shù)的計算方法與填平性賠償?shù)挠嬎惴椒ㄒ恢?，包括?quán)利人因被侵權(quán)所受到的實際損失、侵權(quán)人因侵權(quán)所獲得的利益以及權(quán)利許可使用費的倍數(shù)。但該基數(shù)中不能包括原告為制止侵權(quán)所支付的合理開支，也不能是酌定的法定賠償。而關(guān)于作為懲罰性賠償計算基礎(chǔ)的許可費倍數(shù)，有觀點認為，參照知識產(chǎn)權(quán)許可使用費的倍數(shù)合理確定實際損失或者侵權(quán)所得時，原則上只應(yīng)當考慮該許可費所針對的許可行為與該案侵權(quán)行為在權(quán)利性質(zhì)、許可時間、范圍等方面的可參考程度，不應(yīng)當考慮懲罰性因素。目的是為了避免雙重懲罰。[5]
（五）懲罰性賠償倍數(shù)的確定
在符合懲罰性賠償制度適用要件的前提下，確定了懲罰性賠償?shù)幕鶖?shù)之后，就需要進一步確定懲罰性賠償?shù)谋稊?shù)。懲罰性賠償倍數(shù)與情節(jié)嚴重程度具有對應(yīng)關(guān)系，方符合法律適用時的比例原則。為便于司法適用，限制自由裁量的濫用，侵權(quán)情節(jié)認定為嚴重時，可適用兩倍懲罰性賠償；情節(jié)比較嚴重可適用三倍懲罰性賠償；特別嚴重時，可適用四倍懲罰性賠償；情節(jié)極其嚴重時，如滿足“直接故意、完全以侵權(quán)為業(yè)、侵權(quán)規(guī)模大、持續(xù)時間長、損失或獲利巨大、舉證妨礙”等認定要件，則可以適用五倍懲罰性賠償，以此構(gòu)建懲罰性賠償倍數(shù)與侵權(quán)情節(jié)嚴重程度之間的一般對應(yīng)關(guān)系。[6]
必須注意的是，通過對案件情節(jié)與事實的分析確定適當數(shù)額的懲罰性賠償，應(yīng)當考慮的不僅僅是行為本身，而是整體的情況，包括侵權(quán)行為造成的損害后果甚至潛在消極影響的程度，侵權(quán)行為是個別情況還是更廣泛的經(jīng)營模式中的一部分等。在適用懲罰性賠償?shù)木唧w情節(jié)難以如同列出數(shù)學公式般精確計量的情況下，法院可以對懲罰性賠償?shù)臄?shù)額進行裁量。對于“情節(jié)嚴重”的判斷由法官根據(jù)案件事實進行裁量，作為分析懲罰性賠償是否適用以及后續(xù)懲罰性賠償?shù)暮侠頂?shù)額確定的重要環(huán)節(jié)。這是一個綜合性的因素，應(yīng)當考慮案件的整體情況，對侵權(quán)行為的手段、規(guī)模、持續(xù)時間、消極影響（包含直接影響與潛在影響），權(quán)利人遭受的實際損失或侵權(quán)獲得的經(jīng)濟收益，侵權(quán)人在整個行為過程中表現(xiàn)出的惡意程度以及是否采取補救措施等方面進行綜合分析。[7] 裁量性賠償?shù)倪m用場景是，雖有一定的證明損害賠償數(shù)額的證據(jù)，能夠大致確定賠償數(shù)額，但是損害賠償?shù)木唧w數(shù)額仍難以確定。此時，法官在計算賠償所需的部分數(shù)據(jù)確有證據(jù)支持的基礎(chǔ)上，可以根據(jù)案情運用裁量權(quán)確定計算賠償所需的其他數(shù)據(jù)，酌定公平合理的賠償數(shù)額。這實際上是在損害賠償計算出現(xiàn)困難時，以簡化計算的方式確定實際損失或者侵權(quán)獲利。這種裁量性賠償不是法定賠償，而是基于實際損失或者侵權(quán)獲利的賠償。對于這種以裁量方式確定的實際損失或者侵權(quán)獲利，可以作為懲罰性賠償?shù)挠嬎慊鶖?shù)。[8]
（六）懲罰性賠償數(shù)額與賠償總額的關(guān)系
關(guān)于懲罰性賠償數(shù)額是否包括基數(shù)，該問題在具體適用中存在一些爭議。從審判實踐來看，各地做法不一。有判決認為，懲罰性賠償數(shù)額就是包括基數(shù)在內(nèi)的總賠償數(shù)額。筆者認為，填平性賠償數(shù)額即基數(shù)和懲罰性賠償數(shù)額應(yīng)當分別單獨計算。也就是說，如果懲罰性賠償?shù)谋稊?shù)確定為1倍，那么被訴侵權(quán)人承擔的賠償總額應(yīng)當為填平性賠償數(shù)額加上懲罰性賠償數(shù)額之和，即為基數(shù)的兩倍。也就是說，懲罰性賠償數(shù)額與最終的賠償總額是兩個概念。對此，最高人民法院也已經(jīng)通過個案的裁判明確了上述的計算標準。
（七）同一案件中能否同時適用法定賠償和懲罰性賠償
一般都認為，一個案件中能否適用懲罰性賠償?shù)囊粋€重要前提是，能夠查明作為計算基數(shù)的損失或者獲利，在無法查明的情況下，則不能適用。但已有司法實踐認為，[9] 如果機械地認為只要全部數(shù)額不能查明就不能適用懲罰性賠償，會嚴重影響懲罰性賠償制度功能的發(fā)揮。對可以查明的部分可以適用懲罰性賠償，無法查明的部分，則可以同時適用法定賠償。舉重以明輕，在查明全部數(shù)額時，可以將此作為懲罰性賠償?shù)幕鶖?shù)；在僅查明部分數(shù)額時，部分金額自然也可以作為懲罰性賠償?shù)幕鶖?shù)。最終的賠償總額為“懲罰性賠償 + 法定賠償”。
具體到本案，被告作為同業(yè)競爭者，在明知原告的商標具有較高知名度的情況下，仍然在同類產(chǎn)品上使用與權(quán)利商標基本相同的標識，并且多次申請與權(quán)利商標近似的商標，侵權(quán)的主觀故意明顯。被告因為商標侵權(quán)行為被判處刑事責任，侵權(quán)產(chǎn)品出口銷售到多個國家，可以認定情節(jié)嚴重。二審法院據(jù)此認定本案可以適用懲罰性賠償并確定賠償金額，符合法律及《司法解釋》的規(guī)定。
