要旨：對于作品名稱構(gòu)成在先權(quán)利的判定，應(yīng)當(dāng)確定其能夠成為獨立的民事權(quán)益客體，是否符合民事權(quán)益保護的條件。作品名稱通常不具有獨創(chuàng)性而不能獲得《著作權(quán)法》保護。對于作品名稱是否可以構(gòu)成《反不正當(dāng)競爭法》意義上的在先權(quán)益，則要綜合對作品名稱的知名度、訴爭商標(biāo)與作品名稱的近似度、訴爭商標(biāo)申請注冊人的主觀過錯、訴爭商標(biāo)核定使用商品與作品的關(guān)聯(lián)度等諸要件進行審查；尤其要重點考慮作品名稱在形成一定知名度的過程中，各方當(dāng)事人對于作品名稱的約定及其在人、財、物等方面各自所作的貢獻。此外，對在先權(quán)益的認(rèn)定應(yīng)當(dāng)秉持謹(jǐn)慎態(tài)度，防止“超級”商標(biāo)的出現(xiàn)和對作品名稱的事實壟斷。

一、案情

2014年12月3日，北京新東方大愚文化傳播有限公司（下稱大愚公司）提出第15848744號“戀練有辭”商標(biāo)（下稱訴爭商標(biāo)，見下圖）的注冊申請，核定使用在第9類“已錄制的計算機程序（程序）；CD盤（只讀存儲器）”等商品上，專用權(quán)期限從2016年1月28日至2026年1月27日。朱某針對訴爭商標(biāo)，向國家知識產(chǎn)權(quán)局提出商標(biāo)權(quán)無效宣告請求，主張訴爭商標(biāo)的注冊構(gòu)成對其代理的朱某作品名稱的惡意搶注，損害了朱某的在先作品名稱權(quán)益，有害于社會主義道德風(fēng)尚并產(chǎn)生不良社會影響，違反了《中華人民共和國商標(biāo)法》（下稱《商標(biāo)法》）第七條，第十條第一款第（七）項、第（八）項，第十五條，第三十二條，第四十四條的規(guī)定。

國家知識產(chǎn)權(quán)局作出商評字〔2021〕第323572號《關(guān)于第15848744號“戀練有辭”商標(biāo)無效宣告請求裁定書》（下稱被訴裁定）。被訴裁定認(rèn)定：訴爭商標(biāo)未構(gòu)成《商標(biāo)法》第十五條第一款規(guī)定的情形。朱某對《戀練有詞：2015年考研詞匯識記與應(yīng)用大全》作品享有著作權(quán)。在訴爭商標(biāo)申請日前，該作品已出版發(fā)行并在后續(xù)多年內(nèi)連續(xù)出版，其在考研教學(xué)圖書領(lǐng)域具有一定知名度。鑒于該作品經(jīng)出版推廣所形成的商業(yè)價值亦蘊含于其作品名稱之中，朱某具備依據(jù)《商標(biāo)法》第三十二條之規(guī)定對其作品名稱提出主張的主體資格。訴爭商標(biāo)與朱某在先作品名稱中具有較強獨創(chuàng)性的文字“戀練有詞”構(gòu)成高度近似，將其作為商標(biāo)使用在相關(guān)商品上容易導(dǎo)致相關(guān)公眾混淆誤認(rèn)為其經(jīng)過朱某的許可或者與朱某存在特定聯(lián)系，致使朱某的在先權(quán)益可能受到損害，構(gòu)成《商標(biāo)法》第三十二條“損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利”所指情形。國家知識產(chǎn)權(quán)局裁定：訴爭商標(biāo)予以無效宣告。

二、審判

大愚公司不服被訴裁定，向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟，請求依法撤銷被訴裁定，并判令國家知識產(chǎn)權(quán)局重新作出裁定。

北京知識產(chǎn)權(quán)法院一審認(rèn)為：朱某對《戀練有詞：2015考研詞匯識記與應(yīng)用大全》等“戀練有詞”系列考研圖書享有著作權(quán)的事實，并不意味著其對“戀練有詞”標(biāo)志享有在先作品名稱權(quán)益。大愚公司注冊訴爭商標(biāo)具有正當(dāng)理由，不應(yīng)認(rèn)定訴爭商標(biāo)的注冊已構(gòu)成《商標(biāo)法》第三十二條所指“損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利”之情形。被訴裁定相關(guān)認(rèn)定有誤，依法予以糾正。

北京知識產(chǎn)權(quán)法院依照《中華人民共和國行政訴訟法》第七十條第（一）項、第（二）項之規(guī)定，撤銷被訴裁定，判令國家知識產(chǎn)權(quán)局重新作出裁定。

朱某不服一審判決提起上訴。

北京市高級人民法院經(jīng)審理認(rèn)為：本案中，朱某主張“戀練有詞”系《戀練有詞：2015考研詞匯識記與應(yīng)用大全》等作品不可分割的一部分，其對“戀練有詞”享有在先著作權(quán)。但“戀練有詞”作為作品名稱，其構(gòu)成過于簡單，不具備《著作權(quán)法》意義上認(rèn)定作品所需要的獨創(chuàng)性，未構(gòu)成在先著作權(quán)。

朱某主張“戀練有詞”亦屬于具有一定影響的標(biāo)志，從而享有在先權(quán)益。不可否認(rèn)，享有一定知名度的作品名稱因其知名度能夠給權(quán)益主體帶來商業(yè)價值及商業(yè)機會，從而構(gòu)成在先權(quán)益。但“戀練有詞”能否作為在先權(quán)益獲得保護，需要滿足以下要件：

一是“戀練有詞”作為作品名稱，在訴爭商標(biāo)申請日前是否已具有一定知名度或一定影響。

根據(jù)查明的事實，訴爭商標(biāo)申請日為2014年12月3日，而《戀練有詞：2015考研詞匯識記與應(yīng)用大全》一書的首次出版時間為2014年3月，即在訴爭商標(biāo)申請日前，“戀練有詞”作為作品名稱存在的時間不到一年?？紤]到考研圖書的時效性，該時間段內(nèi)“戀練有詞”作為作品名稱投入反復(fù)使用的可能性較低，朱某亦無證據(jù)證明其在其他作品名稱中使用了“戀練有詞”，故“戀練有詞”作為作品名稱在訴爭商標(biāo)申請日前并未取得較高的知名度。

二是訴爭商標(biāo)的注冊使用是否會導(dǎo)致相關(guān)公眾的混淆誤認(rèn)。

本案中，上文中已經(jīng)認(rèn)定訴爭商標(biāo)標(biāo)志與“戀練有詞”在文字構(gòu)成、呼叫、含義等方面高度相似，雖訴爭商標(biāo)核定使用的商品與《戀練有詞：2015考研詞匯識記與應(yīng)用大全》一書、2014視頻課程等商品或服務(wù)存在一定的關(guān)聯(lián)性，但基于上述圖書的前言介紹和新東方集團2014線上視頻課程的銷售，相關(guān)公眾不易將訴爭商標(biāo)核定使用的商品與《戀練有詞：2015考研詞匯識記與應(yīng)用大全》一書的著作權(quán)人朱某聯(lián)系在一起，亦不會誤以為訴爭商標(biāo)的注冊經(jīng)過朱某的許可或者訴爭商標(biāo)與朱某之間存在特定聯(lián)系。朱某、大愚公司與案外人簽訂的《著作權(quán)代理協(xié)議》之終止協(xié)議中禁止朱某使用“戀練有詞”的約定，亦消除了相關(guān)公眾的混淆誤認(rèn)。故訴爭商標(biāo)的注冊未違反《商標(biāo)法》第三十二條前半段的規(guī)定。

三是訴爭商標(biāo)的注冊是否有違誠實信用原則。

朱某主張“戀練有詞”系其與案外人唐某所創(chuàng)造，但《戀練有詞：2015考研詞匯識記與應(yīng)用大全》一書前言中朱某已經(jīng)提及“戀練有詞”四個字的締造者另有他人。根據(jù)2013年1月迅程公司與朱某簽訂的《課程錄制合同》，新東方在線2014“戀練”有詞?考研詞匯（暫定名）課程（下稱2014視頻課程）的錄制和銷售由迅程公司負(fù)責(zé)，朱某完成2014視頻課程錄制工作及提供相應(yīng)課程腳本/講義，迅程公司按照2014視頻課程收入的一定比例支付朱某產(chǎn)品錄制費用。從2012年新東方集團推出“戀練有詞”考研英語課程至今，新東方集團和迅程公司均對“戀練有詞”課程的設(shè)置和推廣，投入了大量的人力和資金，而《著作權(quán)代理協(xié)議》之終止協(xié)議中也已約定禁止朱某使用“戀練有詞”，故新東方集團和迅程公司后續(xù)享有“戀練有詞”商標(biāo)所帶來的商業(yè)價值和商業(yè)機會亦屬應(yīng)有之義。新東方集團和迅程公司均對大愚公司申請注冊訴爭商標(biāo)的行為進行了追認(rèn)，故訴爭商標(biāo)的注冊并未損害商標(biāo)注冊秩序，亦未有違誠實信用原則。原審判決認(rèn)定“戀練有詞”構(gòu)成在先權(quán)利應(yīng)屬不當(dāng)，但不影響結(jié)論，本院僅以指正。

據(jù)此，北京市高級人民法院依照《中華人民共和國行政訴訟法》第八十九條第一款第（一）項之規(guī)定，判決駁回上訴，維持原判。[1]

三、重點評析

本案爭議焦點是訴爭商標(biāo)是否損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)益。對此，可綜合以下要素進行審查。

（一）作品名稱是否構(gòu)成在先權(quán)利

本案中，朱某主張“戀練有詞”系《戀練有詞：2015考研詞匯識記與應(yīng)用大全》等作品不可分割的一部分，即“戀練有詞”作為作品名稱，亦構(gòu)成作品，應(yīng)當(dāng)受到《著作權(quán)法》的保護。但從各國獨創(chuàng)性標(biāo)準(zhǔn)的差異看，無論是英美法系側(cè)重于從“作者創(chuàng)作投入量”對作品獨創(chuàng)性作客觀判斷，還是大陸法系著重于從“作者創(chuàng)造性程度”對作品獨創(chuàng)性作主觀判斷，均離不開對作品創(chuàng)作過程的審視。作品名稱一般系對作品內(nèi)容的高度概括，其對于公眾而言通常具有標(biāo)示功能。雖作品名稱作為作品不可分割的一部分而存在，但因其對內(nèi)容高度概括而在形式上相對短小，且可能包含多重含義和表達，因此不能與作品內(nèi)容割裂開來獨立作為作品而存在。北京市高級人民法院2018年發(fā)布的《侵害著作權(quán)案件審理指南》關(guān)于“作品標(biāo)題、人物稱謂一般不作為作品給予保護”的規(guī)定，即充分考慮了作品名稱此種表現(xiàn)形式和特點。

從權(quán)利法的角度來說，作品名稱不能獲得靜態(tài)的、封閉的保護；但從行為法的角度，作品構(gòu)成商品，作品名稱亦可因其使用強度而起到標(biāo)識來源或聯(lián)系商品提供者的作用。若作品名稱因具有一定知名度而不再單純局限于作品本身，而是通過與特定商品或服務(wù)的商業(yè)主體或其商業(yè)行為相結(jié)合，使相關(guān)商業(yè)主體據(jù)此獲得作品發(fā)行以外的商業(yè)價值與交易機會時，則該作品名稱可構(gòu)成《商標(biāo)法》第三十二條所指的“在先權(quán)利”。[2]

（二）認(rèn)定作品名稱構(gòu)成在先權(quán)益的考量

最高人民法院通過司法解釋的形式對作品名稱構(gòu)成在先權(quán)益的要件給予了明確規(guī)定，即“具有較高知名度，將其作為商標(biāo)使用在相關(guān)商品上容易導(dǎo)致相關(guān)公眾誤認(rèn)為其經(jīng)過權(quán)利人的許可或者與權(quán)利人存在特定聯(lián)系，當(dāng)事人以此主張構(gòu)成在先權(quán)益的，人民法院予以支持?！?/span>[3]結(jié)合該規(guī)定，判斷作品名稱能否成為商標(biāo)法保護的合法權(quán)益，可以考慮以下因素：

1.作品名稱是否具有較高知名度

作品名稱是否具有較高知名度的判斷時間節(jié)點應(yīng)在訴爭商標(biāo)申請日之前。正如有觀點提到的，商標(biāo)的保護范圍類似電筒的光照范圍，商標(biāo)的顯著性如同電池的強度，商標(biāo)的知名度如同電筒的高度，電池越強，電筒越高，光照的范圍也就越亮和越大，商標(biāo)的保護范圍也應(yīng)該越強和越大。[4]因作品名稱的知名度較為緊密地依附于作品本身，故作品本身的藝術(shù)性高低、出版發(fā)行情況、改編及衍生產(chǎn)品的創(chuàng)作等因素，均可以佐證作品名稱具有較高知名度。需要注意的是，在《著作權(quán)法》框架下對作品名稱知名度進行的考量，不能當(dāng)然地輻射到訴爭商標(biāo)的商標(biāo)使用行為，而要結(jié)合訴爭商標(biāo)核定使用的商品或服務(wù)類別進行考量。

2.作品名稱與訴爭商標(biāo)的近似程度、作品及其衍生產(chǎn)品與訴爭商標(biāo)核定使用商品或服務(wù)的類似程度

有關(guān)標(biāo)志近似和商品或服務(wù)類似的判定標(biāo)準(zhǔn)，可以參照《商標(biāo)法》第三十條的適用標(biāo)準(zhǔn)。需要說明的是，囿于作品名稱高度概括性的特點，訴爭商標(biāo)標(biāo)志需要與作品名稱達到高度一致的情況下，才宜認(rèn)定為標(biāo)志近似。在類似商品或服務(wù)的判定上，因作品名稱一般依附于作品或其衍生品，其所指向的商品或服務(wù)的范圍較窄，故較難與訴爭商標(biāo)核定使用的商品或服務(wù)構(gòu)成類似。在第10895939號“舒克天昆百果”商標(biāo)無效宣告請求行政糾紛案[5]中，法院即認(rèn)定，訴爭商標(biāo)核定使用在椰棗、干棗等商品上，與“舒克和貝塔”的角色名稱在圖書、連環(huán)畫、月刊、動畫片、舞臺劇、智能故事機等商品，在功能、用途、生產(chǎn)部門、銷售渠道、消費群體等方面差距過大。本案中，朱某主張的“戀練有詞”作品名稱使用于圖書作品上，而訴爭商標(biāo)核定使用在“已錄制的計算機程序（程序）；CD盤（只讀存儲器）”等商品上，即便該作品名稱曾使用在課程或視頻中，二者也難以認(rèn)定為相同或類似商品。

3.訴爭商標(biāo)的申請注冊是否容易造成相關(guān)公眾混淆誤認(rèn)

對于適用《商標(biāo)法》第三十二條在先權(quán)利規(guī)定的商標(biāo)授權(quán)確權(quán)案件而言，“混淆可能性”是重要的審查規(guī)則。具有較高知名度的作品名稱，因其通常與特定作品之間建立了穩(wěn)定的指向關(guān)系，消費者亦將對于作品或其衍生商品的信賴和認(rèn)可投射到相關(guān)商品或服務(wù)上。故此種情形下，權(quán)利人據(jù)此獲得了作品名稱所負(fù)載的具有商業(yè)標(biāo)識性質(zhì)的在先權(quán)益。

4.訴爭商標(biāo)申請人是否具有主觀惡意

訴爭商標(biāo)申請人具有主觀惡意，通常存在以下幾種表現(xiàn)形式：訴爭商標(biāo)申請人與在先權(quán)利人是否存在商業(yè)關(guān)系；二者所處地域以及經(jīng)營范圍是否具有同一性；訴爭商標(biāo)申請人事前是否知悉作品名稱的相關(guān)情況；訴爭商標(biāo)申請人后續(xù)使用訴爭商標(biāo)是否存在不正當(dāng)手段；訴爭商標(biāo)申請人申請注冊該商標(biāo)，是否存在合理事由等。[6]

如果訴爭商標(biāo)申請人具有合理理由，亦可阻卻其他表現(xiàn)形式而排除主觀惡意要件。在本案中，朱某曾在大愚公司的關(guān)聯(lián)公司擔(dān)任過授課講師，也曾與上述機構(gòu)簽訂過《課程錄制合同》《著作權(quán)代理協(xié)議》，從上述主觀惡意的表現(xiàn)形式來說，二者之間具有商業(yè)關(guān)系，訴爭商標(biāo)申請人在事前也知悉作品名稱的相關(guān)情況。但綜合以下因素,訴爭商標(biāo)申請人申請注冊訴爭商標(biāo)具有合理事由，阻卻了主觀惡意的其他表現(xiàn)形式的認(rèn)定。（1）朱某開始對外講授“戀練有詞”考研英語課程系在新東方集團的職務(wù)行為。（2）根據(jù)朱某、大愚公司與案外人簽訂的《著作權(quán)代理協(xié)議》之終止協(xié)議中的約定，朱某不得在上述協(xié)議終止后繼續(xù)使用“戀練有詞”或新東方集團的企業(yè)標(biāo)志。朱某作為協(xié)議一方，對此系明知。（3）大愚公司作為新東方集團的全資子公司，其注冊訴爭商標(biāo)的行為，得到了迅程公司的委托授權(quán)，且新東方集團亦未表示反對。

5.作品名稱較高知名度的貢獻主體

上文提及，作品名稱構(gòu)成在先權(quán)益，在于作品名稱的高強度使用。但不同使用主體對于作品名稱較高知名度貢獻價值的大小，對于作品名稱權(quán)利人的認(rèn)定及其能否行使在先權(quán)利亦較為重要。

在“王麻子”商標(biāo)權(quán)無效宣告行政糾紛案中，法院認(rèn)定，訴爭商標(biāo)申請人對制作技藝的傳承等方面發(fā)揮了較大作用，但包括訴爭商標(biāo)申請人在內(nèi)的所有子女均享有合法權(quán)益，故訴爭商標(biāo)申請人不應(yīng)禁止其他子女對該標(biāo)志的合法使用。[7][8]再如本案，如可認(rèn)定“戀練有詞”這一作品名稱構(gòu)成在先權(quán)益，考慮到相關(guān)課程由大愚公司的關(guān)聯(lián)公司錄制、銷售，朱某已獲得錄制課程報酬，以及自2012年新東方集團推出“戀練有詞”考研英語課程至今，大愚公司的關(guān)聯(lián)公司對課程的設(shè)置進行了大量推廣等因素，大愚公司而非朱某可享有“戀練有詞”這一作品名稱所帶來的商業(yè)價值。

此外，對于已超過著作權(quán)保護期限，當(dāng)事人主張對作品名稱予以保護的，一般不予支持。

四、結(jié)論

《著作權(quán)法》未給予作品名稱保護的原因之一系出于公共利益的考慮，即防止對科學(xué)文化藝術(shù)的傳播造成障礙。而在《商標(biāo)法》《反不正當(dāng)競爭法》的語境下，如作品名稱構(gòu)成在先權(quán)益，則可以納入《商標(biāo)法》第三十二條中在先權(quán)利的保護范圍，等同于給予其未注冊馳名商標(biāo)的保護力度，[9]由此造成作品名稱在作品及其衍生產(chǎn)品上形成壟斷，進而演變?yōu)椤俺壣虡?biāo)”。因此，作品名稱構(gòu)成在先權(quán)益的認(rèn)定，應(yīng)慎之又慎。