此前，小知曾在“十萬(wàn)個(gè)為什么”商標(biāo)案中與大家討論過(guò)商標(biāo)是否屬于商品通用名稱的考量因素。商標(biāo)構(gòu)成“通用名稱”，對(duì)于商標(biāo)權(quán)利人來(lái)說(shuō)意味著自己注冊(cè)的商標(biāo)隨時(shí)面臨著“被撤銷”“他人可以隨意使用”的巨大風(fēng)險(xiǎn)，從而導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失。本期以案釋法，小知將通過(guò)北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院審理的另外一起案件，繼續(xù)討論判斷商標(biāo)是否構(gòu)成商品通用名稱應(yīng)該考慮哪些因素，一起來(lái)看看吧！

案情簡(jiǎn)介

科某公司系G745098號(hào)、G697132號(hào)、G991379號(hào)、第1078848號(hào)、第1603199號(hào)“LGG”系列注冊(cè)商標(biāo)（簡(jiǎn)稱“LGG”系列商標(biāo)）的商標(biāo)權(quán)人，科某公司發(fā)現(xiàn)某品牌“純益生菌發(fā)酵乳”等四種商品（簡(jiǎn)稱被訴侵權(quán)商品）在包裝、宣傳文案、配料表中使用了與“LGG”系列商標(biāo)完全相同的“LGG”標(biāo)識(shí)，并在被訴侵權(quán)商品包裝、官方旗艦店、公眾號(hào)等上稱其商品含有“1000億LGG益生菌”，宣傳其為“LGG”授權(quán)者，使用“全國(guó)唯一” “益生菌是未來(lái)的疫苗”“益生菌將取代抗生素”等宣傳語(yǔ)，遂向一審法院起訴請(qǐng)求判令A公司、B公司、C公司（合稱時(shí)簡(jiǎn)稱被告A、B、C三公司）立即停止侵害科某公司“LGG”系列商標(biāo)專用權(quán)的行為并立即停止在被訴侵權(quán)商品包裝、官方旗艦店、公眾號(hào)等上的虛假宣傳，D公司、E公司立即停止生產(chǎn)被訴侵權(quán)商品，涉案五公司在《中國(guó)市場(chǎng)監(jiān)管報(bào)》顯著位置刊登聲明以消除影響并承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。

一審法院經(jīng)審理認(rèn)為，“LGG”不構(gòu)成鼠李糖乳桿菌商品的通用名稱，被告A、B、C三公司的被訴行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)行為及虛假宣傳的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。

涉案五公司不服一審判決，上訴至北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院，請(qǐng)求法院撤銷一審判決，改判駁回科某公司一審的全部訴訟請(qǐng)求。理由如下：

1.涉案五公司的行為并未侵犯科某公司的商標(biāo)專用權(quán)，其相關(guān)訴求不應(yīng)得到法律支持。“LGG”是鼠李糖乳桿菌的菌株號(hào)，正式名稱為“鼠李糖乳桿菌GG株”（Lactobacillus rhamnosus GG，簡(jiǎn)寫(xiě)為Lactobacillus GG 或 LGG)，“鼠李糖乳桿菌GG株”屬于益生菌商品上的通用名稱，“LGG”作為益生菌“鼠李糖乳桿菌GG株”的簡(jiǎn)稱及鼠李糖乳桿菌的株號(hào)，當(dāng)然屬于益生菌產(chǎn)品上的通用名稱。被訴侵權(quán)商品使用“LGG”文字僅僅為了標(biāo)明產(chǎn)品的添加成分，并非商標(biāo)法意義上的使用，屬于商標(biāo)法第五十九條第（一）項(xiàng)規(guī)定的正當(dāng)使用。被訴侵權(quán)商品“酸奶、植物素酸奶”與“益生菌”商品不相同也不類似。涉案五公司有權(quán)按照行業(yè)管理規(guī)定標(biāo)注菌株號(hào)“LGG”。

2.涉案五公司對(duì)被訴侵權(quán)商品如實(shí)進(jìn)行宣傳使用不構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。“LGG”是“鼠李糖乳桿菌GG株”的簡(jiǎn)稱及菌株號(hào)，雖然科某公司將其注冊(cè)為商標(biāo)，但也不能改變“LGG”的固有含義，涉案五公司在“LGG”固有含義范圍內(nèi)使用合理合法。“LGG”益生菌發(fā)現(xiàn)者許可涉案五公司使用其最新“LGG”專利，且涉案五公司關(guān)聯(lián)公司確屬在中國(guó)大陸建立的第一家“LGG”益生菌的生產(chǎn)商，其使用 “中國(guó)第一家生產(chǎn)益生菌LGG企業(yè)”、“益生菌LGG發(fā)現(xiàn)者全球獨(dú)家授權(quán)專利產(chǎn)品”等宣傳語(yǔ)并非虛假宣傳。“LGG”系由Gorbach 和 Goldin教授最早發(fā)現(xiàn)并命名的益生菌菌株，“LGG”的命名同樣來(lái)自兩位教授名字首字母，雖然科某公司惡意將“LGG”注冊(cè)為商標(biāo)，但是“LGG”文字與Gorbach 和 Goldin教授聯(lián)系的緊密度，明顯高于科某公司，一審判決認(rèn)為涉案五公司使用含有“LGG”的宣傳語(yǔ)易使消費(fèi)者誤認(rèn)與科某公司產(chǎn)生聯(lián)系，與事實(shí)不符。

法律分析

商標(biāo)法第十一條第一款第（一）項(xiàng)規(guī)定，僅有本商品的通用名稱的標(biāo)志不得作為商標(biāo)注冊(cè)。

商標(biāo)法第五十九條規(guī)定，注冊(cè)商標(biāo)中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號(hào)，或者直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)，或者含有的地名，注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人無(wú)權(quán)禁止他人正當(dāng)使用。

被訴侵權(quán)商品一

北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理查明，鼠李糖乳桿菌，其學(xué)名應(yīng)為“鼠李糖乳桿菌GG株”（Lactobacillus rhamnosus GG strain），屬于乳酸桿菌（Lactobacillu）菌屬、鼠李糖乳桿菌（rhamnosus）菌種，“GG”是代表其發(fā)現(xiàn)者。鼠李糖乳桿菌提取自人體腸道，是客觀存在的一種事物，發(fā)現(xiàn)于1983年。對(duì)于鼠李糖乳桿菌這一客觀存在的事物，并無(wú)法律規(guī)定、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以“LGG”對(duì)其進(jìn)行命名。衛(wèi)生部衛(wèi)食新準(zhǔn)字（2007）第0001號(hào)批復(fù)文件、2011年第25號(hào)公告，衛(wèi)生部監(jiān)督局衛(wèi)監(jiān)食便函【2018】140號(hào)函，衛(wèi)生健康食品司衛(wèi)監(jiān)督食一便函【2008】140號(hào)回函四文件亦非法律規(guī)定或者國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文件之一，其措辭的嚴(yán)謹(jǐn)性亦與上述三種性質(zhì)的文件并不相同。因此，僅憑前述文件尚不足以充分證明“LGG”已構(gòu)成鼠李糖乳桿菌的法定通用名稱。

被訴侵權(quán)商品二

是否構(gòu)成約定俗成的通用名稱，一般以全國(guó)范圍內(nèi)相關(guān)公眾的通知認(rèn)識(shí)為判斷標(biāo)準(zhǔn)，不能以部分從業(yè)者的認(rèn)識(shí)為標(biāo)準(zhǔn)。鼠李糖乳桿菌發(fā)現(xiàn)于1983年，根據(jù)雙方提交的證據(jù)，國(guó)內(nèi)最早開(kāi)始出現(xiàn)其作為食品添加開(kāi)始于2005年，自此鼠李糖乳桿菌才開(kāi)始逐漸為相關(guān)公眾所認(rèn)知。而在此之前，科某公司早已就“LGG”申請(qǐng)了相關(guān)注冊(cè)商標(biāo)，在此之后，科某公司作為“LGG”品牌鼠李糖乳桿菌的提供者之一，與國(guó)內(nèi)的食品生產(chǎn)商進(jìn)行了合作。在此過(guò)程中，科某公司通過(guò)合作協(xié)議、授權(quán)協(xié)議等對(duì)“LGG”標(biāo)識(shí)進(jìn)行了使用。雖然在部分期刊、論文、圖書(shū)當(dāng)中出現(xiàn)了將“LGG”作為鼠李糖乳桿菌簡(jiǎn)稱指代的現(xiàn)象，但上述指稱，并不能作為“LGG”已經(jīng)成為商品通用名稱的充分證據(jù)。且學(xué)術(shù)研究中的使用方式不等同于相關(guān)公眾的認(rèn)識(shí)，判斷是否構(gòu)成約定俗成的通用名稱，主要還應(yīng)以相關(guān)公眾的通常認(rèn)識(shí)為標(biāo)準(zhǔn)，而商品的生產(chǎn)者與消費(fèi)者是最主要的相關(guān)公眾。除科某公司通過(guò)商品銷售、商標(biāo)授權(quán)的方式大規(guī)模使用“LGG”外，國(guó)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者使用“LGG”作為其生產(chǎn)、銷售的商品名稱并未形成慣例，亦無(wú)證據(jù)證明消費(fèi)者或其他相關(guān)公眾將“LGG”等同于鼠李糖乳桿菌這一客觀事物，故“LGG”亦非約定俗成的通用名稱。綜上，涉案五公司主張“LGG”已經(jīng)成為鼠李糖乳桿菌商品的通用名稱的主張，缺乏充分事實(shí)依據(jù)，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院不予采納。

最終，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院判決駁回上訴，維持原判。

法官提示

判斷商標(biāo)是否構(gòu)成商品通用名稱時(shí)，商標(biāo)屬于法定的商品名稱或者約定俗成的商品名稱的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其屬于商標(biāo)法第十一條第一款第（一）項(xiàng)所指的通用名稱。

依據(jù)法律規(guī)定或者國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)屬于商品通用名稱的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為通用名稱。相關(guān)公眾普遍認(rèn)為某一名稱能夠指代一類商品的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為約定俗成的通用名稱。被專業(yè)工具書(shū)、辭典等列為商品名稱的，可以作為認(rèn)定約定俗成的通用名稱的參考。約定俗成的通用名稱一般以全國(guó)范圍內(nèi)相關(guān)公眾的通常認(rèn)識(shí)為判斷標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于由于歷史傳統(tǒng)、風(fēng)土人情、地理環(huán)境等原因形成的相關(guān)市場(chǎng)固定的商品，在該相關(guān)市場(chǎng)內(nèi)通用的稱謂，人民法院可以認(rèn)定為通用名稱。訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人明知或者應(yīng)知其申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)為部分區(qū)域內(nèi)約定俗成的商品名稱的，人民法院可以視其申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)為通用名稱。