為了制止搶注他人有一定影響的未注冊商標的行為，《商標法》第三十二條規(guī)定：“申請商標注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標?！?strong>其中的“不正當手段”屬于不確定的法律概念，由此產(chǎn)生了以下疑問：“不正當手段”的具體含義是什么？以“正當手段”搶注他人的未注冊商標為何無須禁止？是否有必要修改《商標法》第三十二條？
為了回答上述問題，本文第一部分首先梳理目前對“不正當手段”要件的解釋。現(xiàn)有觀點普遍認為，申請人應“明知或應知他人的在先商標”；另有觀點認為，申請人還應“有利用在先商標商譽的惡意”或“搶先注冊可能導致混淆”。第二部分從體系解釋的角度指出，“不正當手段”不應解釋為“明知或應知他人的在先商標”，因為申請人“明知他人在先商標”時應適用《商標法》第十五條，“應知他人在先商標”可從《商標法》第三十二條后段“他人有一定影響的商標”中推出。第三部分指出，《商標法》第三十二條后段的立法目的是避免未注冊商標與他人之間已經(jīng)建立的聯(lián)系被破壞。因此，“不正當手段”原則上應解釋為“容易導致混淆的方式”，即在同一種商品或者類似商品上注冊相同或近似的商標。第四部分提出，“沒有利用在先商標商譽的惡意”的搶先注冊雖可能導致混淆，但為了鼓勵注冊，應作為“不正當手段”的例外而允許注冊，混淆時應由在先使用人附加區(qū)別性標識。第五部分在考察比較法規(guī)定后，建議將《商標法》第三十二條后段的“不正當手段”要件具體化，以“容易導致混淆的方式”為原則，以“沒有利用在先商標商譽的惡意”為例外。
一、“不正當手段”要件的解釋分歧
對于《商標法》第三十二條中“不正當手段”的含義，目前存在以下幾種不同的解釋。
（一）將“不正當手段”解釋為明知或應知他人的在先商標
這種觀點認為，“不正當手段”是指明知或者應知他人在先使用的未注冊商標存在而搶先注冊的。例如，國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)布的《商標審查審理指南》第十五章第5條規(guī)定：“系爭商標申請人明知或者應知他人在先使用未注冊商標存在而搶先注冊的，判定為采取了‘不正當手段’，可綜合考慮下列因素：（1）系爭商標申請人與在先使用人曾有貿(mào)易往來或合作關系，或者曾就達成上述關系進行過磋商；（2）系爭商標申請人與在先商標使用人共處相同地域或地緣接近，或者屬于同行業(yè)競爭關系；（3）系爭商標申請人與在先使用人曾發(fā)生過其他糾紛，可知曉在先使用人商標；（4）系爭商標申請人與在先使用人曾有內(nèi)部人員往來關系；（5）系爭商標申請人與在先商標使用人具有親屬關系；（6）系爭商標申請人利用在先使用人有一定影響商標的聲譽和影響力進行誤導宣傳，脅迫在先使用人與其進行貿(mào)易合作，向在先使用人或者他人索要高額轉(zhuǎn)讓費、許可使用費或者侵權(quán)賠償金等行為；（7）他人商標具有較強顯著性或較高知名度，系爭商標與之相同或高度近似；（8）其他明知或者應知他人在先使用未注冊商標存在的情形。”
（二）將“不正當手段”解釋為明知或應知他人的在先商標且有利用該商標商譽的惡意
這種觀點認為，“不正當手段”是指明知或應知他人在先使用的商標且有利用該商標商譽的惡意。例如，《最高人民法院關于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第二十三條規(guī)定：“在先使用人主張商標申請人以不正當手段搶先注冊其在先使用并有一定影響的商標的，如果在先使用商標已經(jīng)有一定影響，而商標申請人明知或者應知該商標，即可推定其構(gòu)成‘以不正當手段搶先注冊’。但商標申請人舉證證明其沒有利用在先使用商標商譽的惡意的除外?！薄侗本┦懈呒壢嗣穹ㄔ荷虡耸跈?quán)確權(quán)行政案件審理指南》也持類似觀點。[1]
（三）將“不正當手段”解釋為明知或應知他人的在先商標且可能導致混淆
這種觀點認為，“不正當手段”是指明知或應知他人在先使用的商標且搶先注冊行為可能導致相關公眾混淆。例如，何懷文認為，在“明知或應知他人在先使用商標”之外，搶先注冊行為可能導致消費者混淆，這才應該是“不正當手段”的法律本質(zhì)。我國《商標法》不是為注冊商標而注冊商標，商標注冊審查和管理都是為了使注冊商標實際用于商品，識別商品來源，避免消費者混淆。為此，明知或應知他人在先使用的商標，仍在同種或類似商品上申請注冊相同或近似標志，蓄意制造市場混淆，妨害他人經(jīng)營行為，應當屬于采用“不正當手段”的競爭行為。[2]
二、將“不正當手段”解釋為“明知或應知他人的在先商標”違反體系解釋
“不正當手段”的文義模糊，導致解釋分歧。在文義解釋沒有確切答案時，應結(jié)合制止搶注未注冊商標的其他法律規(guī)定，通過體系解釋，明確該要件的含義。
（一）將“不正當手段”解釋為“明知或應知他人的在先商標”與《商標法》第十五條第二款重復
目前對“不正當手段”的三種解釋都認為申請人應“明知或應知他人的在先商標”。如前所述，《商標審查審理指南》還列舉了7種判斷“明知或者應知”從而構(gòu)成“不正當手段”的具體情形。但是，《商標法》第十五條第二款已經(jīng)規(guī)定，因代理、代表關系之外的合同、業(yè)務往來關系或其他關系而明知他人商標存在的，該他人可以禁止這種搶注。[3]最高人民法院司法解釋對“其他關系”列舉的5種情形，[4]與《商標審查審理指南》中前6種“明知”的情形基本一致。因此，只要存在這些“明知他人商標存在”的情形，無論他人的商標有無一定影響，都可以依據(jù)《商標法》第十五條第二款禁止搶注，無需再適用第三十二條后段。在這種情況下，第十五條第二款與第三十二條后段的規(guī)定存在重復，將導致第三十二條后段的規(guī)定在很大程度上失去意義。[5]
（二）“不正當手段”不應解釋為“明知或應知他人的在先商標”
本文認為，“不正當手段”不應解釋為“明知或應知他人的在先商標”。首先，根據(jù)體系解釋，《商標法》第十五條與第三十二條應規(guī)制不同的搶注行為。第三十二條后段的“不正當手段”應排除申請人“明知他人商標”的情形。第十五條第二款規(guī)制的是基于特殊關系“明知”他人未注冊商標而搶注的行為。如果申請人“明知”他人商標存在，不要求他人商標“有一定影響”，就可依據(jù)第十五條第二款禁止搶注。其次，第三十二條后段規(guī)制的是“應知”他人有一定影響的未注冊商標而搶注的行為。此時，由于申請人不“明知”他人商標存在，因此需要他人商標“有一定影響”，由此推定申請人“應知”該商標存在。既然“應知”是從“他人有一定影響的商標”中推出的，那么，第三十二條后段只要規(guī)定搶注的是“他人有一定影響的商標”即可，無須再規(guī)定申請人“應知”他人的在先商標。
因此，《商標審查審理指南》將“不正當手段”解釋為申請人“明知或應知他人的在先商標”并不妥當。該指南列舉的“不正當手段”的前6種情形都屬于申請人因特殊關系而“明知他人在先商標”，應適用《商標法》第十五條第二款。第7種情形“他人商標具有較強顯著性或較高知名度，系爭商標與之相同或高度近似”則與《商標法》第三十二條后段“他人有一定影響的商標”含義重復，也沒有必要再將該情形納入“不正當手段”之中。
三、將“不正當手段”解釋為“容易導致混淆的方式”符合保護聯(lián)系的立法目的
上述體系解釋從反面將“明知或應知他人的在先商標”排除在“不正當手段”的含義之外，但要從正面確定“不正當手段”的含義，還應考察《商標法》第三十二條后段的立法目的，通過目的解釋明確該要件的含義。
（一）《商標法》第三十二條后段的立法目的是避免聯(lián)系被破壞
從表面上看，《商標法》第三十二條后段的立法目的是禁止惡意搶注未注冊商標的行為。[6]實際上，《商標法》第三十二條后段之所以要求未注冊商標是“他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標”，是為了確保未注冊商標已經(jīng)與他人建立了聯(lián)系。搶注此類未注冊商標可能破壞已經(jīng)建立的聯(lián)系，[7]造成相關公眾的混淆，故有禁止搶注的必要。因此，《商標法》第三十二條后段保護的本質(zhì)是未注冊商標與商品來源之間已經(jīng)建立的聯(lián)系，真正的立法目的是避免這種聯(lián)系被破壞。
（二）“不正當手段”原則上應解釋為“容易導致混淆的方式”
從立法目的來看，第三種解釋認為“不正當手段”的本質(zhì)是搶先注冊行為可能導致相關公眾混淆，最符合《商標法》第三十二條后段的立法目的。為了實現(xiàn)保護聯(lián)系的立法目的，凡是容易導致混淆的搶注都應當予以禁止。因此，“不正當手段”原則上應解釋為“容易導致混淆的方式”，具體是指在同一種商品或者類似商品上注冊相同或近似的商標。當在先商標已經(jīng)產(chǎn)生了一定影響后，申請人在同一種商品或者類似商品上注冊相同或近似的商標，就容易導致混淆，屬于以“不正當手段”搶先注冊。
四、將“沒有利用在先商標商譽的惡意”作為“不正當手段”的例外可兼顧鼓勵注冊的立法目的
最高人民法院的司法解釋將“不正當手段”解釋為，“明知或應知他人在先使用的商標且有利用該商標商譽的惡意”。上文已述，“明知他人在先商標”應適用《商標法》第十五條，而“應知他人在先商標”可從“他人有一定影響的商標”中推出。因此，這里主要分析“有利用在先商標商譽的惡意”與“容易導致混淆的方式”之間的關系，并分析是否應將“沒有利用在先商標商譽的惡意”作為“不正當手段”的例外。
（一）“沒有利用在先商標商譽的惡意”的情形
原則上，申請人以“容易導致混淆的方式”，即在同一種商品或者類似商品上注冊與他人有一定影響的商標相同或近似的商標，可推定申請人“有利用在先商標商譽的惡意”。但在下列情形中，申請人可能“沒有利用在先商標商譽的惡意”：
第一，他人的在先商標雖有一定影響，但影響范圍有限，申請人不“應知”在先商標而搶先注冊，可以認為申請人“沒有利用在先商標商譽的惡意”。
第二，申請人在他人的在先商標還沒有一定影響時就開始使用該商標，并在獲得一定知名度后申請注冊，此時申請人可能沒有利用在先商標商譽的惡意。例如，在“氟美斯”案中，撫順博格公司在營口玻纖公司使用“氟美斯FMS”商標僅一個月后就開始使用該商標，并在其銷售規(guī)模大于營口玻纖公司后申請注冊該商標。最高人民法院認為，申請人沒有利用在先商標商譽的惡意，應允許其注冊。[8]
第三，申請人在他人在先商標的影響范圍限于某個地域時申請注冊該商標，隨后在其他地域使用該商標并獲得一定知名度，此時申請人也可能沒有利用在先商標商譽的惡意。例如，在“鴨王”案中，他人先在北京將“鴨王”商標使用在餐館服務上，但影響范圍僅限于北京。此時申請人申請注冊“鴨王”商標，并在上海將“鴨王”商標使用在餐館服務上并獲得一定知名度。最高人民法院認為，申請人沒有利用在先商標商譽的惡意，應允許其注冊。[9]
（二）“沒有利用在先商標商譽的惡意”的搶先注冊也可能導致混淆
申請人“沒有利用在先商標商譽的惡意”而搶先注冊，在客觀上也可能破壞他人已經(jīng)建立的聯(lián)系并造成混淆。因為即使申請人在申請時沒有利用在先商標商譽的惡意，但申請人注冊商標后有權(quán)在全國范圍內(nèi)使用。加上如今網(wǎng)絡發(fā)達，信息傳播和商品流通都很便利，注冊商標的使用范圍很容易擴大到在先使用人的使用地域，容易使同一商標指向兩個不同的來源，破壞在先商標與在先使用人之間已經(jīng)建立的聯(lián)系，使相關公眾產(chǎn)生混淆。
因此，即使申請人“沒有利用在先商標商譽的惡意”，在同一種商品或者類似商品上搶先注冊與他人有一定影響的商標相同或近似的商標，也屬于以“容易導致混淆的方式”搶先注冊。此時的問題就變成了：應將注冊該商標的權(quán)利一直保留給在先使用人以杜絕混淆，還是應允許他人在“沒有利用在先商標商譽的惡意”時搶先注冊該商標？
（三）將“沒有利用在先商標商譽的惡意”排除在“不正當手段”之外可兼顧鼓勵注冊的立法目的
本文認為，我國《商標法》采注冊主義，鼓勵注冊并使用商標，不鼓勵只使用不注冊商標。[10]因為注冊商標比未注冊商標的公示效果更好，他人履行避讓義務以避免侵權(quán)的成本更低。[11]因此，在申請人“沒有利用在先商標商譽的惡意”時，允許其搶先注冊該商標，符合《商標法》鼓勵注冊的立法目的。
同時，《商標法》在堅持防止混淆原則的同時，允許商標的善意共存、促進包容性增長，有助于保護商業(yè)成功，避免殺死下金蛋的“鵝”。[12]當申請人在后使用某商標并獲得了一定的知名度，該商標已經(jīng)與其建立了聯(lián)系時，允許申請人注冊該商標，也可以保護該商標與申請人之間已經(jīng)建立的聯(lián)系，符合《商標法》保護聯(lián)系的立法目的。
如果申請人對注冊商標的使用范圍擴大到在先使用人的使用地域，使相關公眾產(chǎn)生混淆時，應適用《商標法》第五十九條第三款，允許在先使用人在原有范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標，但在先使用人有義務附加區(qū)別標識，[13]以避免混淆。
因此，雖然“不正當手段”原則上應解釋為“容易導致混淆的方式”，但在申請人可以證明其“沒有利用在先商標商譽的惡意”時，就不屬于以“不正當手段”搶先注冊。
五、對“不正當手段”要件的立法完善建議
2023年1月公布的《商標法修訂草案（征求意見稿）》并未修改《商標法》第三十二條后段的表述，仍保留了“不正當手段”要件。[14]從比較法的規(guī)定來看，其他國家的商標法在禁止搶注未注冊商標的規(guī)定中，都未規(guī)定“不正當手段”要件，而是對該要件進行了具體化，規(guī)定不得在相同或類似商品上注冊與他人的知名商標相同或近似的商標，以避免造成混淆。
例如，意大利《商標法》第17條第1款第2項規(guī)定：“在相關申請?zhí)峤划斎眨矊儆谙铝星樾蔚臉俗R，不得視為第16條規(guī)定的新標識：……（2）與人們熟知作為商標或顯著性標識用以識別他人制造、投放市場的商品或提供的服務的標識相同或近似的，而且由于標識的相同或近似，以及商品或服務相同或近似，可能造成公眾產(chǎn)生混淆的風險，其中包括造成對該兩種標識之間產(chǎn)生混淆的風險；……”[15]
日本《商標法》第4條第1款第10、15項的規(guī)定：“下列商標，不管前條的規(guī)定如何，都不能獲得商標注冊：……（十）與消費者廣泛知曉的其為表示他人業(yè)務所屬商品或者服務的標識相同或者近似，并使用在相同或者類似商品或者服務上的商標；……（十五）與他人業(yè)務所屬商品或者服務產(chǎn)生混淆之虞的商標（第十項到前項情形除外）；……”[16]
韓國《商標法》第7條第1款第9、10項規(guī)定：“屬于下列各項之一的商標，盡管符合本法第六條所規(guī)定的可注冊要件，但仍不得獲準商標注冊：……（9）與在消費者中已被廣泛認為是表示他人商品的商標（地理標志除外）相同或近似，且在與該他人商品相同或類似商品上使用的商標；……（10）有可能與消費者廣為知曉的他人商品或經(jīng)營活動產(chǎn)生混淆的商標；……”[17]
因此，本文認為，應將《商標法》第三十二條后段中的“不正當手段”要件具體化，以“容易導致混淆的方式”為原則，以“沒有利用在先商標商譽的惡意”為例外。具體而言，應將《商標法》第三十二條后段修改為：“申請商標注冊……不得在同一種商品或者類似商品上搶先注冊與他人已經(jīng)使用或者與他人建立穩(wěn)固聯(lián)系并有一定影響的商標相同或近似的商標，但商標申請人舉證證明其沒有利用在先商標商譽的惡意的除外。”
