一、案情
嘉某多有限公司（下稱嘉某多公司）認(rèn)為河北省安某馳潤滑材料有限公司（下稱安某馳公司）和北京灌河國際知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司（下稱灌河代理公司）侵犯其商標(biāo)權(quán)，訴至法院。因灌河代理公司住所地在北京市西城區(qū)，該案由西城區(qū)人民法院管轄。嘉某多公司訴訟請求為：1. 判令安某馳公司、灌河代理公司就商標(biāo)惡意注冊等侵權(quán)及不正當(dāng)競爭行為向嘉某多公司承擔(dān)連帶賠償責(zé)任，包括嘉某多公司為制止安某馳公司、灌河代理公司侵權(quán)及不正當(dāng)競爭行為支出的合理費(fèi)用 10 萬元；2. 安某馳公司、灌河代理公司承擔(dān)本案全部訴訟費(fèi)。西城區(qū)人民法院根據(jù)當(dāng)事人的陳述和經(jīng)審查確認(rèn)的證據(jù)，認(rèn)定事實(shí)如下：嘉某多公司成立于1918 年 1 月 23 日。商標(biāo)檔案載明嘉某多公司享有“嘉某多”“CASTROL”“CASTROL及圖”“磁護(hù)”“尊護(hù)”“嘉護(hù)”“金嘉護(hù)”“極護(hù)”的商標(biāo)專有權(quán)，核定使用商品為工業(yè)用油及油脂、潤滑劑、潤滑脂和燃料等。原國家工商行政管理總局商標(biāo)局作出的“嘉某多”商標(biāo)異議裁定書、商標(biāo)不予注冊的決定，原商評委最新認(rèn)定的馳名商標(biāo)名單，相關(guān)獲獎(jiǎng)報(bào)道及獎(jiǎng)牌照片等證據(jù)證明“嘉某多”系列商標(biāo)具有一定的知名度。安某馳公司成立于 2008 年 7 月 28 日，經(jīng)營范圍包括潤滑油 ( 剎車油除外 )、潤滑脂、防凍液、玻璃水、濾芯加工銷售。該公司于 2017 年 11 月至2018 年 2 月期間，由灌河代理公司代理，進(jìn)行了“嘉某多”“CASTROL 及圖”“極護(hù)”“磁護(hù)”“金嘉護(hù)” 5 件商標(biāo)的申請注冊，申請類別為貨物遞送、貨物發(fā)運(yùn)、商品包裝、商品打包、運(yùn)輸預(yù)定、船運(yùn)貨物、汽車運(yùn)輸、貨物貯存液化氣站和灌裝服務(wù)等。本案中，嘉某多公司主張安某馳公司申請商標(biāo)的行為侵犯其商標(biāo)權(quán)，屬于商標(biāo)侵權(quán)的預(yù)備行為，違反了《商標(biāo)法》第七條的規(guī)定，并認(rèn)為如果該行為不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，應(yīng)依據(jù)《反不正當(dāng)競爭法》第二條構(gòu)成不正當(dāng)競爭。嘉某多公司還主張灌河代理公司違反了《商標(biāo)法》第十九條第三款規(guī)定，知道或者應(yīng)當(dāng)知道商標(biāo)侵權(quán)還接受委托，與安某馳公司構(gòu)成共同侵權(quán)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)連帶責(zé)任。另外，安某馳公司也是做潤滑材料的，與嘉某多公司存在競爭關(guān)系，申請了與嘉某多公司相同的商標(biāo)，構(gòu)成了不正當(dāng)競爭，安某馳公司、灌河代理公司構(gòu)成共同侵權(quán)。西城區(qū)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，安某馳公司涉案行為對嘉某多公司不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)及不正當(dāng)競爭，嘉某多公司主張灌河代理公司構(gòu)成共同侵權(quán)，缺乏依據(jù)，遂判決駁回嘉某多公司的全部訴訟請求。嘉某多公司不服一審判決，上訴至北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院。二審法院駁回上訴，維持原判。
二、分析
申請注冊商標(biāo)應(yīng)以使用為目的，且不得申請注冊侵害他人享有在先合法權(quán)益的商標(biāo)。若明顯存在不以使用為目的而惡意申請注冊或惡意搶注等情形，屬于違反誠實(shí)信用原則的商標(biāo)注冊行為。在生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng)中將商標(biāo)與其商品相關(guān)聯(lián)，使商標(biāo)具有標(biāo)示商品來源的作用，構(gòu)成商標(biāo)使用行為。商標(biāo)惡意注冊行為不是商標(biāo)使用行為，二者的區(qū)別較為明顯。商標(biāo)權(quán)人在維權(quán)時(shí)應(yīng)加以區(qū)別，以降低維權(quán)成本。當(dāng)商標(biāo)權(quán)人在不法分子惡意注冊商標(biāo)階段已經(jīng)取得決定性勝利后，不必再提起侵權(quán)之訴。
生效的判決書載明，兩審法院均認(rèn)為，本案的爭議焦點(diǎn)之一在于安某馳公司、灌河代理公司申請注冊商標(biāo)的行為是否侵犯嘉某多公司的注冊商標(biāo)專用權(quán)。嘉某多公司享有涉案商標(biāo)專有權(quán)，有權(quán)禁止他人未經(jīng)許可在同種或類似商品上使用與其商標(biāo)相同或易與其商標(biāo)相混淆的近似標(biāo)識(shí)。庭審中，嘉某多公司亦認(rèn)可安某馳公司處于申請注冊商標(biāo)階段，尚未將被訴侵權(quán)商標(biāo)實(shí)際使用于商品或相關(guān)生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng)中。根據(jù)法律規(guī)定，在生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng)中將商標(biāo)與其商品相關(guān)聯(lián)，具有標(biāo)示商品來源的作用，才能構(gòu)成商標(biāo)性使用。因此，安某馳公司商標(biāo)申請注冊行為并非《商標(biāo)法》規(guī)制的商標(biāo)使用行為，嘉某多公司關(guān)于安某馳公司的行為侵犯其商標(biāo)權(quán)的主張，法院不予支持。
三、NFT數(shù)字藏品商標(biāo)注冊的路徑構(gòu)建
（ 一 ） 依法合規(guī)，不投機(jī)取巧，不從事商標(biāo)惡意注冊行為，否則會(huì)受到相應(yīng)的處罰商標(biāo)惡意注冊行為一旦得逞，就會(huì)粗暴踐踏合規(guī)商標(biāo)權(quán)人的利益，嚴(yán)重?cái)_亂正常市場經(jīng)營秩序，甚至形成劣幣驅(qū)逐良幣的逆淘汰現(xiàn)象。因此，要用法治鐵拳遏制商標(biāo)惡意注冊行為，引導(dǎo)商標(biāo)注冊回歸“注冊為了使用”的制度本源，杜絕“知產(chǎn)流氓”攪渾商標(biāo)權(quán)“一池清水”的不良現(xiàn)象。近年來，國家加大了對商標(biāo)惡意注冊行為的打擊力度，那些以身試法的當(dāng)事人受到了法律的嚴(yán)懲。生效的行政處罰文書載明：2022 年 12 月 12 日，異某（上海）智能科技有限公司因涉嫌惡意申請注冊商標(biāo)，被上海市嘉定區(qū)市場監(jiān)督管理局罰款 1 萬元并警告；2021年 12 月 28 日，盛某文因涉嫌知道委托人惡意申請注冊商標(biāo)仍接受委托，被上海市松江區(qū)市場監(jiān)督管理局罰款 3 萬元并警告。
（二）商標(biāo)惡意注冊行為人即使已經(jīng)得手，其注冊商標(biāo)權(quán)也得不到法律保護(hù)違反誠實(shí)信用原則注冊的商標(biāo)，商標(biāo)注冊人取得的注冊商標(biāo)權(quán)利基礎(chǔ)本身存在重大權(quán)利瑕疵，商標(biāo)權(quán)人依據(jù)此類瑕疵商標(biāo)提起商標(biāo)侵權(quán)之訴的，屬于權(quán)利濫用。即使其已經(jīng)獲得注冊商標(biāo)專用權(quán)，亦不能改變其行為性質(zhì)的不正當(dāng)性。此種情況下，商標(biāo)注冊人所持有的注冊商標(biāo)已不是《商標(biāo)法》意圖保護(hù)的商標(biāo)，背離《商標(biāo)法》的立法目的和制度目的。如李某訴利某公司、歐某迪公司侵害商標(biāo)權(quán)糾紛案，以李某敗訴而告終。生效判決書載明的詳情如下：2019 年 10 月，李某發(fā)現(xiàn)在利某公司運(yùn)營的網(wǎng)站中的過濾分離裝置上載有被訴侵權(quán)標(biāo)識(shí)。歐某迪公司為利某公司生產(chǎn)、制造該設(shè)備。李某認(rèn)為利某公司、歐某迪公司侵害了其對涉案商標(biāo)享有的專用權(quán)，故起訴至法院，請求判令利某公司、歐某迪公司立即停止侵權(quán)、消除影響，并賠償經(jīng)濟(jì)損失 100萬元及合理開支 12215 元。在案證據(jù)顯示，除涉案商標(biāo)外，李某還申請了注冊商標(biāo)百余件，涉及近十個(gè)類別。這些商標(biāo)的申請日期多集中在 2005 年、 2006 年，且大多數(shù)已處于無效狀態(tài)。李某至今未登記注冊個(gè)體工商戶，亦未投資設(shè)立個(gè)人獨(dú)資企業(yè)、一人有限公司等經(jīng)營實(shí)體。一審法院審理后認(rèn)為，李某申請注冊涉案商標(biāo)并取得商標(biāo)專用權(quán)，以及通過民事訴訟尋求救濟(jì)的行為，均有悖民事主體從事民事活動(dòng)及參與民事訴訟所應(yīng)遵循的誠實(shí)信用原則，其權(quán)利不具有保護(hù)的基礎(chǔ)，故判決駁回李某的全部訴訟請求。李某不服，向上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起上訴。上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理認(rèn)為，本案中，李某在無任何使用意圖和使用行為的情況下，在與歐某迪公司經(jīng)營產(chǎn)品相同的商品類別申請注冊與歐某迪公司在先使用的字號(hào)及商標(biāo)相同的商標(biāo)，且涉及的是氣體分離設(shè)備等較為專業(yè)、生產(chǎn)能力要求較高的領(lǐng)域。李某還申請了包括涉案商標(biāo)在內(nèi)的一百多個(gè)商標(biāo)，涉及領(lǐng)域較為廣泛，其中不乏如涉案商標(biāo)核定使用商品所涉較為專業(yè)的領(lǐng)域，其申請注冊涉案商標(biāo)難謂正當(dāng)，該行為違反了誠實(shí)信用原則。李某基于涉案商標(biāo)提起本案訴訟涉嫌濫用權(quán)利，明顯具有不正當(dāng)性，違背了民事訴訟誠實(shí)信用原則。上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院判決駁回上訴，維持原判。
（三）合規(guī)商標(biāo)權(quán)人在其他不法分子惡意注冊商標(biāo)階段就可以出手，從源頭進(jìn)行打擊，避免“李鬼”出世具體而言，合規(guī)商標(biāo)權(quán)人可以根據(jù)《商標(biāo)法》第十三條關(guān)于馳名商標(biāo)的保護(hù)、第十五條關(guān)于代理人或代表人搶注商標(biāo)的規(guī)制、第三十條相同或類似商品的相同或近似商標(biāo)的規(guī)制、第三十二條對在先權(quán)利或在先未注冊商標(biāo)的保護(hù)、第四十四條以其他不正當(dāng)手段取得注冊條款等，對商標(biāo)惡意注冊行為申請行政救濟(jì)。在嘉某多公司訴安某馳公司、灌河代理公司案中，法院經(jīng)審理查明，安某馳公司的被訴 5 件商標(biāo)均已被駁回申請注冊或決定不予注冊，嘉某多公司的合法權(quán)益在訴前已得到充分救濟(jì)。風(fēng)清氣正的商標(biāo)注冊管理秩序，是推動(dòng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、營造良好創(chuàng)新環(huán)境和營商環(huán)境的重要基礎(chǔ)。因此，商標(biāo)申請人要樹立按需申請、真實(shí)使用、合理保護(hù)的正確商標(biāo)注冊意識(shí)，在申請商標(biāo)注冊時(shí)不要存在僥幸心理，不要有攀附他人商譽(yù)的意圖。畢竟，苦練內(nèi)功、打造自己的品牌、不斷提高知名度和美譽(yù)度才是王道?！罢\實(shí)守信，不逾越底線；依法合規(guī)，不胡作非為”是每一個(gè)市場主體應(yīng)該遵循的準(zhǔn)則
