一、案 情

原告融怡公司系注冊商標“王氏小南國”“海派小南國”“”“”“”“”的權利人。經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，被告伊河路分店在經(jīng)營中，未經(jīng)原告授權使用“小南國”標識。原告認為，雙方在餐飲、住宿領域處于同一行業(yè)，存在市場競爭關系。被告的侵權行為將弱化原告與權利商標之間的特定聯(lián)系性和唯一指向性，致原告經(jīng)濟及商譽受損。被告的行為已構成《中華人民共和國商標法》（下稱《商標法》）第五十七條第（二）項的行為，侵害了原告享有的商標權。因被告伊河路分店系被告鄭州小南國公司的分公司，兩者應共同承擔民事責任。為此，原告向上海市浦東新區(qū)人民法院提出訴訟請求：1.被告伊河路分店立即停止侵害上述“小南國”系列注冊商標專用權；2.兩被告共同賠償原告經(jīng)濟損失及合理開支共計50萬元；3.兩被告登報刊登啟事，消除影響。

被告伊河路分店、鄭州小南國公司共同辯稱：其企業(yè)名稱于2000年12月取得，先于原告獲得涉案商標專用權，至今已使用20余年。兩被告使用其字號“小南國”不存在仿冒原告注冊商標的可能。原告與兩被告分處不同地域，不會造成消費者混淆。此外，原告未提交近三年來實際使用“王氏小南國”“海派小南國”“”三項注冊商標的證據(jù)。綜上所述，請求法院駁回原告的全部訴訟請求。

一審查明：注冊商標“王氏小南國”“海派小南國”，申請日均為2000年4月17日，于2001年6月核準注冊。注冊商標“圖片”，申請日為2004年3月2日，于2006年12月核準注冊。以上商標均于2011年由案外人轉(zhuǎn)讓至原告名下，均在有效期內(nèi)。注冊商標“圖片”“圖片”“圖片”的申請人均為原告，申請日分別為2010年2月8日及同年9月28日，并于2011年4月及2012年8月核準注冊，均在有效期內(nèi)。上述商標的核定使用范圍均包括餐館、飯店。

2000年12月1日，鄭州市海豐海鮮大世界有限公司申請變更企業(yè)名稱為鄭州小南國公司，住所位于鄭州市金水區(qū)。原鄭州市工商行政管理局出具企業(yè)名稱預先核準通知書，載明上述企業(yè)名稱保留期自2000年12月4日至2001年6月3日，保留期內(nèi)不得用于從事經(jīng)營活動。2006年12月6日，鄭州小南國公司設立另一被告伊河路分店，場所位于鄭州市中原區(qū)。

2020年7月，原告申請公證，使用“大眾點評”APP查看“小南國（伊河路店）”的鏈接，相關照片顯示其在店招、內(nèi)部設施及菜單上均使用“小南國酒店”標識。店鋪由被告伊河路分店經(jīng)營，于2007年6月被“大眾點評”收錄。

二、審 判

上海市浦東新區(qū)人民法院審理后認為：原告的6件涉案商標中的主要或唯一識別部分均是“小南國”。上述商標與被告使用標識中的“小南國”部分在文字、讀音、排列上均相同，且雙方均使用于餐館、飯店等服務，故被告伊河路分店的行為屬于在同一種商品（服務）上使用與上述注冊商標近似商標的行為。

《商標法》第五十九條第三款規(guī)定，“商標注冊人申請商標注冊前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標注冊人使用與注冊商標相同或者近似并有一定影響的商標的，注冊商標專用權人無權禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標，但可以要求其附加適當區(qū)別標識?！眱杀桓嫣岢鲈谙仁褂谩靶∧蠂钡目罐q能否成立，應符合：（1）在涉案商標注冊申請日前實際使用“小南國”標識；（2）其使用“小南國”標識在涉案商標申請注冊日前已具有一定影響；（3）使用范圍限于原使用范圍。事實顯示，鄭州小南國公司以現(xiàn)企業(yè)名稱對外經(jīng)營至少要從2001年6月4日開始，且對外經(jīng)營中使用企業(yè)名稱不等同于使用未注冊商標“小南國”?！巴跏闲∧蠂迸c“海派小南國”商標的申請日均為2000年4月，“圖片”商標的申請日為2004年3月，被告鄭州小南國公司未能證明在上述商標注冊申請日前，其已在先使用“小南國”標識并在經(jīng)營的區(qū)域內(nèi)具有一定影響。何況，另一被告伊河路分店系于2006年12月設立。因此，就以上商標而言，被告鄭州小南國伊河路分店在經(jīng)營中使用“小南國”標識，不構成在先使用。就“圖片”“圖片”“圖片”商標而言，雖然其申請日均在2010年2月之后，晚于伊河路分店使用“小南國”標識的時間，但被告亦不成立在先使用。首先，根據(jù)我國商標注冊制度，商標一旦獲準注冊即具有專用權，排斥他人在相同或類似商品上使用相同或近似商標。商標核準注冊后，在其核定使用的商品范圍內(nèi)，與其相同或近似的標識，不能再通過實際使用行為而產(chǎn)生未注冊商標權，否則將損害商標注冊制度。因“王氏小南國”“海派小南國”商標的核準注冊時間均在2001年6月，故被告不得再通過實際使用行為對“小南國”標識成立在先使用。其次，成立在先使用要求未注冊商標在與之發(fā)生權利沖突的注冊商標申請注冊日前，前者已在使用的特定區(qū)域內(nèi)具有一定影響。而現(xiàn)有證據(jù)尚不能證明在涉案商標注冊申請日前，被告伊河路分店在其經(jīng)營的區(qū)域內(nèi)所使用的“小南國”標識已具有一定影響。再次，即使認為鄭州小南國公司對于原告后注冊的三項商標成立在先使用，其也只能在原有范圍內(nèi)使用。被告伊河路分店的營業(yè)地超出了鄭州小南國公司自身的經(jīng)營區(qū)域，前者不能因關聯(lián)關系或授權關系成立在先使用。

同時，原告未舉證其對注冊商標“王氏小南國”“海派小南國”“圖片”存在近三年實際使用的事實，也未證明涉案侵權行為造成不良影響。

綜上，法院作出判決：一、被告伊河路分店立即停止侵害原告涉案的六件項注冊商標的專用權；二、被告伊河路分店、鄭州小南國公司共同賠償原告經(jīng)濟損失20萬元及合理開支15000元；三、駁回原告其余的訴訟請求。

一審宣判后，兩被告不服，向上海知識產(chǎn)權法院提起上訴。二審經(jīng)審理后，維持原判。

三、評 析

2013年修正的《商標法》新增了第五十九條第三款關于在先使用的規(guī)定，有效平衡了在先未注冊商標使用人與注冊商標權利人之間的利益。當前審判實務中對于上述規(guī)定的適用基本形成了較為一致的認識，即在先使用行為存在、在先使用的未注冊商標已具有一定影響以及在先使用行為應限于原使用范圍。

（一）未注冊商標應先于注冊商標申請日前使用

《商標法》第五十九條第三款規(guī)定的“先于商標注冊人申請商標注冊前使用”是未注冊商標成立在先使用的時間條件。當前司法實踐中較為一致的認識是，在先使用人應在申請日前實際使用。此外，因注冊商標的申請日與核準注冊日之間往往存在一定的時間間隔，如未注冊商標使用人正好處于該段期限內(nèi)實際使用，因注冊商標尚未取得授權，使用人的行為未構成商標侵權，但在注冊商標核準注冊后應當停止，否則構成侵權。

較有爭議的是，如果出現(xiàn)權利人在申請注冊商標前也已實際使用的情況，那么主張在先使用的一方是否還應具備早于注冊商標人實際使用的事實？有觀點認為，“商標在先使用人的使用行為不僅要先于注冊商標權利人申請注冊的時間，還要先于后者實際使用的時間?！盵1]也有觀點認為，“如果僅僅因為在先使用人的使用行為晚于商標注冊人的使用時間，就排除在先使用人主張在先使用抗辯的話，將會使得在先使用人在原有范圍內(nèi)建立的商譽付之東流，有違設立在先使用抗辯的宗旨?！盵2]在北京知識產(chǎn)權法院審理的上訴人北京中創(chuàng)東方公司與被上訴人北京海淀啟航學校一案中，法院認為，“如商標注冊人雖存在在先使用行為，但在先使用人對此并不知曉，且亦無其他證據(jù)證明在先使用人存在明知或應知商標注冊人對注冊商標的‘申請意圖’，卻仍在同一種或類似商品或服務上使用相同或相近似的商標等其他惡意情形的，即不能僅因商標注冊人具有在先使用行為而否認先用抗辯的成立。”[3]

“申請商標注冊前使用”作為成立在先使用抗辯的時間條件，本質(zhì)上是要排除在先使用人具有惡意的情形，而并非僅僅拘泥于時間先后的文義。即使商標注冊人確實在商標注冊申請日前已先于在先使用人實際使用權利商標，但客觀上因為兩者經(jīng)營區(qū)域較遠、權利商標的知名度較小，在先使用人不可能知道該情況，且通過自身的合法經(jīng)營，在相關區(qū)域內(nèi)建立了穩(wěn)定的業(yè)務，也因此在區(qū)域內(nèi)使用未注冊標識具有了一定知名度，此時如準許注冊商標權利人要求在先使用人停止使用并賠償訴訟請求，顯然有違公平。

因此，當商標注冊人在注冊商標申請日前已早于在先使用人實際使用時，仍應把握在先使用人的使用時間先于注冊商標申請日即可的一般性原則，但應通過查明相應事實，考察主張在先使用方的使用是否出于善意，主觀上是否存在攀附對方商標商譽的故意。如主張在先使用方明知或應知注冊人申請注冊商標前已實際使用，卻仍在相同或類似商品、服務上使用相同或近似標識，那么前者具有“商業(yè)搭便車”的可能性較高，不應認定其成立在先使用。具體判斷上，可以通過注冊商標申請前的知名度高低及影響力范圍、雙方在行業(yè)的知名度、主要經(jīng)營業(yè)務是否類似、經(jīng)營地域是否相近等客觀事實，用以衡量在先使用人是否“明知或應知”及攀附可能性的高低。

（二）在先使用未注冊商標已具有一定影響

保護商標在先使用人的利益，核心不是保護在先使用，而是保護基于在先使用而產(chǎn)生的利益。某一商標通過使用具有了區(qū)別商品和服務的功能，即建立了一定的商譽。在這種情況下，在先使用人顯然獲得了值得保護的利益。[4]從平衡雙方利益的角度出發(fā)，商標法也并非一概規(guī)定在先使用的未注冊商標均可繼續(xù)使用，而是施加了“應具有一定影響”的限制。商標法之所以設置在先使用抗辯機制，系因在先使用人存在需要保護的商譽利益。該利益是否真實存在，實際體現(xiàn)在其在先使用的標識已具有的影響，影響力越大就越值得保護，反之就沒有保護的必要。

目前，對于商標在先使用中的“具有一定影響”與商標法關于阻卻商標注冊事由中的“具有一定影響”以及《反不正當競爭法》第六條中的“具有一定影響”，在范圍和影響程度上是否相同存在一定爭議。筆者認為，總體上對商標在先使用抗辯中的“具有一定影響”的判斷標準不應過高。在個案中應結合在先使用人的經(jīng)營區(qū)域具體判斷，只要其能證明在其經(jīng)營的區(qū)域內(nèi)為相關公眾所知曉，即可認定具有一定影響。實際上，如在先使用人不在持續(xù)較長時間內(nèi)，通過在現(xiàn)實的商品或服務中實際使用其標識，很難在一定的范圍內(nèi)使相關公眾知曉，更遑論產(chǎn)生一定的影響力。

（三）對原使用范圍的理解

就《商標法》第五十九條第三款規(guī)定的“在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用”的理解上，法律未作詳述。理論上存在限制類別、限制規(guī)模、限制地域的觀點。首先，從法律文義角度理解，在先使用人只能在其原使用標識所對應的商品或服務上使用，不得擴大到類似商品和服務，應無歧義，即上述的限制類別。其次，對于限制規(guī)模，筆者認為，不能僅從量上理解進而作限制，畢竟企業(yè)或經(jīng)營者擴大生產(chǎn)規(guī)模、增加產(chǎn)量是其在適應市場經(jīng)濟環(huán)境下生存和發(fā)展的權利。再次，就限制地域而言，在先使用人只能在權利商標申請日前，其在先使用沖突標識已具有影響力的地域范圍內(nèi)繼續(xù)使用，即維持現(xiàn)狀，不得再到其他區(qū)域經(jīng)營。這也是不得超越“原使用范圍”，即限制地域的應有之義。

實踐中還會涉及使用主體的問題。筆者認為，我國商標法系建立在商標注冊制度之上，即注冊優(yōu)先。而商標在先使用的本質(zhì)是一種抗辯，是基于公平原則，在尊重現(xiàn)實、平衡權益的基礎上，對注冊商標的專用權作出的一種限制。在先使用不是權利而是抗辯，不能轉(zhuǎn)讓或許可他人使用，只能在先使用人自身行使。亦如最高人民法院在華聯(lián)超市股份有限公司訴肥城市華聯(lián)商貿(mào)有限公司及其春秋古城店侵害商標權糾紛再審民事判決中明確指出的，“本案中，肥城華聯(lián)公司在涉案商標申請注冊之后開設肥城華聯(lián)公司春秋古城店作為分支機構，并在該分支機構的經(jīng)營中使用‘華聯(lián)’‘華聯(lián)超市’標識，不屬于《商標法》第五十九條第三款規(guī)定的在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標的情形?！盵5]本案事實與上述最高人民法院再審案件事實類同，故即使總公司成立在先使用，其設立分公司后，后者的使用行為已超越原主體，不能成立在先使用。

（四）不能通過實際使用未注冊商標成立在先使用的情形

值得注意的是，最高人民法院知識產(chǎn)權審判庭曾明確指出，“商標核準注冊后，在其核定使用的商品范圍內(nèi)，與其相同或者近似的標識，不能再通過實際使用行為而產(chǎn)生未注冊商標權或者知名商品特有名稱權，否則將損害商標注冊制度的基本價值?！盵6]本案中，涉案商標“王氏小南國”“海派小南國”“圖片”的核準注冊日均早于被告伊河路分店使用“小南國”標識，故這些注冊商標實際已阻斷了被告在后經(jīng)營中使用相同或近似標識的進一步發(fā)展。在他人商標核準注冊后才開始在相同或類似商品、服務上使用相同或近似標識，無論再怎么使用，也不可能因為經(jīng)過使用后具有一定影響就能認為成立在先使用。

《商標法》第五十九條第三款規(guī)定，注冊商標專用權人可以要求在先使用人附加適當區(qū)別標識。實踐中，根據(jù)“不告不理”的民事訴訟原則，如先使用抗辯成立，但原告并未主張，不應直接在判決主文中判令被告承擔該義務。為了更好地解決糾紛，可向原告進行釋明。如果原告選擇主張，則在構成在先使用時，判令被告承擔該項義務；如果原告仍不主張，則應駁回原告的訴訟請求。