要旨
認定商標的注冊是否構(gòu)成《商標法》第三十二條所指“以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標”之情形，應(yīng)當同時考慮“已經(jīng)使用”“有一定影響”及“不正當手段”三個要件。對“已經(jīng)使用”的認定應(yīng)綜合考慮時間上的在先、持續(xù)的使用、不違背商標權(quán)人意志的使用三個要素。對于“有一定影響”的證明要求應(yīng)當結(jié)合案件的具體情況進行判斷，如果在先使用商標已經(jīng)有一定影響，而商標申請人明知或者應(yīng)知該商標，可推定其構(gòu)成“以不正當手段搶先注冊”，但還需考慮是否存在“沒有利用在先使用商標商譽的惡意”之例外情形。
一、案情
武夷山清神閣茶業(yè)有限公司（下稱清神閣公司）于2015年11月25日向國家知識產(chǎn)權(quán)局申請注冊第18429407號“KINGSTEA”商標。該商標于2018年5月21日獲準注冊，核定使用在第30類“茶；用作茶葉代用品的花或葉”商品上。
2019年6月3日，國家知識產(chǎn)權(quán)局作出商評字〔2019〕第123617號《關(guān)于第18429407號“KINGSTEA”商標無效宣告請求裁定書》認定：賈富吉兄弟合伙自2008年起至第18429407號“KINGSTEA”商標（下稱訴爭商標）申請日，持續(xù)向我國出口銷售帶有“KINGS”商標的紅茶商品?！癒INGS”商標在該紅茶商品的進口報關(guān)單與中國大陸境內(nèi)市場銷售中被對應(yīng)翻譯為“王牌”。根據(jù)賈富吉兄弟合伙提交的證據(jù)顯示，賈富吉兄弟合伙的“KINGS”商標在紅茶商品上于訴爭商標申請日前已在我國持續(xù)銷售并形成一定市場規(guī)模。雖然賈富吉兄弟合伙在先注冊的第3707828號“KINGS”商標因期滿未續(xù)展已被注銷，“KINGS”商標仍可被視為在先使用并具有一定影響的商標。訴爭商標違反了2013年8月30日修正的《中華人民共和國商標法》（下稱2013年《商標法》）第三十二條所指的“以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并具有一定影響的商標”之情形。國家知識產(chǎn)權(quán)局裁定：訴爭商標在全部商品上的注冊予以無效宣告。
清神閣公司不服被訴裁定，在法定期間內(nèi)向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟。
二、審判
北京知識產(chǎn)權(quán)法院認為：雖第3707828號“KINGS”商標后因期滿未續(xù)展已被注銷，但自2008年至訴爭商標申請注冊日，經(jīng)賈富吉兄弟合伙的推廣銷售，“KINGS”商標的商業(yè)使用得以持續(xù)且在“茶”商品上已經(jīng)通過使用具有一定影響。鑒于清神閣公司在2008年對第6762789號“KingsTEA”商標進行申請注冊時，第3707828號“KINGS”商標已經(jīng)作為引證商標致使其商標無法獲準注冊，故可推定清神閣公司早在2008年就已知悉第3707828號“KINGS”商標。結(jié)合“KINGS”商標多年的市場推廣與銷售情況，清神閣公司屬于明知或者應(yīng)知他人商標具有一定影響之情形。訴爭商標由英文“KINGSTEA”構(gòu)成，其中“TEA”可以翻譯為“茶”，訴爭商標的顯著識別部分為“KINGS”，與賈富吉兄弟合伙在先使用并具有一定影響的“KINGS”商標完全相同，二者共存在“茶”等商品上，容易造成相關(guān)消費者對商品來源的混淆和誤認。故訴爭商標的注冊構(gòu)成2013年商標法第三十二條所指的“以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并具有一定影響的商標”之情形。北京知識產(chǎn)權(quán)法院判決：駁回清神閣公司的訴訟請求[1]。
清神閣公司不服一審判決，向北京市高級人民法院提起上訴。
北京市高級人民法院認為：賈富吉兄弟合伙提交的用以證明在先使用“KINGS”商標的相關(guān)產(chǎn)品之廣告宣傳、銷售記錄、持續(xù)使用時間等證據(jù)相互印證，足以證明其于訴爭商標申請日前在茶類商品上在先使用了“KINGS”商標并具有一定的影響力和知名度?？紤]到清神閣公司2008年所申請注冊的第6762789號“KingsTEA”商標因第3707828號“KINGS”商標的存在未予獲準注冊，且清神閣公司系賈富吉兄弟合伙的同業(yè)經(jīng)營者，第18429407號“KINGSTEA”商標構(gòu)成2013年《商標法》第三十二條所指的“以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并具有一定影響的商標”之情形。綜上，北京市高級人民法院判決：駁回上訴，維持原判[2]。
三、重點評析
現(xiàn)行《商標法》第三十二條規(guī)定:“申請商標注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標。”構(gòu)成該條后半段所指情形必須同時滿足他人商標“已經(jīng)使用”且“有一定影響”及訴爭商標注冊人采用“不正當手段”三個要件。其中，“已經(jīng)使用”在實踐中通常稱為“在先使用”。本文擬對司法實務(wù)如何具體適用前述三個要件進行剖析。
（一）“已經(jīng)使用”的司法認定
我國實行商標注冊主義，通常以在先申請原則確定商標專用權(quán)的歸屬。然而，實踐中存在一些未申請注冊，但已經(jīng)在商業(yè)活動中實際使用并具有一定影響的未注冊商標。判斷該類商標是否可適用《商標法》第三十二條關(guān)于“以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標”的規(guī)定，關(guān)鍵之一在于判斷商標使用的目的是否為用于識別商品或服務(wù)來源。只有在商業(yè)活動中作為商標使用未注冊商標，使得相關(guān)公眾將其作為識別商品或者服務(wù)來源的標志，才能認定其進行了在先使用。對“已經(jīng)使用”的認定，應(yīng)同時滿足時間上的在先、持續(xù)的使用、自主的實際使用三個要素。
1.時間上的在先
最高人民法院2020年12月29日發(fā)布的《關(guān)于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》（下稱《規(guī)定》）第十八條規(guī)定，“商標法第三十二條規(guī)定的在先權(quán)利，包括當事人在訴爭商標申請日之前享有的民事權(quán)利或者其他應(yīng)予保護的合法權(quán)益。訴爭商標核準注冊時在先權(quán)利已不存在的，不影響訴爭商標的注冊。”據(jù)此，“已經(jīng)使用”一般指使用商標的行為發(fā)生于訴爭商標申請日之前。
2.持續(xù)的使用
“已經(jīng)使用”不僅要求是訴爭商標申請注冊之日前進行使用，還要求該使用為持續(xù)的使用。如果在先未注冊商標雖然曾經(jīng)使用并產(chǎn)生過一定影響，但使用行為其后由于各種主觀原因已經(jīng)停止或放棄使用，則不能單純根據(jù)以往的使用行為認定該在先未注冊商標可以受《商標法》第三十二條保護。在“同?！卑钢衃3]，法院明確，（1）《商標法》所稱的“他人在先使用并有一定影響的商標”中“有一定影響”應(yīng)當是一種基于持續(xù)使用行為而產(chǎn)生的法律效果，爭議商標的申請日是判斷在先商標是否有一定影響力的時間節(jié)點；（2）長期停止使用的商標不具備本條規(guī)定的未注冊商標的知名度和影響力。換言之，如果一些未注冊商標因為未續(xù)展或其他原因喪失了商標專用權(quán)，但如果其持續(xù)處于使用狀態(tài)中，則仍可以適用《商標法》第三十二條后半段予以保護。正如本案中，雖第3707828號“KINGS”商標因期滿未續(xù)展已被注銷，但結(jié)合賈富吉兄弟合伙提交的證據(jù)可以證明，在該商標期滿之后，該商標的商業(yè)使用得以持續(xù)，故該到期未續(xù)展商標在喪失專用權(quán)后仍可受《商標法》第三十二條保護。
3.不違背商標權(quán)人意志的使用
《商標法》第三十二條所指的“已經(jīng)使用”還應(yīng)當是不違背商標權(quán)人意志的使用?！侗本┦懈呒壢嗣穹ㄔ荷虡耸跈?quán)確權(quán)行政案件審理指南》（下稱《指南》）第16.24條明確，“當事人通過商業(yè)宣傳和生產(chǎn)經(jīng)營活動，能夠使其主張的‘未注冊商標’發(fā)揮識別商品來源的作用屬于商標法第三十二條規(guī)定的‘已經(jīng)使用’。一般在相關(guān)公眾已將該‘未注冊商標’與當事人產(chǎn)生聯(lián)系的情況下，只要該行為不違背當事人主觀意愿的，可以認定構(gòu)成‘已經(jīng)使用’的情形?！痹凇瓣懟ⅰ卑竅4]中，法院結(jié)合被搶注人在媒體對其進行采訪時，被搶注人明確以“陸虎”對其“LANDROVER”越野車進行指代，認定被搶注人存在對“陸虎”商標的使用行為。但如果在先使用人曾明確其未使用過該商標，則其此后再主張該商標構(gòu)成在先未注冊商標，一般不予支持。在“索愛”案中[5]，法院明確，即使相關(guān)公眾已經(jīng)將簡稱與被搶注人聯(lián)系起來，但有證據(jù)證明被搶注人明確“索愛”并非“索尼愛立信”的簡稱時，僅媒體報道不能根據(jù)該簡稱創(chuàng)設(shè)未注冊商標權(quán)益。
（二）“有一定影響”的司法認定
1.“有一定影響”的判定
“有一定影響”是對商標使用的程度和結(jié)果的要求，但對具體案件中如何把握該標準，仍存爭議。
《規(guī)定》第二十三條第一款、第二款規(guī)定：“在先使用人主張商標申請人以不正當手段搶先注冊其在先使用并有一定影響的商標的，如果在先使用商標已經(jīng)有一定影響，而商標申請人明知或者應(yīng)知該商標，即可推定其構(gòu)成‘以不正當手段搶先注冊’?！谙仁褂萌伺e證證明其在先商標有一定的持續(xù)使用時間、區(qū)域、銷售量或者廣告宣傳的，人民法院可以認定其有一定影響”。因此，對于“有一定影響”的認定，應(yīng)當結(jié)合案件的具體情況進行判斷。一般而言，對于“有一定影響”的程度要求不宜過高，即無需要求太長的使用時間、太大的使用范圍和使用規(guī)模等。對此，《指南》第16.25條進行了進一步明確，“當事人舉證證明其在先注冊商標的知名度足以使訴爭商標申請人明知或者應(yīng)知該商標存在的，可以認定構(gòu)成‘有一定影響’。當事人提交在先未注冊商標的持續(xù)使用時間、區(qū)域、銷售量等證據(jù)，足以證明該商標為一定范圍的相關(guān)公眾所知曉的，可以認定構(gòu)成‘有一定影響’”。
2.“有一定影響”與“惡意”的關(guān)系
在商標權(quán)無效宣告請求行政糾紛中，司法實踐在早期對“有一定影響”的認定持有較高標準，導(dǎo)致部分在中國境外具有較高知名度，但未在中國境內(nèi)廣泛應(yīng)用的商標，因舉證困難而得不到保護。近年來，司法觀點對此進行了一定調(diào)整，如在“唐風卷”[6]案中，在案證據(jù)雖未能顯示在先使用的“唐風卷”商標已達到相關(guān)公眾知曉的程度，但法院根據(jù)“唐風卷”餐飲微博賬號有一定粉絲數(shù)及微博博文轉(zhuǎn)發(fā)情況，結(jié)合訴爭商標注冊人與“唐風卷”商標權(quán)利人同處于廈門市，訴爭商標注冊人應(yīng)對在先權(quán)利人在唐風卷餐飲店使用該商標的情況予以知曉，但未予避讓的因素，認定其在與“餐飲服務(wù)”存在較強關(guān)聯(lián)的“餐廳”等服務(wù)上注冊訴爭商標難謂正當。
（三）“不正當手段”的司法認定
《規(guī)定》第二十三條第一款規(guī)定：“在先使用人主張商標申請人以不正當手段搶先注冊其在先使用并有一定影響的商標的，如果在先使用商標已經(jīng)有一定影響，而商標申請人明知或者應(yīng)知該商標，即可推定其構(gòu)成‘以不正當手段搶先注冊’。但商標申請人舉證證明其沒有利用在先使用商標商譽的惡意的除外?！?/span>
《指南》第16.23條明確：“認定訴爭商標申請人是否明知或者應(yīng)知他人的未注冊商標時，可以綜合考慮以下因素：（1）訴爭商標申請人與在先商標使用人曾就商標許可、商標轉(zhuǎn)讓等進行聯(lián)絡(luò)；（2）經(jīng)相關(guān)機關(guān)認定，訴爭商標申請人存在侵害商標權(quán)行為；（3）訴爭商標申請人與在先商標使用人屬于同行業(yè)；（4）在先商標顯著性較強的，訴爭商標與其高度近似?！?/span>
本案中，清神閣公司在2008年對第6762789號“KingsTEA”商標進行申請注冊時，第3707828號“KINGS”商標已經(jīng)作為引證商標致使該“KingsTEA”商標無法獲準注冊，法院據(jù)此推定清神閣公司早在2008年就已知悉第3707828號“KINGS”商標。結(jié)合“KINGS”商標多年的市場推廣與銷售情況，法院認定，清神閣公司屬于明知或者應(yīng)知他人商標具有一定影響之情形。在“Novacel”案[7]中，法院明確代理人或者代表人未經(jīng)同意搶先注冊被代理人或者被代表人在先使用并有一定影響的商標的，適用《商標法》第三十二條規(guī)定；員工同原公司解除勞動關(guān)系后，應(yīng)當遵守誠實信用原則，對屬于原公司的商標予以合理避讓，員工離職后投資成立并擔任法定代表人的公司負有同樣的義務(wù)。從上述案件的觀點可以看出，在明知或應(yīng)知他人商標的情形下，仍然注冊訴爭商標的情形，可以認定構(gòu)成《商標法》第三十二條所指“以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標”之情形。
此外，“不正當手段”的例外情形為“沒有利用在先使用商標商譽的惡意”。在“氟美斯FMS”案[8]中，法院認為，撫順博格公司的前身撫順工業(yè)用布廠與營口玻纖公司幾乎同時開始使用“氟美斯FMS”，且在訴爭商標申請日前，其銷售規(guī)模大于營口玻纖公司。因此，雖然申請注冊的商標為他人在先使用并已經(jīng)具有一定影響，但不具有搶占該商標商譽的惡意，申請自己實際使用的相同商標，符合商標注冊的“先申請原則”，不屬于“以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并具有一定影響的商標”之情形。
四、結(jié)論
《商標法》第三十二條規(guī)定的“不得以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并具有一定影響的商標”是基于誠實信用原則，對已經(jīng)使用并具有一定影響的未注冊商標予以保護，制止以不正當手段搶注的行為，以彌補嚴格施行注冊原則的不足。在適用該條款時，“已經(jīng)使用”“有一定影響”及“不正當手段”三個要件缺一不可。只有同時具備三個要件時，才可適用該條款規(guī)定，有條件地實現(xiàn)注冊商標和未注冊商標利益的平衡。
注釋
[1]北京知識產(chǎn)權(quán)法院（2019）京73 行初9607號行政判決書.
[2]北京市高級人民法院（2022）京行終6885號行政判決書.
[3]最高人民法院（2013）知行字第80號行政裁定書.
[4]北京市高級人民法院（2011）高行終字第1151號行政判決書.
[5]最高人民法院（2010）知行字第48號駁回再審?fù)ㄖ獣?
[6]北京市高級人民法院（2021）京行終1556號行政判決書.
[7]最高人民法院（2019）最高法行再262號行政判決書.
[8]最高人民法院（2013）行提第11號行政判決書.
