要旨

《商標(biāo)法》第十五條第二款的立法目的在于，禁止因具有特定關(guān)系而明知他人商標(biāo)存在的人搶注他人商標(biāo)，維護(hù)誠(chéng)實(shí)守信、公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境。該條款所保護(hù)的未注冊(cè)商標(biāo)僅能對(duì)抗特定關(guān)系人。因此，對(duì)第十五條第二款中的“在先使用”不應(yīng)有較高要求。只要能夠發(fā)揮商標(biāo)識(shí)別商品來(lái)源作用，只要使用的效果范圍能夠及于中國(guó)境內(nèi)，且商標(biāo)申請(qǐng)人明知與其存在特定關(guān)系的他人已經(jīng)在先使用商標(biāo)的，即應(yīng)認(rèn)定符合“在先使用”的要求。

一、案情

第26413210號(hào)“SPARTECH”商標(biāo)（下稱訴爭(zhēng)商標(biāo)）由如東公司于2017年9月14日提出注冊(cè)申請(qǐng)，于2018年11月21日獲準(zhǔn)注冊(cè)，專用權(quán)期限至2028年11月20日，核定使用在第28類“拳擊手套；護(hù)肘（體育用品）；護(hù)膝（體育用品）”商品上。訴爭(zhēng)商標(biāo)于2020年10月20日經(jīng)核準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓至南通瑞升運(yùn)動(dòng)休閑用品有限公司（下稱南通瑞升公司）名下。

2020年4月24日，司必達(dá)公司對(duì)訴爭(zhēng)商標(biāo)提起無(wú)效宣告請(qǐng)求。

2020年12月18日，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局作出商評(píng)字〔2020〕第329271號(hào)《關(guān)于第26413210號(hào)“SPARTECH”商標(biāo)無(wú)效宣告請(qǐng)求裁定書(shū)》（下稱被訴裁定），其中有一項(xiàng)理由為：司必達(dá)公司提交的證據(jù)不足以證明司必達(dá)公司與南通瑞升公司存在合同、業(yè)務(wù)往來(lái)關(guān)系或者其他關(guān)系且南通瑞升公司明知司必達(dá)公司“SPARBAR”商標(biāo)存在之情形，訴爭(zhēng)商標(biāo)的注冊(cè)未構(gòu)成2013年修正的《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》（下稱商標(biāo)法）第十五條第二款規(guī)定之情形，故裁定維持訴爭(zhēng)商標(biāo)的注冊(cè)。

司必達(dá)公司不服被訴裁定，在法定期限內(nèi)向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟。

在商標(biāo)評(píng)審階段，司必達(dá)公司向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提交了以下主要證據(jù)：1.訴爭(zhēng)商標(biāo)檔案；2.司必達(dá)公司創(chuàng)始人杰斯·吉爾的護(hù)照；3.“SPARBAR”商標(biāo)英國(guó)商標(biāo)注冊(cè)證、轉(zhuǎn)讓證明及翻譯；4.“SPARBAR”產(chǎn)品使用圖片及視頻截圖；5.證明函及翻譯；6.匯豐銀行打款記錄及翻譯；7.銷售訂單及翻譯；8.PCT專利申請(qǐng)公開(kāi)文本及翻譯。

在原審訴訟階段，司必達(dá)公司提交了（2021）京海誠(chéng)內(nèi)民證字第03358號(hào)公證書(shū)、（2021）京海誠(chéng)內(nèi)民證字第11913號(hào)公證書(shū)。公證書(shū)記載有如下內(nèi)容：

1.南通瑞升公司企業(yè)電子郵箱后綴為“@ruilin.com”。

2.司必達(dá)公司法定代表人賈斯溫德·吉爾（Jazz Gill，全名Jasvinder Singh Gill）與陶鑫湉之間的郵件往來(lái)。陶鑫湉在2017年6月5日發(fā)給賈斯溫德·吉爾的郵件中寫(xiě)道：“請(qǐng)查收附件圖片。我們打印一個(gè)PVC箱來(lái)確認(rèn)。目標(biāo)直徑為4CM?？梢詥幔俊备郊D片顯示有“SPARBAR”圖樣。陶鑫湉在2017年8月1日的郵件中寫(xiě)道：“我和杰伊確認(rèn)過(guò)，你有‘SPARBAR’商標(biāo)的使用權(quán)，所以我們可以銷售帶有‘SPARBAR’商標(biāo)的貨物，對(duì)嗎？”在2017年8月2日的郵件中寫(xiě)道：“如果我們想在線銷售產(chǎn)品，我們需要‘SPARBAR’品牌的注冊(cè)證書(shū)文件?！蹦贤ㄈ鹕菊J(rèn)可陶鑫湉是其業(yè)務(wù)員，并表示其與司必達(dá)公司“有磋商但沒(méi)有形成正式的合作業(yè)務(wù)關(guān)系”。

3.賈斯溫德·吉爾于2017年5月25日發(fā)送給陶鑫湉的郵件中顯示有如下文字：“官方的SPARBAR（司必達(dá)）-拳擊，綜合格斗，健身和實(shí)戰(zhàn)的運(yùn)動(dòng)器材官方SPARBAR商店-提供最好的拳擊，綜合格斗健身器材?！?/span>

4.司必達(dá)公司“SPARBAR”商標(biāo)在第28類“健身和運(yùn)動(dòng)器械”等商品上于2012年10月31日在英國(guó)注冊(cè)。

5.2015年12月新浪微博多個(gè)用戶轉(zhuǎn)發(fā)“@mmanews-jianke”的一條微博，內(nèi)容為：“很多朋友問(wèn)起哪里有賣(mài)的，此產(chǎn)品叫#SPARBAR#，可譯為#實(shí)戰(zhàn)靶#，是英國(guó)產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)有沒(méi)有賣(mài)的還不清楚，不過(guò)官網(wǎng)在這里：網(wǎng)頁(yè)鏈接，價(jià)格不菲，家庭版的166英鎊，專業(yè)版的349.99英鎊?！蔽⒉┫嘛@示有“SPARBAR”拳擊圖片。

二、審判

對(duì)于訴爭(zhēng)商標(biāo)的注冊(cè)是否構(gòu)成商標(biāo)法第十五條第二款規(guī)定之情形，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院認(rèn)為：

南通瑞升公司作為與司必達(dá)公司存在間接業(yè)務(wù)往來(lái)關(guān)系的主體，在明知司必達(dá)公司“SPARBAR”商標(biāo)的情況下，仍在同一種或類似商品上申請(qǐng)注冊(cè)與之近似的訴爭(zhēng)商標(biāo)，違反了商標(biāo)法第十五條第二款的規(guī)定，訴爭(zhēng)商標(biāo)不應(yīng)予以核準(zhǔn)注冊(cè)。被訴裁定認(rèn)定事實(shí)不清，法律適用錯(cuò)誤，應(yīng)予撤銷。故判決撤銷被訴裁定，并判令國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局重新作出裁定。[1]

南通瑞升公司不服，向北京市高級(jí)人民法院提起上訴，認(rèn)為訴爭(zhēng)商標(biāo)不存在違反商標(biāo)法第十五條第二款之情況，請(qǐng)求撤銷原審判決，維持被訴裁定。

北京市高級(jí)人民法院認(rèn)為：在訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)日2017年9月14日之前，新浪微博中多名用戶對(duì)“SPARBAR”未注冊(cè)商標(biāo)在拳擊手套等商品上進(jìn)行了一定程度的使用，該使用行為發(fā)揮了識(shí)別商品來(lái)源的作用。訴爭(zhēng)商標(biāo)由字母“SPARTECH”構(gòu)成，與司必達(dá)公司使用的“SPARBAR”標(biāo)志在字母構(gòu)成和呼叫方面近似，在拳擊手套等商品上構(gòu)成近似商標(biāo)。根據(jù)司必達(dá)公司提交的第3358、11913號(hào)公證書(shū)等證據(jù)可知，南通瑞升公司業(yè)務(wù)員與司必達(dá)公司法定代表人的商業(yè)磋商行為發(fā)生在2017年6月，系訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)日之前。此時(shí)，南通瑞升公司理應(yīng)知曉司必達(dá)公司使用的“SPARBAR”未注冊(cè)商標(biāo)。在此情況下，南通瑞升公司仍于2020年10月20日通過(guò)受讓方式取得訴爭(zhēng)商標(biāo)，難謂善意。為更好地遏制不正當(dāng)搶注他人商標(biāo)行為，原審判決認(rèn)定訴爭(zhēng)商標(biāo)屬于商標(biāo)法第十五條第二款規(guī)定的情形并無(wú)明顯不當(dāng)，故判決：駁回上訴，維持原判。[2]

三、重點(diǎn)評(píng)析

在2013年和2019年商標(biāo)法兩次修正中，關(guān)于第十五條代理人、代表人和特定關(guān)系人申請(qǐng)商標(biāo)的相關(guān)規(guī)定是一致。其中第一款內(nèi)容為：“未經(jīng)授權(quán)，代理人或者代表人以自己的名義將被代理人或者被代表人的商標(biāo)進(jìn)行注冊(cè)，被代理人或者被代表人提出異議的，不予注冊(cè)并禁止使用?！钡诙顑?nèi)容為：“就同一種商品或者類似商品申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)與他人在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似，申請(qǐng)人與該他人具有前款規(guī)定以外的合同、業(yè)務(wù)往來(lái)關(guān)系或者其他關(guān)系而明知該他人商標(biāo)存在，該他人提出異議的，不予注冊(cè)。”在此之前，僅有第十五條的規(guī)定予以調(diào)整，也即“未經(jīng)授權(quán)，代理人或者代表人以自己的名義將被代理人或者被代表人的商標(biāo)進(jìn)行注冊(cè)，被代理人或者被代表人提出異議的，不予注冊(cè)并禁止使用”。2013年修正的商標(biāo)法第十五條第一款是針對(duì)實(shí)踐中愈演愈烈的代理人或代表人的惡意搶注行為。同時(shí)也是為了履行國(guó)際公約義務(wù)。該款旨在保護(hù)被代理人或被代表人的在先合法權(quán)益。而第二款則是針對(duì)實(shí)踐中具有特定關(guān)系而知悉他人在先商標(biāo)而進(jìn)行搶注的行為。該款旨在保護(hù)在先商標(biāo)所有人的權(quán)益并保護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境。[3]

關(guān)于商標(biāo)法第十五條第二款中“在先使用”的問(wèn)題，本案中的核心證據(jù)是2015年12月新浪微博多個(gè)用戶轉(zhuǎn)發(fā)“@mmanews-jianke”的一條微博，內(nèi)容為：“很多朋友問(wèn)起哪里有賣(mài)的，此產(chǎn)品叫#SPARBAR#，可譯為#實(shí)戰(zhàn)靶#，是英國(guó)產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)有沒(méi)有賣(mài)的還不清楚，不過(guò)官網(wǎng)在這里：網(wǎng)頁(yè)鏈接，價(jià)格不菲，家庭版的166英鎊，專業(yè)版的349.99英鎊?！蔽⒉┫嘛@示有“SPARBAR”拳擊圖片。本文從以下幾個(gè)角度進(jìn)行分析：

（一）“在先使用”應(yīng)是商標(biāo)法意義上的使用

商標(biāo)法第四十八條規(guī)定：“本法所稱商標(biāo)的使用，是指將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書(shū)上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中，用于識(shí)別商品來(lái)源的行為?！鄙虡?biāo)的使用應(yīng)當(dāng)是在流通領(lǐng)域中真實(shí)的使用，其使用應(yīng)該能夠及于相關(guān)公眾，特別是消費(fèi)者，并最終能夠起到識(shí)別商品來(lái)源的作用。因此，準(zhǔn)備中的商標(biāo)使用行為，如原材料采購(gòu)、企業(yè)資質(zhì)等方面的證據(jù)不能認(rèn)定為商標(biāo)法意義上的使用，因?yàn)榇藭r(shí)商品并未進(jìn)入流通領(lǐng)域；僅作為商品名稱或者企業(yè)名稱的使用，也不能認(rèn)定為商標(biāo)法意義上的使用，因?yàn)榇藭r(shí)商標(biāo)未能起到識(shí)別商標(biāo)來(lái)源的作用。

本案中，新浪微博的內(nèi)容標(biāo)注有“SPARBAR”及官網(wǎng)鏈接，配圖上的拳擊圖片顯示有“SPARBAR”，訴爭(zhēng)商標(biāo)與商品來(lái)源能夠?qū)?yīng)起來(lái)，起到識(shí)別商品來(lái)源的作用，屬于在廣告宣傳中對(duì)訴爭(zhēng)商標(biāo)的使用。雖然在形式上屬于用戶轉(zhuǎn)發(fā)的內(nèi)容，但本質(zhì)上屬于并不違背司必達(dá)公司主觀意愿的一種廣告宣傳，相關(guān)公眾能夠?qū)⒃撋虡?biāo)的拳擊產(chǎn)品與司必達(dá)公司產(chǎn)生聯(lián)系，進(jìn)而識(shí)別商品來(lái)源，屬于商標(biāo)法意義上的使用。本案中，對(duì)訴爭(zhēng)商標(biāo)的使用并非商標(biāo)權(quán)人直接主動(dòng)的使用。實(shí)踐中，對(duì)于商標(biāo)使用應(yīng)當(dāng)是“主動(dòng)使用”還是“被動(dòng)使用”也曾有過(guò)爭(zhēng)議，但最終仍回歸至商標(biāo)的本質(zhì)?！澳骋粯?biāo)志能否成為商標(biāo)，不在于商標(biāo)權(quán)人對(duì)該標(biāo)志是‘主動(dòng)使用’還是‘被動(dòng)使用’，關(guān)鍵是生產(chǎn)者與其產(chǎn)品之間以該標(biāo)志為媒介的特定聯(lián)系是否已經(jīng)建立。”[4]最高人民法院2020年12月29日發(fā)布的《關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問(wèn)題的規(guī)定》在第二十六條中也再度明確：“商標(biāo)權(quán)人自行使用、他人經(jīng)許可使用以及其他不違背商標(biāo)權(quán)人意志的使用，均可認(rèn)定為商標(biāo)法第四十九條第二款所稱的使用。”因此，發(fā)揮商標(biāo)識(shí)別商品來(lái)源作用是構(gòu)成商標(biāo)法意義上使用的核心。

（二）“在先使用”原則上應(yīng)是中國(guó)境內(nèi)的使用

地域性是知識(shí)產(chǎn)權(quán)的基本屬性之一。商標(biāo)權(quán)作為知識(shí)產(chǎn)權(quán)的一項(xiàng)具體權(quán)利，地域性也是其內(nèi)在屬性。因此，商標(biāo)法第十五條規(guī)定的“在先使用”，原則上應(yīng)是中國(guó)境內(nèi)的使用。如《北京市高級(jí)人民法院商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件審理指南》第12.5、12.6條所述，當(dāng)事人主張保護(hù)“在先使用”的商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)提交訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)日前在中國(guó)境內(nèi)使用商標(biāo)的證據(jù)，在其他國(guó)家、地區(qū)的使用證據(jù)或者準(zhǔn)備投入中國(guó)境內(nèi)使用的證據(jù)可以作為證明其商標(biāo)在先使用情況的補(bǔ)充。僅在其他國(guó)家、地區(qū)使用商標(biāo)的，不屬于商標(biāo)法第十五條第二款規(guī)定的“在先使用”的情形。[5]

隨著全球貿(mào)易一體化的推進(jìn)，特別是跨境電商零售進(jìn)口業(yè)務(wù)在國(guó)家層面得到的政策支持，中國(guó)境內(nèi)消費(fèi)者通過(guò)跨境電商第三方平臺(tái)經(jīng)營(yíng)者直接自境外購(gòu)買(mǎi)商品越來(lái)越常見(jiàn)。這一行為模式與傳統(tǒng)地域性，也即要求流通過(guò)程發(fā)生在境內(nèi)似乎有些沖突。但從行為和結(jié)果分析，認(rèn)定商標(biāo)使用行為發(fā)生在境內(nèi)亦無(wú)不妥。從行為的角度，商品的流通跨越了中國(guó)境內(nèi)和境外；從結(jié)果的角度，終端消費(fèi)者處于中國(guó)境內(nèi)。也即跨境電商零售進(jìn)口業(yè)務(wù)中商標(biāo)的影響能夠及于境內(nèi)，能夠起到識(shí)別商品來(lái)源的作用。當(dāng)然，跨境電商零售進(jìn)口業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)滿足合法性的要求，如應(yīng)屬于《跨境電子商務(wù)零售進(jìn)口商品清單》內(nèi)、限于個(gè)人自用并滿足跨境電商零售進(jìn)口稅收政策規(guī)定的條件；通過(guò)與海關(guān)聯(lián)網(wǎng)的電子商務(wù)交易平臺(tái)交易，能夠?qū)崿F(xiàn)交易、支付、物流電子信息“三單”比對(duì)；或未通過(guò)與海關(guān)聯(lián)網(wǎng)的電子商務(wù)交易平臺(tái)交易，但進(jìn)出境快件運(yùn)營(yíng)人、郵政企業(yè)能夠接受相關(guān)電商企業(yè)、支付企業(yè)的委托，承諾承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任，向海關(guān)傳輸交易、支付等電子信息等。[6]不滿足合法性要求的跨境電商零售業(yè)務(wù)，不能被認(rèn)定為商標(biāo)法意義上的使用。

（三）“在先使用”無(wú)需考慮商標(biāo)的知名度

在商標(biāo)法體系中，對(duì)于商標(biāo)在先使用程度有著不同的要求。馳名商標(biāo)的保護(hù)要求在先使用的商標(biāo)在“中國(guó)為相關(guān)公眾所熟知”[7]；不正當(dāng)手段搶注他人未注冊(cè)商標(biāo)，要求他人商標(biāo)“有一定影響”[8]；但在第十五條對(duì)于使用程度未作要求。從體系解釋的角度，上述要求顯然是有立法者的特殊考慮。原國(guó)家工商行政管理總局局長(zhǎng)周伯華在《關(guān)于〈中華人民共和國(guó)商標(biāo)法修正案（草案）〉的說(shuō)明》中指出，“為維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)秩序進(jìn)行的修改”包括“禁止搶注因業(yè)務(wù)往來(lái)等關(guān)系明知他人已經(jīng)在先使用的商標(biāo)。為了防止將他人已經(jīng)在先使用的商標(biāo)搶先進(jìn)行注冊(cè)，草案規(guī)定，與他人具有合同、業(yè)務(wù)往來(lái)關(guān)系或者其他關(guān)系明知他人商標(biāo)存在，而將他人在先使用的商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)的，不予注冊(cè)”。[9]因此，對(duì)第十五條第二款中的“在先使用”不應(yīng)有較高要求，在先使用的效果范圍能夠及于商標(biāo)申請(qǐng)人，商標(biāo)申請(qǐng)人能夠明知存在特定關(guān)系的他人已經(jīng)在先使用商標(biāo)的，即應(yīng)認(rèn)定符合“在先使用”的要求。

需要注意的是，商標(biāo)申請(qǐng)人知曉特定關(guān)系人已經(jīng)在先使用商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)是明知，而非應(yīng)知?！渡虡?biāo)法》第十五條第二款使用的也是“申請(qǐng)人與該他人具有前款規(guī)定以外的合同、業(yè)務(wù)往來(lái)關(guān)系或者其他關(guān)系而明知該他人商標(biāo)存在”這一表述。因此，這一知曉程度不能是推定的應(yīng)知，也即他人僅有商標(biāo)在先使用行為，即使是公開(kāi)的使用行為，即使能夠推定申請(qǐng)人應(yīng)知該使用行為，但達(dá)不到“明知”的程度，仍然不能適用該條的規(guī)定。

回歸至本案，較為關(guān)鍵的證據(jù)是一條新浪微博，基于以下理由，法院認(rèn)為可視為司必達(dá)公司對(duì)“SPARBAR”商標(biāo)的使用：1.商標(biāo)的使用，是指將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書(shū)上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中，用于識(shí)別商品來(lái)源的行為。新浪微博內(nèi)容可視為不違背司必達(dá)公司主觀意愿的一種廣告宣傳，使相關(guān)公眾能夠?qū)⒃撋虡?biāo)的拳擊產(chǎn)品與司必達(dá)公司產(chǎn)生聯(lián)系，能夠識(shí)別商品來(lái)源，屬于商標(biāo)法意義上的使用。2.商標(biāo)法第十五條第二款的立法目的在于，禁止因具有特定關(guān)系而明知他人商標(biāo)存在的人搶注他人商標(biāo)，維護(hù)誠(chéng)實(shí)守信、公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)注釋環(huán)境，且第十五條第二款所保護(hù)的未注冊(cè)商標(biāo)僅能對(duì)抗特定關(guān)系人，因此，對(duì)第十五條第二款中的“在先使用”不應(yīng)有較高要求。在先使用的效果范圍能夠及于商標(biāo)申請(qǐng)人，商標(biāo)申請(qǐng)人明知與其存在特定關(guān)系的他人已經(jīng)在先使用商標(biāo)的，即應(yīng)認(rèn)定符合“在先使用”的最低要求。3.南通瑞升公司就生產(chǎn)“SPARBAR”品牌的事宜與司必達(dá)公司進(jìn)行了磋商，亦制造了包裝箱請(qǐng)司必達(dá)公司確認(rèn)，其明知司必達(dá)公司的“SPARBAR”商標(biāo)卻仍在同一種或類似商品上申請(qǐng)注冊(cè)“SPARTECH”，而“SPARTECH”與“SPARBAR”在文字構(gòu)成、呼叫外觀等方面近似，構(gòu)成近似商標(biāo)，南通瑞升公司主觀惡意明顯，有悖誠(chéng)實(shí)信用原則。