一、 問題的發(fā)現(xiàn)

2019 年，筆者負(fù)責(zé)廣東省市場監(jiān)督管理局委托的“探索推進(jìn)粵港澳大灣區(qū)商標(biāo)注冊便利化及保護(hù)政策研究”課題時，調(diào)研過廣東省多家企業(yè)的商標(biāo)保護(hù)狀況，期間關(guān)注到他們反映的“自身主要商標(biāo)被他人完整包含式注冊”[1] 的問題。該問題主要表現(xiàn)為，企業(yè)自身辛苦創(chuàng)立的商標(biāo)品牌在市場上有了一定知名度后，遭受一哄而上的市場圍獵，大量同行業(yè)者申請注冊完整包含其主要商標(biāo)品牌的商標(biāo)。

以廣州阿道夫個人護(hù)理用品有限公司為例，該企業(yè)屬于新興的化妝品類中小企業(yè)，經(jīng)努力經(jīng)營，逐步在洗護(hù)行業(yè)建立起一定知名度和影響力，但隨之而來的是其主要商標(biāo)“阿道夫”迅速被大量“包含式”注冊。據(jù)該公司反映，在其主要經(jīng)營的第3類“洗發(fā)液”等商品上，被“包含式”注冊近200件（見圖 1）。同樣，德高( 廣州 ) 建材有限公司的主要商標(biāo)“德高”也遇到相同問題，該公司在建材行業(yè)從業(yè)多年、積累了一定知名度，其商標(biāo)被他人“包含式注冊”情況觸目驚心（見圖 2）。在走訪調(diào)研中，類似于“阿道夫”“德高”商標(biāo)的案例屢見不鮮，多個企業(yè)飽受此問題困擾。

       隨著調(diào)研的深入，筆者發(fā)現(xiàn)了更深層次的問題。

一是此類“包含式”注冊對新生品牌具有很大殺傷力。“包含式注冊”的對象一般集中在一些剛具有一定知名度但上升勢頭明顯的商標(biāo)品牌。意圖仿冒者嗅覺極其敏銳！他們一旦發(fā)現(xiàn)一個知名度不斷提升、市場聲譽逐步提高的商標(biāo)品牌時，就會蜂擁而上，第一時間申請注冊“包含式”商標(biāo)——這與搶注社會熱點詞匯、名人姓名等如出一轍。仿冒者往往是同行，有完整的生產(chǎn)鏈與銷售渠道，在“包含式”商標(biāo)申請注冊后，就會搶時間上市產(chǎn)品，并采用與被包含商標(biāo)產(chǎn)品相近的外包裝，極大地增加了對消費者的迷惑性，在商標(biāo)獲準(zhǔn)初步審定或注冊后，更是有恃無恐地大量擴(kuò)產(chǎn)，以低價搶占市場，擠占被仿冒者產(chǎn)品市場，并以劣質(zhì)產(chǎn)品損害被仿冒者聲譽。

二是“包含式注冊”的商標(biāo)有較大核準(zhǔn)的可能性，造成被仿冒者維權(quán)的阻礙。在現(xiàn)行審查標(biāo)準(zhǔn)下，這類“包含式”的商標(biāo)有相當(dāng)可能性被初步審定甚至注冊公告！多家企業(yè)反映，大量“包含式”商標(biāo)已被初步審定或被核準(zhǔn)注冊。

三是對“包含式注冊”商標(biāo)的維權(quán)程序耗時耗力，被仿冒企業(yè)疲于奔命。被仿冒企業(yè)大都會通過異議、評審程序?qū)σ殉醪綄彾ɑ蜃缘摹鞍健鄙虡?biāo)主張權(quán)利，但仿冒者往往會窮盡法律程序，利用后端商標(biāo)爭議期較長，市場監(jiān)管不易發(fā)力之際，持續(xù)進(jìn)行不法侵權(quán)行為，憑借所謂“權(quán)利模糊期”[2] 獲取暴利（這段時間甚至可長達(dá)兩三年）。在商標(biāo)權(quán)爭議期間，被仿冒企業(yè)很難進(jìn)行維權(quán)，企業(yè)的商標(biāo)品牌聲譽、市場占有率甚至相關(guān)消費者的利益往往會受到嚴(yán)重?fù)p害。企業(yè)在商標(biāo)后續(xù)維權(quán)中，往往面臨官司和市場兩線作戰(zhàn)，雙線承壓，贏了官司卻輸了市場的例子不在少數(shù)。

四是直接影響企業(yè)對政府信心，損害商標(biāo)注冊管理的公信力。課題組在調(diào)研中深切感受到被仿冒企業(yè)的無奈無助，有的被訪者對審查工作表示失望或者不理解，抱怨甚至指責(zé)審查部門放縱赤裸裸的商標(biāo)抄襲仿冒行為?？梢哉f，這種“包含式”注冊無論是對企業(yè)還是對商標(biāo)注冊管理秩序的損害都是巨大的。這個問題的重要性和嚴(yán)重程度，應(yīng)引起相關(guān)部門更多重視和關(guān)注。

       二、 問題的原因

為什么這些“包含式”商標(biāo)有相當(dāng)一部分會被初步審定甚至核準(zhǔn)注冊呢？調(diào)研發(fā)現(xiàn)，出現(xiàn)這種情況的原因是復(fù)雜的。除了審查員工作量大、長期審查習(xí)慣和標(biāo)準(zhǔn)沿襲等因素外，在筆者看來，更重要的原因還是在相關(guān)審查審理的標(biāo)準(zhǔn)上。

具有完整包含關(guān)系的商標(biāo)是否應(yīng)判定為近似商標(biāo)？商標(biāo)近似的認(rèn)定不但包含著商標(biāo)客觀存在的表現(xiàn)內(nèi)容，同時還涉及消費者或者第三方的主觀認(rèn)知[3]。2016 年發(fā)布的《商標(biāo)審查及審理標(biāo)準(zhǔn)》（下稱《標(biāo)準(zhǔn)》）規(guī)定，“商標(biāo)完整地包含他人在先具有一定知名度或者顯著性較強(qiáng)的文字商標(biāo)，易使相關(guān)公眾認(rèn)為屬于系列商標(biāo)而對商品或者服務(wù)的來源產(chǎn)生混淆的，應(yīng)予以駁回”[4]。從該規(guī)定可以看出，完整包含不等于商標(biāo)近似，還需要考慮引證商標(biāo)的顯著性、知名度等情況。基于我國的審查程序設(shè)置，目前在審查階段，審查員沒有主動了解在先商標(biāo)知名度的責(zé)任和渠道，這就會導(dǎo)致本條規(guī)定的“一定知名度”標(biāo)準(zhǔn)容易在審查環(huán)節(jié)落空，從而會對“完整包含他人商標(biāo)”的商標(biāo)予以初步審定。一些對商標(biāo)注冊審查標(biāo)準(zhǔn)較為熟悉的仿冒者就抓住了這個“審查漏洞”，把仿冒對象集中在像“阿道夫”這樣的“一定知名度商標(biāo)品牌”，他們知曉這一類的“包含式商標(biāo)”被初步審定的概率較大。

與典型搶注商標(biāo)不同，此類“包含式”注冊不是為了售賣商標(biāo)，也不完全是不以使用為目的，他們既注冊商標(biāo)又生產(chǎn)仿冒產(chǎn)品！其目的就是靠生產(chǎn)仿冒產(chǎn)品來獲取暴利。且會出現(xiàn)多家不法者圍獵注冊一個知名商標(biāo)的情形，呈現(xiàn)出“多且散”的特點?；诖?，單看任何一家注冊主體，商標(biāo)申請注冊量并不大，惡意也不是那么明顯，審查時不易發(fā)現(xiàn)，也不完全符合修改后《商標(biāo)法》第四條規(guī)定的典型商標(biāo)惡意搶注行為[5]。但正是由于多對一，被仿冒者往往會疲于應(yīng)付，難以招架。

課題組認(rèn)為這是一個較為重要的問題，把其納入了研究內(nèi)容，在該課題的研究成果——《探索推進(jìn)粵港澳大灣區(qū)商標(biāo)注冊便利化及保護(hù)政策研究報告》中指出了這種問題的存在，提出由各地行業(yè)協(xié)會建立《區(qū)域重點商標(biāo)保護(hù)名錄》的設(shè)想，建議對區(qū)域有一定知名度商標(biāo)建立名錄，并期望能在審查系統(tǒng)中標(biāo)示以引起審查員注意。但很明顯，這個設(shè)想不易推行。除了廣東等少數(shù)地區(qū)外，這項工作目前在全國也沒有廣泛開展。

      三、現(xiàn)行審查審理標(biāo)準(zhǔn)中存在的問題

2021年，國家知識產(chǎn)權(quán)局新制定的《商標(biāo)審查審理指南》（下稱《指南》）“下編”第五章第5.1.16條款對此類情形修改了相關(guān)表述，明確“商標(biāo)完整地包含或者摹仿他人在先具有較高知名度或者顯著性較強(qiáng)的文字商標(biāo)，易使相關(guān)公眾認(rèn)為屬于系列商標(biāo)而對商品或者服務(wù)的來源產(chǎn)生混淆的，判定為近似商標(biāo)。”[6] 相對于2016 年《標(biāo)準(zhǔn)》，《指南》對在先商標(biāo)知名度要求從“一定知名度”上升到“較高知名度”。在筆者看來，《指南》的此處修訂不僅無助于解決“包含式”注冊他人在先商標(biāo)的困境，反而會出現(xiàn)更多問題。

首先，第5.1.16 條款可能會削弱一定知名度商標(biāo)的保護(hù)工作。商標(biāo)的“一定知名度”和“較高知名度”從來都是一個相對概念，但“較高知名度”肯定比“一定知名度”有著更高的要求。觀察該條款下所列出的9 個具體案例，在先商標(biāo)全部都是曾被認(rèn)定的馳名商標(biāo)。這無疑會使審查員更加確信：適用本條需要較高的商標(biāo)知名度。但事實上，馳名商標(biāo)保護(hù)一直是審查工作的重點，商標(biāo)審查系統(tǒng)中早就對被曾經(jīng)認(rèn)定為馳名商標(biāo)的予以加注，在審查“完整包含在先商標(biāo)”案件時，審查員能夠第一時間發(fā)現(xiàn)馳名商標(biāo)，從而對“完整包含他人馳名商標(biāo)的”商標(biāo)予以駁回。相對于馳名商標(biāo)，具有一定知名度的初創(chuàng)企業(yè)商標(biāo)的數(shù)量更為巨大，其保護(hù)要求更為迫切，他們類似于茁壯成長的少年，更加需要小心呵護(hù)。2016 年《標(biāo)準(zhǔn)》畢竟還要求對包含“一定知名度”的商標(biāo)與之判為近似商標(biāo)，《指南》卻基本放棄了這一要求，客觀上會使審查員在審查中更加忽視那些迫切需要保護(hù)的“一定知名度商標(biāo)”。不僅如此，提高知名度要求，也使被仿冒企業(yè)在異議和評審程序中舉證責(zé)任加大。

其次，第5.1.16 條款可能會進(jìn)一步加大實踐中商標(biāo)審查、異議、評審標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的不統(tǒng)一。在實踐中，對“完整包含他人在先商標(biāo)”的審查審理在審查、異議、評審程序中有著不同的理解和執(zhí)行。相對于審查而言，評審程序中對“完整包含他人在先商標(biāo)”的審查更為嚴(yán)格[7]。具體案件中，僅滿足“完整包含他人在先商標(biāo)”一項要件的商標(biāo)與在先商標(biāo)很可能會判定為近似商標(biāo)，他人商標(biāo)的知名度和顯著性只是案件中額外考量的因素。當(dāng)然，這在一定程度上已經(jīng)偏離了2016 年《標(biāo)準(zhǔn)》和2021 年《指南》的相關(guān)規(guī)定。筆者曾在商標(biāo)評審部門工作多年，遇到過大量“完整包含他人在先商標(biāo)”不予注冊復(fù)審案件和無效宣告案件，其中絕大多數(shù)案件中合議組均會認(rèn)定在先商標(biāo)與“完整包含他人在先商標(biāo)”為近似商標(biāo)。此類案件的大量存在本身就說明了審查和評審在這個問題上的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的“割裂”。而在異議程序中，按筆者的觀察，更多案件傾向評審的標(biāo)準(zhǔn)，但個案中也有完全不同的結(jié)果。第5.1.16 條款把“一定知名度”上升為“較高知名度”，最終會導(dǎo)致審查員在實際審查時，把“較高知名度商標(biāo)”理解為“馳名商標(biāo)”，從而更易把“完整包含具有一定知名度的商標(biāo)”的注冊申請給予初步審定，這無疑會加大實踐中商標(biāo)審查、異議、評審標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的不統(tǒng)一。

最后，第5.1.16 條款可能造成大量防御性商標(biāo)注冊。如前所述，初創(chuàng)企業(yè)對這種仿冒行為深惡痛絕，甚或無可奈何。企業(yè)為了避免市場實際損失和大量案件訴累，大量注冊防御性商標(biāo)也順理成章。這似乎成為一個難解的死結(jié)！

      四、關(guān)于修訂相關(guān)審查審理標(biāo)準(zhǔn)的建議

對《指南》第5.1.16 條款進(jìn)行修訂?；谏衔姆治?，無論是從提高商標(biāo)申請質(zhì)量的角度，還是從加強(qiáng)打擊惡意商標(biāo)注冊、提高對一定知名度商標(biāo)的保護(hù)工作，解決初創(chuàng)企業(yè)面臨的商標(biāo)圍獵困境的角度來說，都有必要對第5.1.16 條款進(jìn)行修訂[8]。筆者認(rèn)為，即使不考慮在先商標(biāo)的知名度和顯著性，完整包含他人在先商標(biāo)的商標(biāo)與在先商標(biāo)混淆的可能性都較大，除非兩商標(biāo)已經(jīng)形成明顯不同的含義。比如，在先商標(biāo)是“蓮花”，消費者如果使用過“蓮花”商品，在看到標(biāo)注“韻香蓮花”“添姿色 蓮花”相同商品時還是容易產(chǎn)生混淆的，認(rèn)為是后者是前者的系列商標(biāo)產(chǎn)品。也正是基于此，一般在先商標(biāo)所有人也不能容忍他人申請注冊完整包含自己商標(biāo)的商標(biāo)。

基于上述分析，個人認(rèn)為，《指南》第5.1.16 條款可以修訂為：

“商標(biāo)完整包含他人在先商標(biāo)，且未產(chǎn)生明顯不同含義的，易使相關(guān)公眾認(rèn)為屬于系列商標(biāo)而對商品或者服務(wù)來源產(chǎn)生混淆的，判定為近似商標(biāo)。

在先商標(biāo)有較高知名度和顯著性較強(qiáng)的，應(yīng)判為近似商標(biāo)?！?/span>

本條修訂后包括兩款。第一款對“完整包含他人在先商標(biāo)”的商標(biāo)申請予以分類對待：一種是“完整包含他人在先商標(biāo)”，又未形成明顯不同含義，共存于市場易使相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆的；一種是“完整包含”他人商標(biāo)（多數(shù)是巧合），但含義與在先商標(biāo)完全不同，在市場上不會造成混淆的注冊申請商標(biāo)。這里沒有明確在先商標(biāo)有“一定知名度”，一方面是為避免審查階段對在先具有一定商標(biāo)知名度的信息不暢的問題，另一方面，對大部分“完整包含他人在先商標(biāo)且未形成明顯不同含義的商標(biāo)”不予注冊符合市場實際情況，能夠使絕大部分“完整包含式商標(biāo)”在審查階段被駁回，避免上文提到的初創(chuàng)企業(yè)的艱難維權(quán)，解決初創(chuàng)企業(yè)有一定知名度商標(biāo)易被圍獵的問題。同時，考慮到部分類似于“青花椒”等顯著性較弱的注冊商標(biāo)的存在，對少部分“完整包含在先商標(biāo)”，但已經(jīng)形成和在先商標(biāo)不同含義的申請注冊并未完全關(guān)閉注冊窗口，可避免對顯著性較弱商標(biāo)給予不當(dāng)強(qiáng)保護(hù)的情況。

第二款的設(shè)定更加嚴(yán)厲，在先商標(biāo)知名度較高或者顯著性較強(qiáng)的，應(yīng)予以駁回。需要強(qiáng)調(diào)的是，只要在先商標(biāo)滿足以上任一要件，在后商標(biāo)就應(yīng)被駁回。這樣規(guī)定其實是回到了“混淆”這一商標(biāo)法基本原理?；谠谙壬虡?biāo)的知名度或者顯著性，完整包含商標(biāo)會與之混淆，而容易造成混淆的商標(biāo)是不能并存的?？梢钥吹?， 這里沒有絕對區(qū)分“惡意”和“善意”，盡管此種情況絕大多數(shù)的“完整包含式注冊”是出于惡意。而基于“較高知名度”和“顯著性較強(qiáng)”這兩個概念較易理解掌握，這樣規(guī)定也使審查員在審查實踐中更易操作。

本條修訂基于加強(qiáng)打擊惡意商標(biāo)注冊理念，對“完整包含他人在先商標(biāo)的”商標(biāo)注冊申請基本持否定態(tài)度，但又留有窗口，加大了對在先商標(biāo)的保護(hù)強(qiáng)度，旨在杜絕不法市場主體對初創(chuàng)企業(yè)一定知名度商標(biāo)的市場圍獵，也有利于審查、異議、評審程序標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的一致性。