2023年10月18日,美國聯邦巡回上訴法院在Great Concepts公司訴Chutter公司一案的判決(No.2022-1212)中指出,美國專利和商標局(下稱專商局)不能僅以提交過“商標無爭議狀態(tài)”的虛假聲明就撤銷商標注冊。
2005年3月,Great Concepts公司獲準注冊“DANTANNA’S”商標,使用在“牛排和海鮮餐廳”服務上。2006年,Chutter公司的前任權益持有者以該商標提起撤銷,理由是與其在餐廳服務中使用的普通法DAN TANA標記存在混淆可能。該撤銷因為等待關聯案件的結果而被中止。關聯案件2010年7月有了不利于Chutter公司的終審裁判。因為Chutter公司消極行動,它的撤銷程序2010年12月被專商局駁回。
但2010年3月,Great Concepts公司的律師為了續(xù)展和證明商標處于無爭議狀態(tài),根據《蘭哈姆法》第8條和15條提供了一份聲明,聲明的部分內容稱“涉案商標沒有未決程序,也沒有被專商局或是法院裁決處理”。但當時商標存在前述撤銷程序和訴訟程序,所以聲明有虛假成分。
Chutter公司2015年7月再次向專商局提出撤銷涉案商標的申請,理由就是其前述虛假聲明。專商局2021年9月認定Great Concepts的聲明構成欺詐,并撤銷了涉案商標。