商標(biāo)在先使用抗辯系關(guān)于商標(biāo)在先使用人不侵權(quán)抗辯事由的特別規(guī)定。就適用主體而言，該不侵權(quán)抗辯僅應(yīng)由在先使用人自行提出，其他主體無(wú)論是否取得在先使用人的同意，均無(wú)權(quán)提出商標(biāo)在先使用抗辯。此外，在確定“原使用范圍”時(shí)，應(yīng)主要考量商標(biāo)使用的地域范圍和使用方式。一般而言，在先僅通過(guò)實(shí)體店鋪提供服務(wù)的，在商標(biāo)注冊(cè)人申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)后，又在原實(shí)體店鋪影響范圍之外的地域新設(shè)店鋪提供服務(wù)的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為超出了原使用范圍。

一審案號(hào) ：（2021）滬0115民初44493號(hào)

二審案號(hào) ：（2022）滬民終129號(hào)

案情介紹

上訴人（原審被告）：華潤(rùn)置地（廈門）房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司安達(dá)仕酒店（簡(jiǎn)稱安達(dá)仕酒店）、華潤(rùn)置地（廈門）房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（簡(jiǎn)稱華潤(rùn)廈門公司）

被上訴人（原審原告）：陳某某

原 告 陳 某 某 系 第10400859號(hào)“ 糖 立 方 ” 及 第10902851號(hào)圖片”注冊(cè)商標(biāo)的商標(biāo)權(quán)人，上述商標(biāo)核定服務(wù)類別均為 第43類”咖啡館、餐館“等，其中“糖立方”商標(biāo)申請(qǐng)于2012年1月。原告在浙江省溫州市經(jīng)營(yíng)甜品店，該店曾獲得由相關(guān)自媒體頒發(fā)的榮譽(yù)，網(wǎng)上可查詢到網(wǎng)友對(duì)該店鋪的介紹及評(píng)價(jià)，相關(guān)配圖顯示有“糖立方”店招。原告亦在原材料購(gòu)買單據(jù)、結(jié)賬單及消費(fèi)發(fā)票上使用了“糖立方”標(biāo)識(shí)。

被告安達(dá)仕酒店系被告華潤(rùn)廈門公司設(shè)立的不具備法人資格的分支機(jī)構(gòu)，其在福建省廈門市安達(dá)仕酒店內(nèi)經(jīng)營(yíng)“SUGAR PAVILION 糖立方”餐廳，其公眾號(hào)文章介紹，該店于2019年9月開(kāi)業(yè)，系2009年在深圳君悅酒店首創(chuàng)“糖立方”以來(lái)的第五家開(kāi)業(yè)門店。案外人華潤(rùn)（深圳）有限公司君悅酒店（簡(jiǎn)稱深圳君悅酒店）經(jīng)營(yíng)的“糖立方”甜品店于2010年6月開(kāi)業(yè)。

原告認(rèn)為，安達(dá)仕酒店使用“SUGAR PAVILION 糖立方”的行為，侵害其涉案兩個(gè)注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，遂起訴請(qǐng)求法院判令安達(dá)仕酒店、華潤(rùn)廈門公司停止侵權(quán)，并共同賠償其經(jīng)濟(jì)損失10 萬(wàn)元。被告安達(dá)仕酒店、華潤(rùn)廈門公司共同辯稱 ：第一，被訴行為屬于其在原有范圍內(nèi)使用在先使用的有一定影響的商標(biāo)，不構(gòu)成侵權(quán) ；第二，陳某某未實(shí)質(zhì)性使用“糖立方”商標(biāo)，不應(yīng)判決賠償責(zé)任。

上海市浦東新區(qū)人民法院一審認(rèn)為，被訴侵權(quán)標(biāo)識(shí)“糖立方” 與陳某某的“糖立方”商標(biāo)屬于在相同服務(wù)上使用的相同商標(biāo)，兩被告援引的在先權(quán)系深圳君悅酒店經(jīng)營(yíng)的“糖立方”餐飲店，二者經(jīng)營(yíng)主體之間不具有內(nèi)部關(guān)聯(lián)性，且現(xiàn)有證據(jù)未能證明深圳君悅酒店“糖立方”餐飲店的影響力已擴(kuò)張至廈門地區(qū)，故其商標(biāo)在先使用抗辯不能成立，被訴行為構(gòu)成對(duì)陳某某“糖立方”商標(biāo)的侵權(quán)。綜合考慮權(quán)利商標(biāo)知名度一般、地域限制性較強(qiáng)等因素，法院一審判決 ：被告安達(dá)仕酒店停止侵權(quán) ；被告華潤(rùn)廈門公司賠償原告1萬(wàn)余元。

安達(dá)仕酒店、華潤(rùn)廈門公司不服一審判決，提起上訴。上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院二審認(rèn)為 ：第一，安達(dá)仕酒店與深圳君悅酒店雖存在一定關(guān)聯(lián)關(guān)系，但二者系兩個(gè)獨(dú)立法人分別設(shè)立的分支機(jī)構(gòu)，故安達(dá)仕酒店無(wú)權(quán)以深圳君悅酒店在先使用的事實(shí)提出抗辯。第二，餐飲服務(wù)的消費(fèi)方式具有較強(qiáng)的地域限制性，安達(dá)仕酒店、華潤(rùn)廈門公司并未舉證證明深圳君悅酒店“糖立方”餐飲店的影響力已擴(kuò)張至廈門市的地域范圍。第三，酒店內(nèi)設(shè)餐廳的命名系商業(yè)選擇的范疇，不能因?yàn)樵谄放凭频陜?nèi)開(kāi)設(shè)過(guò)某一品牌的餐廳，就認(rèn)為該品牌酒店集團(tuán)之后開(kāi)設(shè)的其他酒店內(nèi)餐廳必定會(huì)使用相同餐廳品牌。涉案商標(biāo)申請(qǐng)前，僅有深圳君悅酒店在深圳市的君悅酒店內(nèi)設(shè)“糖立方”餐飲店，尚難以證明“糖立方”標(biāo)識(shí)已如安達(dá)仕酒店、華潤(rùn)廈門公司所稱與萬(wàn)象城、君悅酒店產(chǎn)生穩(wěn)定的對(duì)應(yīng)關(guān)系。第四，在案證據(jù)顯示原告在其經(jīng)營(yíng)的甜品店上使用了涉案商標(biāo)。據(jù)此，法院二審判決 ：駁回上訴，維持原判。

典型意義

商標(biāo)的生命在于使用，使用行為使得商標(biāo)產(chǎn)生指示商品來(lái)源的作用。我國(guó)雖然采取商標(biāo)注冊(cè)主義模式，但對(duì)于未經(jīng)注冊(cè)的商標(biāo)，由于經(jīng)過(guò)使用，其背后已經(jīng)承載了一定的商譽(yù)，故不能褫奪在先使用人經(jīng)過(guò)正當(dāng)、合法的投資和使用而產(chǎn)生的商譽(yù)和利益。商標(biāo)在先使用抗辯制度通過(guò)限制商標(biāo)權(quán)人的部分專用權(quán)，從而賦予在先使用人在先利益的方式，彌補(bǔ)了商標(biāo)注冊(cè)主義模式不關(guān)注實(shí)際使用行為的缺陷，實(shí)現(xiàn)商標(biāo)權(quán)人與在先使用人之間的利益平衡。

本案判決從商標(biāo)在先使用抗辯“原使用范圍”出發(fā)，進(jìn)一步厘清了其中“原使用主體”及“原使用地域”的認(rèn)定問(wèn)題，合理劃分商標(biāo)在先使用抗辯的權(quán)利邊界，為商標(biāo)侵權(quán)案件中在先使用抗辯問(wèn)題的審理提供了很好的實(shí)踐樣本。