案情簡介
卜吉熊公司于2014年8月27日申請注冊了字母“Boogie Bear”及小熊圖形商標(biāo)（下稱訴爭商標(biāo)）。順超公司以該商標(biāo)的申請注冊侵犯了其對“阿迪熊”圖形享有的在先著作權(quán)，違反了我國商標(biāo)法第三十二條和第四十四條第一款的規(guī)定為由，向國家知識產(chǎn)權(quán)局提起無效宣告請求。
國家知識產(chǎn)權(quán)局經(jīng)審理后作出裁定，認(rèn)定訴爭商標(biāo)的申請注冊并未違反上述商標(biāo)法相關(guān)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)予以維持注冊。順超公司不服，訴至北京知識產(chǎn)權(quán)法院。
北京知識產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理認(rèn)為，在案證據(jù)不足以證明訴爭商標(biāo)的申請注冊侵犯了順超公司的在先著作權(quán)，鑒于此，訴爭商標(biāo)的申請注冊未違反我國商標(biāo)法第三十二條的規(guī)定。法院據(jù)此判決駁回順超公司訴訟請求。
法官釋法
商標(biāo)的申請注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先著作權(quán)。若已經(jīng)注冊的商標(biāo)侵害他人在先著作權(quán)，則違反我國商標(biāo)法第三十二條的規(guī)定，在全部的核定使用商品上均應(yīng)予以無效宣告。
訴爭商標(biāo)構(gòu)成我國商標(biāo)法第三十二條損害在先著作權(quán)的情形，需要同時滿足以下四個要件：涉案圖形具有獨創(chuàng)性，構(gòu)成作品；當(dāng)事人為涉案圖形的著作權(quán)人或者利害關(guān)系人；涉案圖形先于訴爭商標(biāo)申請日完成創(chuàng)作且訴爭商標(biāo)權(quán)利人在訴爭商標(biāo)申請日之前具有接觸涉案圖形的可能性；訴爭商標(biāo)圖形與涉案圖形構(gòu)成實質(zhì)性相似。
作品應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)出獨創(chuàng)性，體現(xiàn)作者對涉案圖形在局部設(shè)計或者整體構(gòu)思等方面獨特的表達。在創(chuàng)作過程中，借鑒公有領(lǐng)域的表達屬于常見情形，只要涉案圖形體現(xiàn)出作者獨特的構(gòu)思，亦構(gòu)成作品。
比如該案涉案圖形中，圓圓的腦袋、兩只圓圓的耳朵，屬于常見的卡通熊構(gòu)成元素，屬于公有領(lǐng)域的表達，但是本案涉案圖形在眼睛的形狀、光圈、色彩搭配等方面體現(xiàn)出作者獨特的設(shè)計構(gòu)思，故該案涉案圖形整體上亦構(gòu)成美術(shù)作品。
司法實踐中當(dāng)事人通常會提交訴爭商標(biāo)申請日之前的著作權(quán)登記證書以證明其對涉案圖形享有在先著作權(quán)，但是我國的著作權(quán)登記采取的是形式審查，故著作權(quán)登記證書僅對著作權(quán)權(quán)屬具有初步證明效力，仍需其他證據(jù)予以佐證。與涉案圖形一致的商標(biāo)注冊證清楚顯示商標(biāo)申請注冊時間，已注冊的商標(biāo)亦處于公示狀態(tài)而可以推定訴爭商標(biāo)權(quán)利人對與該商標(biāo)一致的涉案圖形接觸的可能性，在有相關(guān)證據(jù)予以佐證且無其他相矛盾證據(jù)的情形下，可以作為證明當(dāng)事人系涉案圖形利害關(guān)系人的證據(jù)。當(dāng)事人在訴爭商標(biāo)申請日前將涉案圖形在微博、百度等互聯(lián)網(wǎng)平臺上公開使用的證據(jù)，亦可以證明其享有在先著作權(quán)、訴爭商標(biāo)權(quán)利人具有接觸可能性。
訴爭商標(biāo)圖形與涉案圖形構(gòu)成實質(zhì)性相似的認(rèn)定，應(yīng)當(dāng)指的是訴爭商標(biāo)與涉案圖形獨創(chuàng)性部分構(gòu)成實質(zhì)性相似。商標(biāo)法對在先著作權(quán)的保護，僅指的是對作品獨創(chuàng)性的保護，而不包括公有領(lǐng)域的表達，公有領(lǐng)域的表達不應(yīng)為任何人所壟斷。因此，在對比之時，應(yīng)當(dāng)首先將公有領(lǐng)域因素排除，比如本案涉案圖形中卡通熊的圓圓的腦袋、兩只圓圓的耳朵，即便訴爭商標(biāo)與本案涉案圖形的這兩個要素相同或者近似，二者亦不構(gòu)成實質(zhì)性相似。
市場主體在申請注冊商標(biāo)時，應(yīng)當(dāng)尊重他人對在先作品享有的權(quán)利。在商標(biāo)的申請注冊中加強對著作權(quán)的保護，符合我國知識產(chǎn)權(quán)法保護創(chuàng)新的理念。
