一、基本案情

異議人：卡迪納衛(wèi)浴用品公司

被異議人：江門市雅廷衛(wèi)浴有限公司

被異議商標(biāo)：

指定使用商品：第11 類“沐浴用設(shè)備；龍頭”等。

異議人主要理由：

1. 被異議人惡意搶注其“KARTNERS”商標(biāo)，被異議商標(biāo)的申請注冊違反了《商標(biāo)法》第十五條第二款的規(guī)定。

2. 被異議商標(biāo)的申請注冊侵犯了異議人的在先著作權(quán)和商號權(quán)，違反了《商標(biāo)法》第三十二條的規(guī)定。

異議人提供的證據(jù)：異議人介紹及中文摘譯、標(biāo)識有“KARTNERS”的產(chǎn)品圖片、銷售訂單和發(fā)票、產(chǎn)品裝箱單、KARENERS 標(biāo)識設(shè)計圖稿、與廣東省開平市水口鎮(zhèn)多家衛(wèi)浴企業(yè)的商業(yè)往來郵件等。

被異議人未在規(guī)定期限內(nèi)作出答辯。

根據(jù)當(dāng)事人陳述的理由及事實，經(jīng)審查，國家知識產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)局（下稱商標(biāo)局）認為：被異議商標(biāo)“KARTNERS 及圖”指定使用商品為第11類“沐浴用設(shè)備；龍頭”等。異議人稱被異議人惡意搶注其“KARTNERS 及圖”商標(biāo)，并提供了產(chǎn)品圖片、銷售訂單及發(fā)票、產(chǎn)品裝箱單、KARTNERS 標(biāo)識設(shè)計圖稿、與廣東省開平市水口鎮(zhèn)多家衛(wèi)浴企業(yè)的商業(yè)往來郵件等證據(jù)。根據(jù)在案證據(jù)并經(jīng)查，水暖衛(wèi)浴是廣東省開平市水口鎮(zhèn)的傳統(tǒng)優(yōu)勢行業(yè)。在被異議商標(biāo)申請注冊前，異議人與廣東省開平市水口鎮(zhèn)多家衛(wèi)浴企業(yè)就衛(wèi)浴配件商品進行過商業(yè)詢價和合作磋商。被異議人是廣東省開平市水口鎮(zhèn)同行業(yè)經(jīng)營者，被異議商標(biāo)與異議人“KARTNERS 及圖”商標(biāo)在字母構(gòu)成、首字母K 的色彩和設(shè)計形式、整體外觀上完全相同，可以推定被異議人對異議人商標(biāo)理應(yīng)知曉，異議雙方存在《商標(biāo)法》第十五條第二款所指的知曉他人商標(biāo)且應(yīng)予以主動避讓的“其他關(guān)系”。被異議商標(biāo)指定使用的商品與異議人“KARTNERS 及圖”商標(biāo)所使用的衛(wèi)浴配件等商品類似。因此，被異議人申請注冊被異議商標(biāo)的行為違反了《商標(biāo)法》第十五條第二款的規(guī)定。異議人主張被異議商標(biāo)的注冊侵犯其“KARTNERS 及圖”美術(shù)作品的在先著作權(quán)和字號權(quán)等證據(jù)不足，商標(biāo)局不予支持。

依據(jù)《商標(biāo)法》第十五條第二款、第三十五條規(guī)定，商標(biāo)局決定：第52528962 號“KARTNERS及圖”商標(biāo)不予注冊。

二、案件評析

本案焦點為異議雙方是否存在《商標(biāo)法》第十五條第二款規(guī)定的“其他關(guān)系”。

《商標(biāo)法》第十五條、第三十二條是對在先使用未注冊商標(biāo)的保護，是誠實信用原則具體化條款。其立法目的是制止搶注未注冊商標(biāo)行為，在商標(biāo)授權(quán)確權(quán)實踐中，對規(guī)制惡意搶注發(fā)揮了重要作用。第十五條是對特定關(guān)系人明知他人商標(biāo)卻惡意搶注行為的規(guī)制。2001年《商標(biāo)法》第十五條僅有第一款規(guī)定。該條款中雖然將“代理人和代表人”擴大解釋為“具有代理業(yè)務(wù)的代理人和代表人”，但適用范圍有限，在實踐中對一些惡意搶注行為難以起到有效規(guī)制作用。為加大打擊商標(biāo)惡意注冊力度，2013年《商標(biāo)法》借鑒我國臺灣地區(qū)“商標(biāo)法”第三十條第一項第十二款規(guī)定，增設(shè)第十五條第二款。至此，特定關(guān)系不再局限于代理、代表關(guān)系，而是采取了列舉加兜底的方式，將“特定關(guān)系”擴大到“合同、業(yè)務(wù)往來或者其他關(guān)系”。

“其他關(guān)系”是指雙方商業(yè)往來之外的其他關(guān)系，對“其他關(guān)系”的認定經(jīng)歷了從較為嚴格到寬松的過程。在適用之初，對“其他關(guān)系”作了嚴格的限制，通常認為“其他關(guān)系”與“合同、業(yè)務(wù)往來關(guān)系”為同一性質(zhì)的關(guān)系，不能寬泛解釋。但隨著實踐的發(fā)展和認識的深入，“其他關(guān)系”的界定趨于寬松?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》（2017）第十六條對“其他關(guān)系”列舉了五種情形：1. 親屬關(guān)系；2. 勞動關(guān)系；3. 營業(yè)地址鄰近；4. 曾就達成代理、代表關(guān)系進行過磋商，但未形成代理、代表關(guān)系；5. 曾就達成合同、業(yè)務(wù)往來關(guān)系進行過磋商，但未形成合同、業(yè)務(wù)往來關(guān)系。事實上，案件中異議雙方關(guān)系遠比法律和司法解釋列舉的情形更為復(fù)雜，“其他關(guān)系”情形無法窮盡，而且明確列舉的“其他關(guān)系”情形往往容易被規(guī)避。為了適應(yīng)實務(wù)發(fā)展，《北京市高級人民法院商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件審理指南》（2019）對“其他關(guān)系”進一步擴張解釋為“與在先使用人存在代理、代表關(guān)系以外的，能夠知道他人商標(biāo)且應(yīng)予主動避讓的關(guān)系”。有利于更大力度規(guī)制惡意搶注行為。

適用《商標(biāo)法》第十五條第二款主觀要件為“明知”?！懊髦卑ā白C明明知”和“推定明知”，具有較大的彈性空間。“能夠知道他人商標(biāo)且應(yīng)予主動避讓的關(guān)系”屬于“推定明知”關(guān)系。如前所述，雙方當(dāng)事人之間往往呈現(xiàn)的是錯綜復(fù)雜的關(guān)系，客觀上難以直接證明商標(biāo)申請人是明知他人在先使用的商標(biāo)，只能通過在案證據(jù)和案件的事實，例如在先商標(biāo)固有顯著性、雙方商標(biāo)近似程度、相同地域范圍、屬于同業(yè)競爭者、申請人圍繞同一在先權(quán)利人申請注冊多件商標(biāo)等，推定商標(biāo)申請人存在“明知”情形。

具體到本案，廣東省江門市開平市水口鎮(zhèn)是傳統(tǒng)的水暖衛(wèi)浴生產(chǎn)基地，水暖衛(wèi)浴是開平市水口鎮(zhèn)的支柱產(chǎn)業(yè)，相關(guān)的企業(yè)和個體經(jīng)營戶超過了2000家。水口鎮(zhèn)的水暖衛(wèi)浴產(chǎn)品有數(shù)百種，企業(yè)擁有自主品牌160多個，產(chǎn)值過億的企業(yè)有十多家。在被異議商標(biāo)申請注冊前，異議人曾在2017年、2018年、2019年連續(xù)三年通過電子郵件與廣東省江門市開平市水口鎮(zhèn)多家衛(wèi)浴企業(yè)就衛(wèi)浴配件商品進行商業(yè)詢價和合作磋商。雖然異議人與水口鎮(zhèn)衛(wèi)浴企業(yè)具有合同、業(yè)務(wù)往來關(guān)系，但在案證據(jù)不能證明異議雙方存在直接業(yè)務(wù)往來關(guān)系，也不能證明被異議人與水口鎮(zhèn)衛(wèi)浴企業(yè)串通合謀搶注異議人商標(biāo)，因此不能認定異議雙方存在《商標(biāo)法》第十五條第二款所指的合同、業(yè)務(wù)往來關(guān)系。本案關(guān)鍵是對“其他關(guān)系”的認定。

異議人是加拿大知名衛(wèi)浴配件生產(chǎn)商，主要生產(chǎn)經(jīng)營毛巾掛桿和淋浴門把手等產(chǎn)品。早在2010年，異議人在其官方網(wǎng)站、產(chǎn)品及包裝上開始使用“KARTNERS及圖” 商標(biāo)。異議人在先使用“KARTNERS 及圖”商標(biāo)中的英文無含義，也非固有英文詞匯，作為商標(biāo)具有較強固有顯著性。被異議商標(biāo)與異議人在先使用的“KARTNERS及圖”商標(biāo)字母構(gòu)成相同，尤其在首字母K 的色調(diào)明暗設(shè)計和表現(xiàn)形式上完全相同，這種情形沒有巧合的可能性，被異議人對此未作任何合理解釋。被異議人為廣東省江門市開平市水口鎮(zhèn)同行業(yè)經(jīng)營者，與異議人進行商業(yè)磋商、業(yè)務(wù)往來的廣東省江門市開平市水口鎮(zhèn)多家衛(wèi)浴企業(yè)同處一地，將與異議人完全相同的在先商標(biāo)注冊使用在“沐浴用設(shè)備；龍頭”等類似商品上，可以認定異議雙方存在知曉他人商標(biāo)且應(yīng)予以主動避讓的“其他關(guān)系”，屬于《商標(biāo)法》第十五條第二款的規(guī)制范疇。

三、典型意義

本案是通過準確判定“其他關(guān)系”對惡意搶注行為予以嚴厲打擊的典型案例?！渡虡?biāo)法》第十五條第二款是規(guī)制惡意搶注的重要條款。實務(wù)中，認定存在該條款中“合同、業(yè)務(wù)往來關(guān)系”進而規(guī)制惡意注冊行為較為常見，但認定存在能夠知道他人商標(biāo)且應(yīng)予主動避讓的“其他關(guān)系”案件較為少見。惡意注冊行為隱匿性強，當(dāng)權(quán)利人負有較高的舉證責(zé)任時，權(quán)利人經(jīng)常面臨舉證不能的困境。如果對“其他關(guān)系”的理解和認定過于保守，不能靈活適用法律，則不利于打擊惡意注冊行為，也不利于預(yù)防類似搶注行為再次發(fā)生。因此，應(yīng)當(dāng)根據(jù)案情，適當(dāng)擴大對“其他關(guān)系”的界定范圍，充分保護在先使用人的合法權(quán)益。本案結(jié)合異議人與被異議人所在地的多家衛(wèi)浴企業(yè)進行過商業(yè)磋商、雙方商標(biāo)完全相同等事實，合理推定異議雙方存在知曉他人商標(biāo)且應(yīng)予以主動避讓的“其他關(guān)系”，適用《商標(biāo)法》第十五條第二款規(guī)制的違反誠實信用原則的惡意搶注行為。本案對“其他關(guān)系”界定進行了有益的探索，對類案審查具有一定的借鑒意義。