隨著規(guī)范使用商標意識的逐漸增加,企業(yè)為了便于在各種場景下使用注冊商標,儲備量逐漸增大。與此同時,隨著《商標一般違法判斷標準》出臺,商標不規(guī)范使用的行政執(zhí)法力度越來越大,司法實踐中,商標不規(guī)范使用認定侵權的行為越來越多。因此,企業(yè)在商標使用率高,商標基數(shù)相對多,商標權屬狀態(tài)多樣的情況下,更應該加強商標管理,規(guī)范使用注冊商標,避免因為屬于管理而造成商標違法行為或者商標侵權行為。
一、注冊商標規(guī)范管理的法律要求
商標經過注冊后獲得商標專用權,專用權并非權限無限大,也是有權利邊界的,即《商標法》第五十六條規(guī)定“注冊商標的專用權,以核準注冊的商標和核定使用的商品為限”。與專用權相對應的是商標的禁用權,即禁止權利人改變商標標識與超出核定商品/服務的使用。
(一)核準注冊的商標
《商標法》對于核準注冊的商標,做了如下規(guī)定:注冊商標需要改變其標志的,應當重新提出注冊申請。商標注冊人在使用注冊商標的過程中,自行改變注冊商標、注冊人名義、地址或者其他注冊事項的,由地方工商行政管理部門責令限期改正;期滿不改正的,由商標局撤銷其注冊商標。
《商標一般違法判斷標準》對自行改變注冊注冊商標做了如下規(guī)定:《商標法》第四十九條第一款所稱自行改變注冊商標,是指商標注冊人擅自對注冊商標的文字、圖形、字母、數(shù)字、三維標志、顏色組合、聲音等構成要素作局部改動或者變換相對位置,影響對該注冊商標的認知或者識別,仍標明“注冊商標”或者注冊標記的。
對于自行改變注冊商標的情況,如果屬于細微改變,則一般不認為產生不良影響,《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的規(guī)定(2020修正)》實際使用的商標標志與核準注冊的商標標志有細微差別,但未改變其顯著特征的,可以視為注冊商標的使用。
比如,字母大小寫互換的情形,一般認為是細微差別,不構成改變顯著特征,在國家知識產權局審理的商評字【2018】第0000121607號撤銷復審案件中,注冊商標為561082號商標,雖然證據(jù)顯示被申請人實際使用的商標多為“哥林kolin”與復審商標存在字母大小寫差別,但實際未改變復審商標顯著特征,可以視為對復審商標的使用。
比如,自行添加文字的情形,一般視為改變顯著特征,在國家知識產權局審理的商評字【2020】第0000127221號撤銷復審案件中,注冊商標是第3742410號“灌籃”商標,實際使用標識為“灌籃高手”。國家知識產權局認定“灌籃高手”與復審商標“灌籃”文字構成不同,含義差異較大,已經不屬于對復審商標的細微變化,改變了復審商標的顯著特征。
(二)核定使用的商品
注冊商標核定使用的商品是指商標證書/檔案中記載的核定商品/服務,這里的核定商品/服務一般是以《類似商品和服務區(qū)分表》為依據(jù)進行的劃分。
《區(qū)分表》中類似商品是指商品在功能、用途、所用原料、銷售渠道、消費對象等方面具有一定的共性,類似服務是指在服務的目的、內容、方式、對象等方面具有一定的共性,如果在類似商品或服務上使用相同、近似商標,易使相關公眾認為其存在特定聯(lián)系,使消費者誤認為是同一家企業(yè)生產的。
《商標法》對于核定使用的商品,做了如下規(guī)定,注冊商標需要在核定使用范圍之外的商品上取得商標專用權的,應當另行提出注冊申請。即不能任意超出核定使用的商品或服務范圍。
一般來說,核定使用的商品應該是商標證書上記載的商品,但是由于《區(qū)分表》的內容有限,市場環(huán)境多樣,升級更迭速度快,除了傳統(tǒng)產業(yè)的傳統(tǒng)產品,名稱能夠實現(xiàn)完全相同很少。在此,就需要商標權利人及使用人對是否屬于“核定使用的商品”進行判斷。
比如,實際使用商品是核定商品的一部分,在國家知識產權局商評字【2020】第0000229173號第3025473號ISA商標撤銷復審案件中,商標權人實際使用的商品是“計算器、電話機”商品,裁定認為鑒于復審商標核定使用的是“計算機器、計算機外圍設備、電子筆”等商品與計算器商品屬于類似商品;再比如,實際使用商品與核定商品屬于上下位概念的情形,在國家知識產權局商評字【2020】第0000081806號撤銷復審案件中,權利人實際使用的商品為“護目鏡”,裁定認為復審商標核定使用的眼鏡商品與申請人實際使用的護目鏡商品屬于上下位概念,護目鏡可以理解為眼鏡的一種。
另外,不屬于同一類別,或者屬于同一類別不屬于類似群組的,一般不屬于類似商品,但是也要注意《區(qū)分表》中的備注,有些商品雖然跨類別,但是屬于交叉檢索,也存在一定類似關系,有些商品雖然在同一群,但是各個段落明確標注不近似。
二、企業(yè)不規(guī)范使用注冊商標可能面臨的風險
1、行政處罰風險
一般擁有注冊商標的企業(yè),尤其是目前數(shù)字環(huán)境下對注冊商標要求較多的情況下,企業(yè)使用注冊商標并標注注冊標記“?”的情況比較普標,一旦不規(guī)范使用,有可能構成“冒充注冊商標”,《商標法》第五十二條規(guī)定:將未注冊商標冒充注冊商標使用的,或者使用未注冊商標違反本法第十條規(guī)定的,由地方工商行政管理部門予以制止,限期改正,并可以予以通報,違法經營額五萬元以上的,可以處違法經營額百分之二十以下的罰款,沒有違法經營額或者違法經營額不足五萬元的,可以處一萬元以下的罰款。
2、喪失商標權風險
商標使用是商標權的靈魂,商標的作用是產生區(qū)分產品和服務來源的作用,商標的作用需要在使用中彰顯。但是,如果不使用,不僅起不到區(qū)分來源的識別作用,更會喪失商標專用權?!渡虡朔ā返谒氖艞l第二款規(guī)定:注冊商標成為其核定使用的商品的通用名稱或者沒有正當理由連續(xù)三年不使用的,任何單位或者個人可以向商標局申請撤銷該注冊商標。隨著商標數(shù)量的增加,同業(yè)競爭者,后續(xù)商標注冊者均會提起撤銷三年不使用,提供使用證據(jù)對于商標權利人來說是一項壓力比較大的工作,如果商標不規(guī)范使用,不能提供在指定商品上達到“真實、合法、公開、有效、規(guī)范”的使用,則將面臨失去商標專用權。
3、民事侵權風險
《最高人民法院關于審理注冊商標、企業(yè)名稱與在先權利沖突的民事糾紛案件若干問題的規(guī)定》規(guī)定:原告以他人使用在核定商品上的注冊商標與其在先的注冊商標相同或者近似為由提起訴訟的,人民法院應當根據(jù)民事訴訟法第一百二十四條第(三)項的規(guī)定,告知原告向有關行政主管機關申請解決。但原告以他人超出核定商品的范圍或者以改變顯著特征、拆分、組合等方式使用的注冊商標,與其注冊商標相同或者近似為由提起訴訟的,人民法院應當受理。
隨意拆分商標、不規(guī)范地使用注冊商標的行為,不被視為是對已授權的注冊商標的使用。如果該使用行為導致了相關公眾的混淆誤認,損害了他人依法享有的注冊商標專用權,則為商標侵權行為,就要承擔相應的侵權責任。
三、律師建議
1、制度化管理
結合公司管理方式與經營內容,制定商標管理制度,設置專人進行商標管理,定期進行商標內審與管理評審,收集相關法律法規(guī),制定各個使用部門的管理指引,各部門規(guī)范按照崗位職責規(guī)范使用商標,發(fā)現(xiàn)問題及時反饋。
2、標識注冊注冊標記“?”務必嚴謹核對
《商標一般違法判斷標準》將以下幾種情況列舉為冒充注冊商標的行為“商標注冊人或者使用人有下列行為之一的,均屬《商標法》第五十二條規(guī)定的冒充注冊商標:(一)使用未向國家知識產權局提出注冊申請的商標且標明“注冊商標”或者標注注冊標記的;(二)使用向國家知識產權局提出注冊申請但被駁回或者尚未核準注冊的商標且標明“注冊商標”或者標注注冊標記的;(三)注冊商標被撤銷、被宣告無效、因期滿未續(xù)展被注銷或者申請注銷被核準后,繼續(xù)標明“注冊商標”或者標注注冊標記的,但在注冊商標失效前已進入流通領域的商品除外;(四)超出注冊商標核定使用的商品或者服務而使用該商標且標明“注冊商標”或者標注注冊標記的;(五)改變注冊商標的顯著特征后仍標明“注冊商標”或者標注注冊標記的;(六)組合使用兩件以上注冊商標且標注注冊標記,但未按照注冊商標逐一標注注冊標記的;(七)標明“注冊商標”或者標注注冊標記的進口商品,該商標未在中國注冊且未聲明的?!?/p>
無論是將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上,還是將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中,如果是商標性使用,均需要將商標進行規(guī)范核對,否則將面臨“冒充注冊商標”違法處罰。
3、及時收集并固定商標使用證據(jù)
由于商標撤銷三年不使用制度的存在,對于商標權利人來說,規(guī)范使用注冊商標并及時留存使用證據(jù),就是一件常規(guī)且重要的日常工作,建議商標管理部門嚴格按照《商標審查審理指南》及《北京市高級人民法院商標授權確權行政案件審理指南》關于提供使用證據(jù)的規(guī)定,制定本公司商標使用策略,尤其是注冊較多,存在防御商標與聯(lián)合商標等情形,與商標許可制度相結合,充分利用現(xiàn)有商標,避免因使用證據(jù)提供不利而喪失商標權利。