要旨 ：《商標法》第十條第二款“地名條款”對“地名商標”作了原則性規(guī)定，其中關(guān)于外國地名商標的司法審查中仍有一定爭議。對此，本文對涉外國地名商標授權(quán)確權(quán)行政案件進行梳理總結(jié)，提出應基于“公眾知曉的外國地名”這一前提，整體認定外國地名是否具有“其他含義”的思路，以期為相關(guān)案件法律適用的進一步統(tǒng)一提供參考。

一、案 情

上訴人（原審原告）：努恩安卡拉意面工貿(mào)股份公司（下稱努恩安卡拉公司）

被上訴人（原審被告）：國家知識產(chǎn)權(quán)局

案由 ：商標申請駁回復審行政糾紛

努恩安卡拉公司于 2020 年 5 月 6 日向國家知識產(chǎn)權(quán)局申請注冊第 46030863 號“NUH’UN ANKARA”商標，指定使用商品為第 3004、3006-3009 群組的“面包、面條”等商品。

國家知識產(chǎn)權(quán)局作出的商評字〔2021〕第 188928 號《關(guān)于第 46030863 號“NUH’UN ANKARA”商標駁回復審決定書》（下稱被訴決定）認定，訴爭商標的申請注冊構(gòu)成《中華人民共和國商標法》（下稱《商標法》）第十條第二款所指情形。國家知識產(chǎn)權(quán)局決定 ：訴爭商標在復審商品上的注冊申請予以駁回。

努恩安卡拉公司不服被訴決定，在法定期間內(nèi)向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟。

二、審 判

北京知識產(chǎn)權(quán)法院認為 ：“ANKARA”一詞系土耳其共和國首都安卡拉的英文名稱，不宜作為商標予以核準注冊，且努恩安卡拉公司提交的證據(jù)不足以證明訴爭商標整體上具有區(qū)別于地名的其他含義，故訴爭商標的注冊申請已構(gòu)成《商標法》第十條第二款禁止作為商標使用的情形。北京知識產(chǎn)權(quán)法院判決 ：駁回努恩安卡拉公司的訴訟請求。[1]

努恩安卡拉公司不服一審判決，提起上訴。

北京市高級人民法院二審認為 ：訴爭商標為文字商標“NUH’UN ANKARA”，其中“ANKARA”為土耳其共和國首都安卡拉的英文名稱，屬于公眾知曉的外國地名，雖然訴爭商標同時包含“NUH’UN”， 但 是 依 據(jù) 我 國 相 關(guān) 公 眾 的 認 知，“NUH’UN”并非常見詞匯，訴爭商標易被拆分為“NUH’UN”和“ANKARA”兩部分進行識別。因此，訴爭商標整體上未形成區(qū)別于地名的其他含義。努恩安卡拉公司關(guān)于訴爭商標是否會導致相關(guān)公眾的混淆誤認、是否會影響其他商標注冊人的利益、是否作為商號使用以及土耳其共和國是否同意訴爭商標的注冊等主張亦不足以證明訴爭商標已取得區(qū)別于地名的其他含義。因此，訴爭商標的申請注冊違反了《商標法》第十條第二款的規(guī)定。

綜上，北京市高級人民法院判決 ：駁回上訴，維持原判。[2]

三、重點評析

《商標法》第十條第二款規(guī)定，縣級以上行政區(qū)劃的地名或者公眾知曉的外國地名，不得作為商標。但是，地名具有其他含義或者作為集體商標、證明商標組成部分的除外 ；已經(jīng)注冊的使用地名的商標繼續(xù)有效?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第六條規(guī)定，商標標志由縣級以上行政區(qū)劃的地名或者公眾知曉的外國地名和其他要素組成，如果整體上具有區(qū)別于地名的含義，人民法院應當認定其不屬于《商標法》第十條第二款所指情形。上述“地名條款”對“地名商標”作了原則性規(guī)定，本文結(jié)合該條規(guī)定，對如何適用“地名條款”審查外國地名商標進行分析。

（一）外國地名應達到公眾知曉的程度

外國地名與國內(nèi)地名的判斷標準不同，在作為商標進行審查時，禁止注冊的國內(nèi)地名限定為縣級以上行政區(qū)劃的地名，而外國地名則要求達到公眾知曉的程度。在司法實務中，以下地名常被認定為公眾知曉的外國地名 ：一是首都或者特大城市。如在“AIMPARIS”商標案 [3] 及“Filosofia”商標案 [4] 中，“PARIS”為 法 國 首 都，“sofia”為 保 加 利 亞 首 都，均被認定為公眾知曉的外國地名。二是出產(chǎn)具有一定影響力或知名度商品的城市。在“普羅旺斯的珍妮 JEANNE EN PROVENCE”商標案 [5] 及“COCOVEL GRASSE”商標案 [6] 中，“普羅旺斯”因“薰衣草”等聞名，“GRASSE”是法國著名的香水產(chǎn)地，二者均因其出產(chǎn)的產(chǎn)品而聞名，進而被認定為公眾知曉的外國地名。總體而言，認定“公眾知曉的外國地名”需注意以下幾點：

一是外國地名知名度的舉證責任承擔。司法實踐中，尤其是商標權(quán)無效宣告請求行政案件中，如申請人主張訴爭商標中包含公眾知曉的外國地名，但其無法提交證據(jù)證明該外國地名的知名度，可能將無法適用地名條款對訴爭商標宣告無效。如在“Exxon Valdez”商標案 [7] 及“MARGARET RIVER及圖”商標案 [8] 中，申請人提交的證據(jù)均無法證明“ Valdez”或“MARGARET RIVER”為公眾知曉的外國地名，因此，法院均未適用地名條款對上述商標宣告無效。

二是外國地名具有唯一指向性的判斷要點。同一地名可能在不同國家和地區(qū)同時存在，如果在這些不同的地點中存在知名度明顯超過其他同名稱的地點，相關(guān)公眾在看到該外國地名時會將其與唯一的地點聯(lián)系起來，那么包含該外國地名的商標將面臨違反《商標法》第十條第二款規(guī)定的可能。同樣，如果在這些不同的地點中不存在知名度明顯超過其他同名稱的地點，相關(guān)公眾在看到該外國地名時不會將其與唯一地點聯(lián)系起來，那么該商標即可能獲準注冊。比如在“HAMPTON WATER”商標案 [9] 中，根據(jù)申請人提交的證據(jù)，世界上多個國家的城市和鎮(zhèn)的名稱均為“HAMPTON”或含有“HAMPTON”，其并不指向唯一的地點，且上述地點中并不存在為中國相關(guān)公眾普遍知悉的情形。因此，訴爭商標的申請注冊并未違反《商標法》第十條第二款的規(guī)定。而在“GREENWICH SYSTEM”商標案 [10] 中，“GREENWICH”含義為“格林威治”，是英國倫敦市格林威治地區(qū)的地名，同時“GREENWICH”還是美國康涅狄格州的城鎮(zhèn)名稱以及英文姓氏，但“GREENWICH”與本初子午線、格林尼治時間等國際通行的術(shù)語具有密切關(guān)聯(lián)，本初子午線的零度線就是根據(jù)格林威治天文臺所在位置確定的，“GREENWICH”具有較高的知名度。因此，二審法院經(jīng)審理認定，相對于美國城鎮(zhèn)名稱和英文姓氏，英國倫敦市格林威治地區(qū)的知名度更高，更為中國相關(guān)公眾所熟知。訴爭商標整體上并未脫離中國公眾知曉的外國地名的含義，其申請注冊違反了《商標法》第十條第二款的規(guī)定。

三是外國地名與其外文或中文譯文無需完全一致。通常外國地名包括全稱、下稱、外文名稱和通用的中文譯名，但即使訴爭商標所包含的文字與外國地名并不一一對應，只要相關(guān)商標中包含容易導致相關(guān)公眾將其識別為外國地名的部分，也面臨被駁回或者無效的風險。比如在“澳門倫敦人 THE LONDONER”商標案 [11] 中，訴爭商標標志雖在“LONDON”和“倫敦”后分別增加“ER”和“人”，但文字部分整體并未形成區(qū)別于倫敦地名的其他含義。又如在“圣堡羅”案 [12] 中，雖然“圣堡羅”與相關(guān)公眾知曉的外國地名“圣保羅”并不完全相同，但是在文字構(gòu)成方面僅中間一字相差一個偏旁“土”，且讀音完全一致，因此，法院認定訴爭商標整體上缺乏作為商標注冊的識別作用。

四是禁止注冊為商標的外國地名不以仍在使用為前提。在“西貢皇冠”商標案 [13] 中，“西貢”系越南首都的舊稱，后改名為“胡志明市”。該名稱雖已被替代，但依舊廣泛存在于社會生活中，一般被指代為“胡志明市”，故仍屬于中國相關(guān)公眾廣為知曉的外國地名。因此，只要相關(guān)公眾能夠?qū)⒃撏鈬孛c具體的地點聯(lián)系起來，包含該外國地名的商標即要受到《商標法》第十條第二款的規(guī)制。

（二）外國地名商標“其他含義”的司法考量

商標法“地名條款”明確規(guī)定了“地名具有其他含義”的除外情況，即如果地名含義不唯一，使用地名的商標客觀上能夠起到區(qū)分商品來源的作用，則可以準予注冊?！侗本┦懈呒壢嗣穹ㄔ荷虡耸跈?quán)確權(quán)行政案件審理指南》第 8.10 條對地名商標“其他含義”的認定作了具體規(guī)定 ：（1）訴爭商標僅由地名構(gòu)成，該地名具有其他含義的 ；（2）訴爭商標包含地名，但訴爭商標整體上可以與該地名相區(qū)分的 ；（3）訴爭商標包含地名，整體上雖不能與該地名相區(qū)分，但經(jīng)過使用足以使公眾將其與之區(qū)分的。司法實務中，可以認定外國地名商標“其他含義”的情形主要包括以下幾類：

1.外國地名本身具有除地名之外的其他為相關(guān)公眾普遍知悉的固有含義

此種情形指地名作為詞匯具有其他含義，而且該含義強于其作為地名的含義，因此，不會導致相關(guān)公眾在看到該地名商標時將其與地名所指代的地點相聯(lián)系。比如，前文提到的“HAMPTON WATER”商標案 [14]，“HAMPTON”除了是多個國家的地名外，還是英語中的常用姓氏，這也構(gòu)成了該商標未違反地名條款的重要考量因素。反之，如其他含義并未強于地名含義，則仍不能認定具有“其他含義”。如在“CHARLOTTE OLYMPIA”商標案 [15] 中，雖然申請人主張“OLYMPIA”可以作為女子名使用，但是“OLYMPIA”譯為“奧林匹亞”，奧林匹亞是奧林匹克運動會的發(fā)源地，該地名相比于人名更為中國大陸公眾熟知，因此，中國大陸的公眾更容易將“OLYMPIA”作為地名識別和聯(lián)想。

2. 商標為外國地名與其他要素的組合，整體上形成區(qū)別于外國地名的其他含義

此種情形是目前地名用于商標中最常見的形式，但是即使商標包含除地名以外的其他要素，并不必然意味著該商標已形成了其他含義，還需要從整體上考量相關(guān)公眾是否容易將其識別為地理名稱。

首先，商標中其他要素的顯著性及其與外國地名的組合方式是判斷商標整體上是否構(gòu)成其他含義的主要依據(jù)。在“CUOIO DI TOSCANA 及圖”商標案 [16] 中，“TOSCANA”是意大利大區(qū)托斯卡納的意大利語，屬于中國相關(guān)公眾知曉的外國地名，但訴爭商標作為圖文組合商標（見圖一），文字部分在整個標志中所占比重小于圖形部分，“TOSCANA”僅是占比較小的文字中的一部分，且其字體、字號與其他文字完全相同，并不屬于突出的文字。因此，訴爭商標在整體上可以與地名“TOSCANA”相區(qū)分，不屬于《商標法》第十條第二款規(guī)定的情形。而在“FLORIDA 及圖”商標案 [17] 中，訴爭商標系由徽章圖形內(nèi)的英文“FLORIDA”及豹頭構(gòu)成的圖文組合商標（見圖二），雖然訴爭商標還包含其他構(gòu)成要素，但由于“FLORIDA”是其主要認讀和呼叫部分，按照相關(guān)公眾的通常認識，訴爭商標整體上未形成區(qū)別于地名的其他含義，難以起到區(qū)分商品或服務來源的作用。

其次，雖然《商標法》第十條第二款屬于絕對條款，訴爭商標指定或核定使用的商品類別并非適用要件，但因指定或核定使用的商品會影響商標顯著識別部分的判定，進而亦會作為判斷訴爭商標整體上是否具有“其他含義”的參考。如在“布拉格餐廳PRAGUE RESTAURANT 及圖”商標案 [18] 中，法院認為，中文“餐廳”及其對應英文“RESTAURANT”使用在第 43 類“飯店、餐館”等服務上顯著性較弱，訴爭商標的顯著識別部分為中文“布拉格”、英文“PRAGUE”及圖形部分。對于中國公眾而言，“布拉格”作為捷克共和國的首都和最大的城市，是公眾廣泛知曉的外國地名，不宜作為商標予以核準注冊，且現(xiàn)有證據(jù)不能證明訴爭商標整體上具有區(qū)別于地名的其他含義。再比如，“GREENWICH SYSTEM”商標案 [19] 中，法院認為，雖然訴爭商標包含“SYSTEM”，屬于地名以外的其他標志，但結(jié)合訴爭商標指定使用在第 42 類“工程學、替他人研究和開發(fā)新產(chǎn)品、計算機出租、計算機軟件出租”等服務，“SYSTEM”顯著性較弱，不屬于訴爭商標的顯著識別部分。因此，“GREENWICH”是訴爭商標的顯著識別部分，訴爭商標整體上不具有區(qū)別于地名的其他含義。

再次，即使訴爭商標完整包含外國地名，但如中國相關(guān)公眾不會將該組成部分識別為外國地名，亦不構(gòu)成“地名條款”所規(guī)定的情形。比如，在“蘇黎世家”商標案 [20] 中，原國家工商行政管理總局商標評審委員會認定“蘇黎世”為公眾知曉的外國地名，不得作為商標使用，但二審法院經(jīng)審理認為，由于“蘇”“黎”為我國常見姓氏，“世家”亦為固有中文詞匯，可以理解為世代延續(xù)的人家，表達了一種一脈相承的含義。因此，訴爭商標標志整體上不會被中國公眾理解為具有“蘇黎世”地名含義。因此，法院認定“蘇黎世家”不屬于《商標法》第十條第二款規(guī)定的情形。

3. 外國地名商標經(jīng)過使用形成“其他含義”

如果包含地名的商標經(jīng)過使用具有較高知名度，已被相關(guān)公眾廣為知曉，相關(guān)公眾在認知該地名商標時，能夠?qū)⑵渥R別為商品或服務的來源，而不是地名，那么該地名商標即可能經(jīng)過使用獲得了有別于其地名含義的“其他含義”。需要注意的是，這種情形需要判斷該地名商標具體在何種商品或服務上獲得了顯著性。如在“米蘭”商標案 [21] 中，訴爭商標為文字商標“米蘭”，核定使用在第 41 類“攝影報道、攝影、微縮攝影、錄像帶錄制、錄像帶制作、舞臺布景出租、節(jié)目制作、數(shù)字成像服務、翻譯、攝影機出租”服務上，國家知識產(chǎn)權(quán)局與一審法院均依據(jù)“地名條款”對訴爭商標予以無效認定，二審法院在全面審查訴爭商標權(quán)利人提交的使用證據(jù)后認定 ：訴爭商標在其核定使用的“攝影報道、攝影、微縮攝影、錄像帶錄制、錄像帶制作、舞臺布景出租、節(jié)目制作、數(shù)字成像服務”上經(jīng)過使用宣傳，已經(jīng)能夠被我國公眾認知與米蘭婚紗攝影公司形成穩(wěn)定對應關(guān)系，進而獲得了地名以外的“第二含義”，不會導致認為上述服務來源于意大利米蘭城市或存在特定聯(lián)系。然而，在案證據(jù)并未涉及訴爭商標核定使用的“翻譯、攝影機出租”服務，故在上述二項服務上并未獲得地名以外的“第二含義”。

4. 外國地名商標在該外國地名所在國獲準注冊并不是其具有“其他含義”的依據(jù)

司法實務中，在涉外國地名商標授權(quán)確權(quán)行政案件中，當事人常主張訴爭商標在該外國地名所在國家已獲得注冊，故訴爭商標在我國亦應準予注冊。比如本案中，努恩安卡拉公司即提出“NUH’UN ANKARA”商標在土耳其已獲得注冊，按照舉重以明輕的原則，上述商標應適用第十條第一款第二項所規(guī)定的除外情況予以注冊。但是《商標法》第十條第一款第二項與《商標法》第十條第二款所規(guī)制的情況不同，前者主要是為了避免妨礙有關(guān)國家使用其象征主權(quán)標記的權(quán)利，有損其國家尊嚴，而后者主要是基于地名指示了特定的地理區(qū)域，缺乏識別商品或服務來源的顯著特征，而且可能影響同地域其他經(jīng)營者對地名的合理使用。因此，兩個條款之間不具有類推性，外國地名商標在其所在國獲準注冊并不是該外國地名商標具有“其他含義”的依據(jù)。

（三）小結(jié)

雖然外國地名商標與縣級以上行政區(qū)劃的地名商標同樣受《商標法》“地名條款”的規(guī)制，但由于外國地名與縣級以上行政區(qū)劃的地名的具體規(guī)定及情形并不完全一致，在司法實務中，既要考慮到共性規(guī)定，又要注意外國地名商標的特點，從“公眾知曉”的前提出發(fā)，以“整體認定”為判斷“其他含義”的依據(jù)，確保涉外國地名商標法律適用的統(tǒng)一性。