商標(biāo)注冊(cè)完成后，如果后續(xù)商標(biāo)使用不當(dāng)，也會(huì)存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，比如：“商標(biāo)撤三”。近期碰到一起客戶的注冊(cè)商標(biāo)被他人“商標(biāo)撤三”的咨詢。前期答辯是客戶自行答辯，國家商標(biāo)局認(rèn)為客戶提供的使用證據(jù)不能證明構(gòu)成使用注冊(cè)商標(biāo)的行為，決定注冊(cè)商標(biāo)被撤銷。該決定實(shí)際影響到了客戶的生產(chǎn)經(jīng)營，客戶因此咨詢商標(biāo)律師后期復(fù)審適宜。本文主要對(duì)“商標(biāo)撤三”業(yè)務(wù)進(jìn)行講解并就“商標(biāo)使用”的實(shí)務(wù)要點(diǎn)進(jìn)行整理和分享。

一、“商標(biāo)撤三”的含義？

“商標(biāo)撤三”是注冊(cè)商標(biāo)連續(xù)三年不使用會(huì)被他人撤銷的簡稱。

《商標(biāo)法》四十九條的規(guī)定，注冊(cè)商標(biāo)成為其核定使用的商品的通用名稱或者沒有正當(dāng)理由連續(xù)三年不使用的，任何單位或者個(gè)人可以向商標(biāo)局申請(qǐng)撤銷該注冊(cè)商標(biāo)。

《商標(biāo)法實(shí)施條例》六十六條的規(guī)定，有商標(biāo)法第四十九條規(guī)定的注冊(cè)商標(biāo)無正當(dāng)理由連續(xù)3年不使用情形的，任何單位或者個(gè)人可以向商標(biāo)局申請(qǐng)撤銷該注冊(cè)商標(biāo)，提交申請(qǐng)時(shí)應(yīng)當(dāng)說明有關(guān)情況。商標(biāo)局受理后應(yīng)當(dāng)通知商標(biāo)注冊(cè)人，限其自收到通知之日起2個(gè)月內(nèi)提交該商標(biāo)在撤銷申請(qǐng)?zhí)岢銮笆褂玫淖C據(jù)材料或者說明不使用的正當(dāng)理由；期滿未提供使用的證據(jù)材料或者證據(jù)材料無效并沒有正當(dāng)理由的，由商標(biāo)局撤銷其注冊(cè)商標(biāo)。 前款所稱使用的證據(jù)材料，包括商標(biāo)注冊(cè)人使用注冊(cè)商標(biāo)的證據(jù)材料和商標(biāo)注冊(cè)人許可他人使用注冊(cè)商標(biāo)的證據(jù)材料。以無正當(dāng)理由連續(xù)3年不使用為由申請(qǐng)撤銷注冊(cè)商標(biāo)的，應(yīng)當(dāng)自該注冊(cè)商標(biāo)注冊(cè)公告之日起滿3年后提出申請(qǐng)。

連續(xù)三年不使用的含義和時(shí)間起算：

是指一個(gè)注冊(cè)商標(biāo)在其有效期內(nèi)（注冊(cè)公告期滿）不使用，且該狀態(tài)不間斷地持續(xù)三年以上。

連續(xù)三年不使用注冊(cè)商標(biāo)的時(shí)間起算，應(yīng)當(dāng)自申請(qǐng)人向商標(biāo)注冊(cè)部門申請(qǐng)撤銷該注冊(cè)商標(biāo)之日起，向前推算三年。

商標(biāo)“撤三”規(guī)定的設(shè)立目的是為了督促商標(biāo)權(quán)利人對(duì)注冊(cè)商標(biāo)在核定使用的商品或服務(wù)上進(jìn)行真實(shí)、合法、規(guī)范、公開和有效地商業(yè)使用，從而發(fā)揮商標(biāo)的識(shí)別作用，激活商標(biāo)資源。

二、申請(qǐng)人基于什么原因去辦理“商標(biāo)撤三”申請(qǐng)？

我國商標(biāo)注冊(cè)總量目前已達(dá)四千多萬件，商標(biāo)可注冊(cè)的空間越來越小，新商標(biāo)申請(qǐng)勢(shì)必會(huì)與在先核準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)發(fā)生沖突的幾率越來越大。因此“商標(biāo)撤三”成為商標(biāo)申請(qǐng)人清除在先商標(biāo)障礙從而獲準(zhǔn)商標(biāo)注冊(cè)的最有效手段。用撤三來解決申請(qǐng)障礙相比洽談轉(zhuǎn)讓、共存等方式的經(jīng)濟(jì)成本要低得多。

通常申請(qǐng)人是基于以下因素考慮是否采用“商標(biāo)撤三”策略。

1、看注冊(cè)人是法人還是自然人，如果是自然人，受自身主觀因素影響，商標(biāo)可能會(huì)出現(xiàn)閑置或者無法準(zhǔn)確提供使用證據(jù)。

2、看注冊(cè)人的注冊(cè)地址是否一致，比對(duì)商標(biāo)注冊(cè)的地址和實(shí)際經(jīng)營的地址是否一致。如果不一致那就有可能不能及時(shí)接收到商標(biāo)局下發(fā)的各種通知，不能及時(shí)作出回應(yīng)，從而被撤銷；

3、看注冊(cè)人是否有經(jīng)營資質(zhì)。有些商品或服務(wù)涉及到特定的行業(yè)需要具備特定的資質(zhì)才能正常經(jīng)營。比如食品、藥品。如果沒有相關(guān)資質(zhì)也就等于無法正常使用商標(biāo)；

4、看注冊(cè)人的經(jīng)營范圍，如果擬申請(qǐng)撤銷的商標(biāo)是注冊(cè)人主營業(yè)務(wù)所在類別上的商標(biāo)，則撤銷可能性較低；如果是注冊(cè)人在非營業(yè)范圍上注冊(cè)的防御性商標(biāo)，則撤銷的可能性相對(duì)較高；

5、注冊(cè)時(shí)間長還是短，老商標(biāo)還是新商標(biāo)。一般而言，注冊(cè)時(shí)間越長，商標(biāo)獲得有效管理和使用的可能性較低；注冊(cè)時(shí)間短，商標(biāo)得到重視和使用的可能性相對(duì)較高。

三、被申請(qǐng)人如何應(yīng)對(duì)“商標(biāo)撤三”，如何提供“商標(biāo)使用”證據(jù)？

01、關(guān)于"商標(biāo)使用"

《商標(biāo)審查審理指南》第十七章是這么規(guī)定的：

商標(biāo)的使用,是指商標(biāo)的商業(yè)使用。包括將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上,或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中,用于識(shí)別商品來源的行為。

對(duì)商標(biāo)注冊(cè)人提供的商標(biāo)使用證據(jù),應(yīng)結(jié)合其市場(chǎng)主體類型、實(shí)際經(jīng)營形式、商標(biāo)注冊(cè)情況綜合判斷其是否真實(shí)、公開、合法地使用商標(biāo)。

商標(biāo)注冊(cè)人應(yīng)當(dāng)在核定使用的商品上使用注冊(cè)商標(biāo)。商標(biāo)注冊(cè)人在核定使用的商品上使用注冊(cè)商標(biāo)的,在與該商品相類似的商品上的注冊(cè)可予以維持。商標(biāo)注冊(cè)人在核定使用商品之外的類似商品上使用其注冊(cè)商標(biāo),不能視為對(duì)其注冊(cè)商標(biāo)的使用。

系爭(zhēng)商標(biāo)實(shí)際使用的商品不屬于《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》中的規(guī)范商品名稱,但其與系爭(zhēng)商標(biāo)核定使用的商品僅名稱不同,本質(zhì)上屬于同一商品的,或是實(shí)際使用的商品屬于核定商品下位概念的,可以認(rèn)定構(gòu)成在核定商品上的使用。

因此，企業(yè)在提供商標(biāo)使用證據(jù)時(shí)，應(yīng)密切關(guān)注商標(biāo)證書上獲得注冊(cè)保護(hù)的商品項(xiàng)目，保證使用證據(jù)與商品項(xiàng)目的對(duì)應(yīng)關(guān)系；

 以下情形,不被視為商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用:

（1)商標(biāo)注冊(cè)信息的公布或者商標(biāo)注冊(cè)人關(guān)于對(duì)其注冊(cè)商標(biāo)享有專用權(quán)的聲明;

（2)未在公開的商業(yè)領(lǐng)域使用;

（3)改變了注冊(cè)商標(biāo)主要部分和顯著特征的使用;

（4)僅有轉(zhuǎn)讓或許可行為而沒有實(shí)際使用; 

（5)僅以維持商標(biāo)注冊(cè)為目的的象征性使用。                                    

02、被申請(qǐng)人可提供的“商標(biāo)使用”證據(jù)，主要表現(xiàn)形式如下：

（1）采取直接貼附、刻印、烙印或者編織等方式將商標(biāo)附著在商品、商品包裝、容器、標(biāo)簽等上,或者使用在商品附加標(biāo)牌、產(chǎn)品說明書、介紹手冊(cè)、價(jià)目表等上;

（2)商標(biāo)使用在與商品銷售有聯(lián)系的交易文書上,包括使用在商品銷售合同、發(fā)票、票據(jù)、收據(jù)、商品進(jìn)出口檢驗(yàn)檢疫證明、報(bào)關(guān)單據(jù)、電子商務(wù)經(jīng)營的交易單據(jù)或者交易記錄等上;

（3)商標(biāo)使用在廣播、電視、互聯(lián)網(wǎng)等媒體上,或者在公開發(fā)行的出版物中發(fā)布,以及以廣告牌、郵寄廣告或者其他廣告方式為商標(biāo)或者使用商標(biāo)的商品進(jìn)行的廣告宣傳;

（4)商標(biāo)在展覽會(huì)、博覽會(huì)上使用,包括但不限于在展會(huì)印刷品及其他資料、工牌、指示牌和背景牌等處用于指示商品和服務(wù)來源的使用;

（5)商標(biāo)使用體現(xiàn)在國家機(jī)關(guān)、檢測(cè)或鑒定機(jī)構(gòu)及行業(yè)組織出具的法律文書、證明文書上;

（6)其他符合法律規(guī)定的商標(biāo)使用形式。

四、關(guān)于“商標(biāo)使用”的其他規(guī)定

商標(biāo)的使用是商標(biāo)權(quán)的核心內(nèi)容。

《商標(biāo)法》第四條規(guī)定：“不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，應(yīng)當(dāng)予以駁回”。也就是說，商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)的目的應(yīng)該在于商標(biāo)的使用。而為了避免權(quán)利人獲得商標(biāo)注冊(cè)后不使用，

《商標(biāo)法》第六十四條的侵權(quán)賠償條款中規(guī)定，注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人不能證明此前三年內(nèi)實(shí)際使用過該注冊(cè)商標(biāo)，也不能證明因侵權(quán)行為受到其他損失的，被控侵權(quán)人不承擔(dān)賠償責(zé)任。

2023年1月13日，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局發(fā)布“關(guān)于《中華人民共和國商標(biāo)法修訂草案（征求意見稿）》公開征求意見的通知”。新發(fā)布的商標(biāo)法修訂草案征求意見稿第六十一條，是新增加的條文，其內(nèi)容是：

“商標(biāo)注冊(cè)人應(yīng)當(dāng)自商標(biāo)核準(zhǔn)注冊(cè)之日起每滿五年之后的十二個(gè)月內(nèi)，向國務(wù)院知識(shí)產(chǎn)權(quán)行政部門說明該商標(biāo)在核定商品上的使用情況或者不使用的正當(dāng)理由。商標(biāo)注冊(cè)人可以對(duì)上述期限內(nèi)的多件商標(biāo)的使用情況集中作出說明。期滿未說明的，由國務(wù)院知識(shí)產(chǎn)權(quán)行政部門通知商標(biāo)注冊(cè)人，商標(biāo)注冊(cè)人自收到通知之日起六個(gè)月內(nèi)仍未說明的，視為放棄該注冊(cè)商標(biāo)，由國務(wù)院知識(shí)產(chǎn)權(quán)行政部門注銷該注冊(cè)商標(biāo)。國務(wù)院知識(shí)產(chǎn)權(quán)行政部門應(yīng)當(dāng)對(duì)說明的真實(shí)性進(jìn)行隨機(jī)抽查，必要時(shí)可以要求商標(biāo)注冊(cè)人補(bǔ)充相關(guān)證據(jù)或者委托地方知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理部門進(jìn)行核查。經(jīng)抽查說明不真實(shí)的，由國務(wù)院知識(shí)產(chǎn)權(quán)行政部門撤銷該注冊(cè)商標(biāo)?！?/p>

如果征求意見稿成為正式法律規(guī)定，商標(biāo)注冊(cè)人其后就有義務(wù)及時(shí)使用并定期向知識(shí)產(chǎn)權(quán)行政部門報(bào)告商標(biāo)使用情況。如果商標(biāo)注冊(cè)人未及時(shí)使用商標(biāo)，不僅他人可向商標(biāo)局申請(qǐng)撤銷商標(biāo)，知識(shí)產(chǎn)權(quán)行政部門也可以依職權(quán)撤銷。即使商標(biāo)注冊(cè)人實(shí)際使用了注冊(cè)商標(biāo)，如果未及時(shí)向行政部門作出說明，也可能被行政部門依職權(quán)撤銷。這種規(guī)定，加重了商標(biāo)注冊(cè)人的義務(wù)，將大幅減少注冊(cè)商標(biāo)閑置的情形。