要旨：

《商標(biāo)法》第五十九條第一款規(guī)定的正當(dāng)使用是對商標(biāo)權(quán)人的私權(quán)利進(jìn)行限制的重要制度，也是平衡商標(biāo)權(quán)人與社會公共利益不可或缺的調(diào)節(jié)器。判斷被訴標(biāo)志的使用是否構(gòu)成正當(dāng)使用，司法實(shí)踐中一般綜合考慮以下三方面：一是行為人在主觀上是否善意；二是被訴標(biāo)志的使用方式是否正當(dāng)；三是使用被訴標(biāo)志的后果是否會造成混淆和誤認(rèn)。

案情

當(dāng)事人 ：

再審申請人（一審被告、二審上訴人）：甲公司

被申請人（一審原告、二審被上訴人）：乙公司

案由 ：侵害商標(biāo)權(quán)糾紛

乙公司經(jīng)受讓取得 A 系列注冊商標(biāo)（簡稱涉案商標(biāo)），核定使用在第 30 類餅干等商品上。甲公司未經(jīng)許可，在其生產(chǎn)銷售的餅干商品上突出使用了B 標(biāo)志（簡稱被訴標(biāo)志）。乙公司認(rèn)為，被訴標(biāo)志與涉案商標(biāo)構(gòu)成近似，容易導(dǎo)致相關(guān)公眾對商品的來源產(chǎn)生混淆誤認(rèn)，故訴至法院，要求判令甲公司停止涉案商標(biāo)侵權(quán)行為，賠償經(jīng)濟(jì)損失 100 萬元。

審判

一審法院審理認(rèn)為 ：甲公司生產(chǎn)的涉案餅干在外包裝正面中心位置以較大字體突出使用了被訴標(biāo)志，該種使用方式構(gòu)成商標(biāo)性使用。涉案商標(biāo)經(jīng)廣泛宣傳和使用，已獲得較高的顯著性與知名度，甲公司作為同行業(yè)主體，對此應(yīng)當(dāng)知悉，未主動避讓，反而在產(chǎn)品包裝上以突出方式單獨(dú)標(biāo)注與涉案商標(biāo)近似的被訴標(biāo)志，且該標(biāo)志明顯大于其自有商標(biāo)，該使用方式超出了正當(dāng)使用的必要限度，具有攀附他人商譽(yù)的主觀意圖，足以導(dǎo)致混淆，侵害了乙公司的注冊商標(biāo)專用權(quán)。

一審法院判決甲公司停止生產(chǎn)、銷售侵害乙公司涉案商標(biāo)專用權(quán)的商品，并賠償乙公司經(jīng)濟(jì)損失40 萬元。

甲公司不服一審判決提起上訴，二審法院判決駁回上訴，維持原判。

甲公司不服二審判決，申請?jiān)賹彛笤撛賹徤暾埍徊枚g回。

重點(diǎn)評析 

商標(biāo)的正當(dāng)使用 [1]，是指在綜合考慮商標(biāo)人權(quán)益和其他經(jīng)營者權(quán)益的情況下，允許其他經(jīng)營者在生產(chǎn)經(jīng)營活動中善意、正當(dāng)?shù)厥褂门c他人注冊商標(biāo)近似的標(biāo)志，該種使用不構(gòu)成對他人注冊商標(biāo)專用權(quán)的侵犯。

我國 2001 年之前的《商標(biāo)法》未明確規(guī)定商標(biāo)正當(dāng)使用制度，僅在部門規(guī)章及行政法規(guī)中有所規(guī)定，2013 年《商標(biāo)法》修改時確立了該制度。由于不同案件中被訴標(biāo)志的使用方式紛繁復(fù)雜，司法實(shí)踐中如何判斷商標(biāo)正當(dāng)使用與侵權(quán)的界限，仍是一個較為復(fù)雜的問題。

一、商標(biāo)正當(dāng)使用的立法考察

現(xiàn)代商標(biāo)法注重商標(biāo)權(quán)人、其他經(jīng)營者與社會公眾間利益的合理分配。通常認(rèn)為，商標(biāo)權(quán)人的利益與其他主體的利益既存在一致的方面，也存在相互沖突和矛盾的方面。前者表現(xiàn)為保護(hù)商標(biāo)權(quán)是保護(hù)消費(fèi)者利益和維護(hù)公平的市場競爭秩序的必要保障，后者表現(xiàn)為當(dāng)商標(biāo)權(quán)的行使超越正當(dāng)界限時將可能侵害他人利益。因此，對商標(biāo)權(quán)進(jìn)行限制既是商標(biāo)權(quán)正當(dāng)行使的保障，也是解決商標(biāo)權(quán)人與社會公眾間的利益沖突的保障。[2]

我國自上世紀(jì)末開始規(guī)范商標(biāo)正當(dāng)使用問題。原國家工商行政管理局 1999 年頒布的《關(guān)于保護(hù)服務(wù)商標(biāo)若干問題的意見》第七條第二款規(guī)定 ,“他人正常使用服務(wù)行業(yè)慣用的標(biāo)志，以及以正常方式使用商號（字號）、姓名、地名、服務(wù)場所名稱，表示服務(wù)特點(diǎn)，對服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行說明等，不構(gòu)成侵犯服務(wù)商標(biāo)專用權(quán)行為，但具有不正當(dāng)競爭意圖的除外”。同年，原國家工商行政管理局頒布的《關(guān)于商標(biāo)行政執(zhí)法中若干問題的意見》第九條也對商標(biāo)的正當(dāng)使用作出規(guī)定，即“下列使用與注冊商標(biāo)相同或近似的文字、圖形的行為不屬于商標(biāo)侵權(quán)行為 ：（1）善意地使用自己的名稱或地址 ；（2）善意地說明商品或服務(wù)的特征或?qū)傩?，尤其是說明商品或服務(wù)的質(zhì)量、用途、地理來源、種類、價值及提供日期。”

2002 年 9 月施行的《商標(biāo)法實(shí)施條例》第四十九條規(guī)定 ,“注冊商標(biāo)中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號，或者直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)，或者含有地名，注冊商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止他人正當(dāng)使用?！?013 年商標(biāo)法修改時，正式確立了商標(biāo)正當(dāng)使用制度，將上述條例內(nèi)容作為第五十九條第一款予以規(guī)定。

二、商標(biāo)正當(dāng)使用的內(nèi)涵解讀

《商標(biāo)法》第五十九條第一款中的正當(dāng)使用，又稱為描述性使用或者敘述性使用，主要是指生產(chǎn)經(jīng)營者在描述商品或服務(wù)（以下所稱商品包括服務(wù)）的產(chǎn)地、質(zhì)量、功能等特點(diǎn)時，使用的描述性表達(dá)與他人的商標(biāo)標(biāo)志相同或相似，但由于使用的善意性和正當(dāng)性不構(gòu)成侵權(quán)的情形。

（一）商標(biāo)正當(dāng)使用的理論基礎(chǔ)

利益平衡是現(xiàn)代知識產(chǎn)權(quán)法的基本理念和精神，亦是知識產(chǎn)權(quán)法追求的重要目標(biāo)，該理論強(qiáng)調(diào)“知識產(chǎn)權(quán)制度是一種分配權(quán)利與利益的平衡機(jī)制。它涉及到智力產(chǎn)品的創(chuàng)造、傳播之間的平衡、智力產(chǎn)品的創(chuàng)造和使用之間的平衡以及知識產(chǎn)權(quán)人的個人利益和公共利益之間的平衡等”。[3] 對于商標(biāo)正當(dāng)使用制度而言，一方面，對商標(biāo)權(quán)的保護(hù)既是為了防止經(jīng)營者使用與他人相同或近似的標(biāo)志對消費(fèi)者進(jìn)行欺詐，亦是為了維護(hù)良好的市場競爭秩序。對于顯著性較弱的商標(biāo)，將其保護(hù)限于一定范圍內(nèi)，通過賦予其他經(jīng)營者以善意、合理的方式使用他人商標(biāo)中的商品通用名稱、描述性詞匯、地名等對自己的商品進(jìn)行描述，不僅有利于消費(fèi)者更好地了解產(chǎn)品或服務(wù)的真實(shí)情況，也能夠保障其他經(jīng)營者合法使用商標(biāo)描述自己產(chǎn)品或服務(wù)的權(quán)利，從而實(shí)現(xiàn)商標(biāo)各方主體的利益平衡。另一方面，商標(biāo)權(quán)的設(shè)立本是對公共領(lǐng)域資源的“圈地”運(yùn)動，如他人對商標(biāo)的使用不易造成混淆，應(yīng)充分尊重他人表達(dá)自由的權(quán)利。為了協(xié)調(diào)商標(biāo)權(quán)與保障公眾的表達(dá)自由之間的沖突，商標(biāo)法僅在第二含義的層面保護(hù)商標(biāo)，并不阻止他人在第一含義的層面使用該商標(biāo)對應(yīng)的文字、符號等，因此權(quán)利人對商標(biāo)使用的壟斷并非是絕對的，這種制度安排是在言論表達(dá)權(quán)與商標(biāo)權(quán)之間進(jìn)行價值衡平的結(jié)果。[4]

（二）商標(biāo)正當(dāng)使用與商標(biāo)性使用

商標(biāo)的本質(zhì)可以界定為一種由使用商標(biāo)的主體、商標(biāo)使用的商品以及組成商標(biāo)的標(biāo)志相互關(guān)聯(lián)組成的結(jié)構(gòu)體。離開其中的任何一個要素都無商標(biāo)可言。因此，商標(biāo)權(quán)能夠支配的對象并不是一般意義上的標(biāo)志，而是由標(biāo)志、商品以及來源或者主體組成的結(jié)構(gòu)體。[5] 從這個意義上講，商標(biāo)標(biāo)志的使用并不等同于商標(biāo)的使用。一般認(rèn)為，構(gòu)成商標(biāo)性使用應(yīng)當(dāng)滿足如下條件 ：第一，使用的標(biāo)志應(yīng)當(dāng)能夠?yàn)橄嚓P(guān)公眾所感知。如果相關(guān)標(biāo)志無法為消費(fèi)者所看到或感覺到，則談不上該標(biāo)志能夠向消費(fèi)者傳達(dá)有關(guān)商品來源或關(guān)聯(lián)關(guān)系的信息。第二，相關(guān)標(biāo)志應(yīng)當(dāng)與被訴商品緊密聯(lián)系。即行為人應(yīng)當(dāng)將標(biāo)志用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽等與商品銷售有關(guān)的商業(yè)活動中。第三，使用的標(biāo)志應(yīng)能發(fā)揮識別被訴商品來源的作用。如行為人使用他人的商標(biāo)標(biāo)志僅僅是為了美化商品，提高商品的美感，并不是為了識別商品的來源，則不構(gòu)成商標(biāo)性使用。[6]

對于《商標(biāo)法》第五十九條第一款中的正當(dāng)使用而言，行為人對特定標(biāo)志的使用，本質(zhì)上是利用他人商標(biāo)構(gòu)成要素中含有的公有領(lǐng)域的信息對自己商品的特征進(jìn)行描述，使相關(guān)公眾對此予以了解，并非旨在所標(biāo)示的商品與商標(biāo)權(quán)人之間建立一種固定的聯(lián)系 , 使相關(guān)公眾能夠以此來區(qū)分商品的提供者，因此，該種使用不符合上述“識別商品來源”的要件，其與商標(biāo)性使用并非是同一性質(zhì)上的使用。

當(dāng)然，不符合上述商標(biāo)性使用構(gòu)成要件的行為，并不一定屬于《商標(biāo)法》第五十九條第一款規(guī)定的正當(dāng)使用，該款規(guī)定的正當(dāng)使用只是不符合上述“識別商品來源”的要件，如不符合“可感知性”以及“緊密聯(lián)系”要件亦不屬于商標(biāo)性使用。在“偉哥”商標(biāo)侵權(quán)案中，被訴侵權(quán)的藥片雖在顏色和形狀上與涉案菱形立體商標(biāo)近似，但在銷售時既有外包裝盒，且被包裝于不透明錫紙的內(nèi)包裝之中，法院指出，該藥片包裝于不透明材料內(nèi)，其顏色及形狀并不能起到標(biāo)識其來源和生產(chǎn)者的作用，故不能認(rèn)定為商標(biāo)意義上的使用。[7]

三、商標(biāo)正當(dāng)使用的司法認(rèn)定

一般而言，判斷被訴標(biāo)志的使用是否構(gòu)成正當(dāng)使用 , 可從以下方面進(jìn)行考量 , 一是行為人在主觀上是否善意 , 使用被訴標(biāo)志的目的是否具有侵權(quán)或不正當(dāng)競爭意圖 ；二是被訴標(biāo)志的使用方式是否正當(dāng)，具有必要性和合理性 ；三是使用被訴標(biāo)志的后果是否會造成混淆和誤認(rèn)。司法實(shí)踐中 , 往往需要對此進(jìn)行綜合判斷、具體分析。

（一）使用目的是否具有善意

雖然在商標(biāo)侵權(quán)糾紛中，法律未對行為人存在復(fù)制摹仿他人商標(biāo)的惡意是否影響侵權(quán)認(rèn)定作出明確規(guī)定，但基于商標(biāo)法保護(hù)商譽(yù)和制止有損消費(fèi)者混淆的立法目的，同《反不正當(dāng)競爭法》一樣，《商標(biāo)法》亦對搭他人便車為自己謀求不正當(dāng)利益的行為予以禁止。[8] 這是制止商標(biāo)侵權(quán)的重要精神實(shí)質(zhì)，也是其出發(fā)點(diǎn)和歸宿。

“商標(biāo)法上的善意、惡意是從有無競爭的角度加以判斷的。所謂善意，就是要么不知他人商標(biāo)已注冊，要么雖然知道注冊，但未以惡意方式使用。惡意則是指雖知情卻抱著不正當(dāng)競爭目的使用”。[9] 判斷被訴侵權(quán)人的使用行為是否出于善意，一方面要看使用目的是否正當(dāng)。若使用某商標(biāo)標(biāo)志并非出于對其商品的性狀、特點(diǎn)進(jìn)行真實(shí)、必要描述的需要，而是具有攀附他人注冊商標(biāo)的商譽(yù)或者知名度，以使消費(fèi)者產(chǎn)生混淆或誤認(rèn)等意圖的，應(yīng)認(rèn)定為主觀存在惡意。對此可參考注冊商標(biāo)的顯著性、知名度、使用行為發(fā)生的時間等進(jìn)行判斷。如注冊商標(biāo)知名度較高，被訴侵權(quán)人與商標(biāo)權(quán)利人處于同一行業(yè)或者具有較大關(guān)聯(lián)性的行業(yè)，且無正當(dāng)理由使用與注冊商標(biāo)相同或者近似標(biāo)志的，則認(rèn)定行為人具有攀附意圖的可能性就越大。另一方面，可從使用方式反向推測被訴侵權(quán)人的使用目的是否善意。如被訴侵權(quán)人將他人的注冊商標(biāo)置于顯著位置 , 而將其他說明性文字、自己的企業(yè)名稱略去或置于不明顯之處 , 或者對他人的注冊商標(biāo)有意進(jìn)行“藝術(shù)處理”,以引起他人注意 , 則有較大的“搭便車”之嫌。

（二）使用方式是否具有正當(dāng)性

判斷使用方式是否具有正當(dāng)性，往往可從以下方面予以考量。

第一，被訴使用方式是否具有必要性。雖然商標(biāo)法不阻止公眾在第一含義層面上使用他人商標(biāo)，但這種使用并非是毫無限制的。這里的“必要性”，通常要求使用者限于為說明商品而不可避免地使用商標(biāo)中的標(biāo)志 , 即若不使用該標(biāo)志，將難以描述相關(guān)商品。例如，房地產(chǎn)等商品所處的位置對于消費(fèi)者來說是非常重要的信息，房地產(chǎn)開發(fā)商有必要向消費(fèi)者提供該信息并有權(quán)以適當(dāng)方式突出該信息。對于酒類、水果等商品質(zhì)量與自然環(huán)境密切相關(guān)的商品，標(biāo)明相關(guān)地理來源亦較為重要。[10]

如在“百家湖”商標(biāo)侵權(quán)案中，對于金蘭灣公司將其在百家湖地區(qū)新開發(fā)的樓盤冠名為“百家湖 · 楓情國度”，并進(jìn)行宣傳的行為是否侵犯了“百家湖”商標(biāo)專用權(quán)，法院指出，不動產(chǎn)銷售的特點(diǎn)是必須和相應(yīng)的地理位置相聯(lián)系，標(biāo)示樓盤的地理位置是房地產(chǎn)開發(fā)銷售市場的經(jīng)營慣例，也是不動產(chǎn)本身的特點(diǎn)所決定的。金蘭灣公司在樓盤冠名和房地產(chǎn)銷售廣告中如實(shí)告知消費(fèi)者樓盤的地理位置，應(yīng)當(dāng)認(rèn)為是基于說明不動產(chǎn)自然屬性的需要，符合房地產(chǎn)經(jīng)營的慣例，并非惡意使用或者不正當(dāng)使用。[11]

第二，被訴使用方式是否具有合理性。一旦判斷使用他人商標(biāo)系為商業(yè)經(jīng)營所必要，也并不意味著行為人可以任何方式使用他人商標(biāo)，該種使用還應(yīng)當(dāng)限定在適度與合理的范圍內(nèi)。對此，可考量行為人在使用他人商標(biāo)標(biāo)志時，是否附加了相應(yīng)的說明性文字、標(biāo)示了自己的商標(biāo)或是否符合通常的行業(yè)慣例等。例如，行為人在使用他人商標(biāo)的同時，附加標(biāo)注“主要成份”“功能”“產(chǎn)地”等以表明其“說明性質(zhì)”，或未將他人商標(biāo)置于顯著位置或突出使用，亦未采用與他人商標(biāo)特有的字體、圖形或行文布局等進(jìn)行使用，同時準(zhǔn)確顯著標(biāo)注了自身的商標(biāo)、企業(yè)名稱等信息，則認(rèn)定構(gòu)成正當(dāng)使用的可能性會大大增加。

如在“湯溝”商標(biāo)侵權(quán)案中，對于陶某在產(chǎn)品包裝上標(biāo)注“湯溝”是否屬于對涉案“湯溝”商標(biāo)的正當(dāng)使用，法院指出，商品的生產(chǎn)經(jīng)營者若想表明商品與產(chǎn)地間的聯(lián)系，一般只需在包裝的適當(dāng)位置注明其廠址即可。在陶某于其產(chǎn)品包裝的合理位置已明確標(biāo)注其廠址，足以表明商品產(chǎn)地的情況下，又在產(chǎn)品包裝的中部使用較大的字體標(biāo)注“湯溝”而非“湯溝鎮(zhèn)”，并且使用了和涉案商標(biāo)中“湯溝”文字相同的繁體字。此外，陶某一方面在包裝的顯著位置標(biāo)注“湯溝曲酒廠”, 并有意將“湯溝”與“曲酒廠”作不同的底色處理 , 故意突出“湯溝”二字 ,淡化“曲酒廠”三字 ；另一方面卻將自己的商標(biāo)標(biāo)注在很不起眼的位置 , 且隱藏在復(fù)雜的裝飾圖案之中，難以發(fā)現(xiàn)。因此，陶某對“湯溝”的使用不構(gòu)成正當(dāng)使用。[12]

（三）使用后果是否會造成混淆誤認(rèn)

“混淆可能性”是商標(biāo)侵權(quán)案件的試金石，亦適用于商標(biāo)正當(dāng)使用情形。此外，實(shí)踐情況紛繁復(fù)雜，很多情況下對某一標(biāo)志的使用可能在消費(fèi)者中同時產(chǎn)生該標(biāo)志第一含義、第二含義并存的現(xiàn)象，因此，往往需要從使用后果即“混淆可能性”角度考量是否構(gòu)成正當(dāng)使用。[13] 即正當(dāng)使用應(yīng)在客觀上不易造成消費(fèi)者的混淆和誤認(rèn)，包括對商品來源的誤認(rèn)以及對商品生產(chǎn)者與商標(biāo)所有者之間關(guān)系的誤認(rèn)。

如在“片仔癀”商標(biāo)侵權(quán)案中，法院指出，片仔癀是一種藥品的名稱，如被訴侵權(quán)商品中含有片仔癀成分，生產(chǎn)者出于說明或客觀描述商品特點(diǎn)的目的，以善意方式在必要的范圍內(nèi)予以標(biāo)注，不會使相關(guān)公眾將其視為商標(biāo)而導(dǎo)致來源混淆的，可以認(rèn)定為正當(dāng)使用。[14] 在“竹家莊避風(fēng)塘及圖”商標(biāo)爭議案中，法院指出，“避風(fēng)塘”一詞不僅僅是上海避風(fēng)塘公司的字號，還具有“躲避臺風(fēng)的港灣”和“一種風(fēng)味料理或者菜肴烹飪方法”的涵義，因此，只要不會造成相關(guān)公眾的混淆、誤認(rèn)，上海避風(fēng)塘公司就不能以其企業(yè)名稱權(quán)禁止他人在“躲避臺風(fēng)的港灣”和“一種風(fēng)味料理或者菜肴烹飪方法”的涵義上正當(dāng)使用“避風(fēng)塘”一詞。[15]

需要注意的是，商品的種類、價格、用途等不同，相關(guān)公眾施加的注意力將會不同，是否產(chǎn)生混淆的可能性亦會有所不同。通常而言，對于價格較為低廉的日常生活用品，相關(guān)公眾購買時一般只會施加普通注意力，混淆誤認(rèn)的可能性就較大，對行為人使用他人商標(biāo)標(biāo)志的方式，要求就會相對嚴(yán)格。對于價格昂貴的商品，或者價格雖然不高，但衛(wèi)生、安全性能等方面存在特殊要求的商品，相關(guān)公眾在選擇是否購買時往往會特別謹(jǐn)慎小心，相對不太容易產(chǎn)生混淆。[16] 如在“百家湖”商標(biāo)侵權(quán)案中，法院指出，由于房屋屬于價格昂貴的特殊商品，消費(fèi)者在購買時一般較其他購買行為更為謹(jǐn)慎，往往會對不同樓盤進(jìn)行實(shí)地考察，且即使是同一家房地產(chǎn)公司開發(fā)的他處樓盤，消費(fèi)者通常也會慎重考察質(zhì)量問題，因此根據(jù)相關(guān)公眾選擇此類商品時的一般注意程度，被訴標(biāo)志的使用不會使相關(guān)公眾對該房地產(chǎn)的來源產(chǎn)生混淆或誤認(rèn)。

結(jié) 論 

商標(biāo)正當(dāng)使用制度是確立商標(biāo)權(quán)保護(hù)邊界的重要組成部分。隨著實(shí)踐的發(fā)展變化，正當(dāng)使用問題在商標(biāo)侵權(quán)民事案件中不斷涌現(xiàn)。由于商標(biāo)使用情況的復(fù)雜多樣 , 因此需要結(jié)合個案具體情況予以綜合判斷。本文秉持主觀目的與客觀行為方式及后果相結(jié)合的原則，以期對商標(biāo)正當(dāng)使用行為的一般考量要素進(jìn)行探析，本案亦是基于此作出相關(guān)認(rèn)定。