2023年1月13日，國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)布了關(guān)于《中華人民共和國商標法修訂草案（征求意見稿）》公開征求意見的通知。通過閱讀修訂草案（征求意見稿）（以下簡稱草案）能夠發(fā)現(xiàn)，新商標法力圖建立“按需申請、適量持有、注重使用、清除閑置”的商標注冊和使用秩序，因此在諸多方面有較大調(diào)整。與大多數(shù)企業(yè)密切相關(guān)的主要有三個方面：惡意注冊、重復(fù)注冊、注而不用。對此，筆者結(jié)合實踐經(jīng)驗進行初步的解讀，并對未來實踐進行預(yù)判。希望對商標申請人近期的商標注冊保護決策有所啟發(fā)。

一、惡意注冊

草案第二十二條第一項規(guī)定，商標申請人不以使用為目的，大量申請商標注冊，擾亂商標注冊秩序的行為，構(gòu)成惡意注冊申請。從內(nèi)容上看，這一規(guī)定是對現(xiàn)行商標法第四條第一款“不以使用為目的的惡意商標注冊申請，應(yīng)當予以駁回”的修訂。

近期，國家知識產(chǎn)權(quán)局會依據(jù)商標法第四條第一款規(guī)定，針對數(shù)量較大的商標注冊申請下發(fā)審查意見。內(nèi)容通常是認為某一申請人申請了數(shù)量較多的商標，涉嫌構(gòu)成不以使用為目的的惡意商標注冊申請，要求商標申請人就相關(guān)商標的實際使用情況或者真實使用意圖做出說明并提供必要的證據(jù)。

由此可以看出，國家知識產(chǎn)權(quán)局傾向于將大量申請商標的行為認定為囤積商標，屬于惡意注冊的一種情形。通過下發(fā)審查意見嘗試控制大批量申請商標的行為，是為新法的實施做鋪墊。在新法實施前，審查意見可能會常態(tài)化。新法實施后，由于增加了申請商標應(yīng)當以“使用或者承諾使用”為基礎(chǔ)的要求，對申請人起到一定的警示作用，國家知識產(chǎn)權(quán)局下發(fā)此類審查意見可能會減少。與此同時，國家知識產(chǎn)權(quán)局對于審查意見的運用可能會更加靈活，在多個程序中都有可能出現(xiàn)。

對此，我們向國內(nèi)商標申請人提出幾點建議。

1.適當控制申請數(shù)量：可以將擬申請注冊的商標按照重要程度劃分等級，根據(jù)等級控制商標的指定類別，通過這種方式的控制商標申請的數(shù)量。例如，僅用于試水的產(chǎn)品商標可以只申請與業(yè)務(wù)相關(guān)的類別。

2.適當控制指定商品：如果商標指定商品過于龐雜，難免會與“使用的承諾”相悖。因此對于不會涉及的經(jīng)營領(lǐng)域，在申請商標時不指定相關(guān)的商品和服務(wù)。

3.高度重視商標保護：不必因此強行放棄商標保護的需求。通過馳名商標和惡意注冊等方式打擊搶注商標，常常會遇到力所不及的困境，因此防御商標恐怕仍然有存在的必要性。企業(yè)在理性注冊的同時，仍然高度重視商標保護策略。

4.積極應(yīng)對審查意見：收到審查意見后，要積極、謹慎地應(yīng)對，展示商標注冊申請的誠信和善意。

二、重復(fù)注冊

草案第二十一條規(guī)定，申請注冊的商標不得與申請人在同一種商品上在先申請、已經(jīng)注冊或者在申請日前一年內(nèi)被公告注銷、撤銷、宣告無效的在先商標相同。這一規(guī)定，直接影響到企業(yè)的兩個商標保護策略：接力申請和補位申請。

1、接力申請

根據(jù)現(xiàn)行商標法第四十九條規(guī)定，注冊商標沒有正當理由連續(xù)三年不使用的，任何單位或者個人可以向商標局申請撤銷該注冊商標。為了確保注冊后未使用的商標不被他人撤銷，很多企業(yè)選擇將這些商標每三年重復(fù)申請一次。這種行為導(dǎo)致了審查資源的浪費，今后將被禁止。

2、補位申請

實踐中，商標申請人為等待關(guān)聯(lián)案件的結(jié)果，會多次重復(fù)申請相同商標。例如駁回復(fù)審案件，申請人為了等待引證商標的撤銷結(jié)果，常常采用這種策略。由于程序銜接不順暢，大多數(shù)申請人是不得已而為之。

草案規(guī)定，國家知識產(chǎn)權(quán)局應(yīng)當?shù)却P(guān)聯(lián)案件的結(jié)果，因此這種策略今后將沒有存在的必要。這項規(guī)定對于申請人不僅不會有不利影響，相反還有助于降低商標注冊成本。

三、注而不用

草案第五條規(guī)定，自然人、法人或者非法人組織在生產(chǎn)經(jīng)營活動中，對在其商品或者服務(wù)上使用或者承諾使用的商標需要取得商標專用權(quán)的，應(yīng)當向國務(wù)院知識產(chǎn)權(quán)行政部門申請商標注冊。這項規(guī)定將“使用或者承諾使用”作為商標合法注冊的基礎(chǔ)。

此外，草案第六十一條，商標注冊人應(yīng)當自商標核準注冊之日起每滿五年之后的十二個月內(nèi)，向國務(wù)院知識產(chǎn)權(quán)行政部門說明該商標在核定商品上的使用情況或者不使用的正當理由。商標注冊人可以對上述期限內(nèi)的多件商標的使用情況集中作出說明。期滿未說明的，由國務(wù)院知識產(chǎn)權(quán)行政部門通知商標注冊人，商標注冊人自收到通知之日起六個月內(nèi)仍未說明的，視為放棄該注冊商標，由國務(wù)院知識產(chǎn)權(quán)行政部門注銷該注冊商標。國務(wù)院知識產(chǎn)權(quán)行政部門應(yīng)當對說明的真實性進行隨機抽查，必要時可以要求商標注冊人補充相關(guān)證據(jù)或者委托地方知識產(chǎn)權(quán)管理部門進行核查。經(jīng)抽查說明不真實的，由國務(wù)院知識產(chǎn)權(quán)行政部門撤銷該注冊商標。這項規(guī)定是對現(xiàn)行商標法極大的修改，強調(diào)了商標的使用，對商標申請人、注冊人的使用義務(wù)提出了較高的要求。

關(guān)于未來實踐，我們認為申請時的使用承諾將僅作為一個形式要件，不會進行較高標準的實質(zhì)要求。而對于注冊后的使用說明，可能有不同的做法。

提交使用說明的時間，可能是在規(guī)定日期或者新法實施之后注冊的商標，注冊后每滿5年提交一次；針對規(guī)定日期或者新法實施之前注冊的商標，首次應(yīng)當在續(xù)展時提交說明，此后每滿5年提交一次。

使用說明所針對的商品和服務(wù)，國外類似實踐通常有兩種做法。一種是從嚴，要求商標注冊人承諾商標在所有核定使用商品或服務(wù)項目上均有使用，未使用的商品和服務(wù)應(yīng)當刪除。如果做出虛假承諾、或者經(jīng)抽查后發(fā)現(xiàn)存在虛假承諾的情況，將導(dǎo)致注冊商標全部或部分被撤銷。另一種是從寬，注冊商標在部分商品或服務(wù)上的使用可以維持商標在所有核定使用項目上的注冊。

說明的形式，國外類似實踐通常有兩種做法。一種是從嚴，商標注冊人需要簽署聲明書，同時提交使用證據(jù)，如合同、發(fā)票、產(chǎn)品實物照片等。另一種是從寬，商標注冊人只需要簡單說明使用情況，不需要提供使用證據(jù)，也不需要簽署文件。

根據(jù)草案“不增加商標注冊人過多負擔”的精神，預(yù)計我國在實際執(zhí)行時會采取從寬的標準。對于大多數(shù)企業(yè)而言，申請商標具有較高的誠信度，未來受到的消極影響比較小。

實踐中，絕大多數(shù)企業(yè)申請商標的行為是符合誠信和善意標準的，并不屬于草案著重打擊的范圍，未來受新商標法負面影響的概率比較小。企業(yè)只需根據(jù)法律規(guī)定履行相應(yīng)的義務(wù)即可。

以上是筆者根據(jù)實踐經(jīng)驗，就國內(nèi)企業(yè)比較關(guān)心、實踐中常見的三點問題，對草案進行的解讀，以及對未來實踐的推測，屬于一家之言，僅供企業(yè)參考。