摘要：

在先使用抗辯需滿足“雙優(yōu)先”條件，即被告使用商標(biāo)早于商標(biāo)申請注冊時(shí)間及商標(biāo)實(shí)際使用時(shí)間。商標(biāo)注冊人應(yīng)為善意注冊，且在先使用人的在先使用具合法性。建議被告在使用過程中以其他方式加以區(qū)分，避免侵權(quán)?！霸惺褂萌恕睘樵谙仁褂萌思皹I(yè)務(wù)繼受者，不及于商標(biāo)申請注冊后的被授權(quán)人或受讓人。商標(biāo)在先使用是抗辯權(quán)而非請求權(quán)，即使抗辯成功，企業(yè)發(fā)展仍受限，故企業(yè)仍應(yīng)優(yōu)先進(jìn)行商標(biāo)布局。

我國商標(biāo)法以注冊在先為原則，為衡平使用在先者合法權(quán)益，維護(hù)市場現(xiàn)有秩序，商標(biāo)法有在先使用抗辯制度?！渡虡?biāo)法》第五十九條第三款規(guī)定：商標(biāo)注冊人申請商標(biāo)注冊前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標(biāo)注冊人使用與注冊商標(biāo)相同或者近似并有一定影響的商標(biāo)的，注冊商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)，但可以要求其附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識(shí)。

可見，在先使用抗辯需同時(shí)符合以下條件：

1、被訴標(biāo)識(shí)在商標(biāo)注冊人申請商標(biāo)注冊前已使用；

2、使用人先于商標(biāo)注冊人使用被訴標(biāo)識(shí)；

3、在先使用的未注冊商標(biāo)在商標(biāo)申請注冊前已具一定影響力；

4、使用人僅在“原使用范圍”內(nèi)使用。

一、“雙優(yōu)先”前提

商標(biāo)在先使用抗辯需滿足“雙優(yōu)先”條件，即被告使用被訴侵權(quán)商標(biāo)既早于涉案商標(biāo)申請注冊時(shí)間又早于涉案商標(biāo)實(shí)際使用時(shí)間。

在原告老百姓大藥房連鎖股份有限公司訴被告衡南縣雞籠鎮(zhèn)老百姓大藥房商標(biāo)侵權(quán)糾紛【(2021)湘04知民初50號(hào)】一案中，原告系涉案“老百姓”商標(biāo)的注冊人，于2001年10月25日成立，自成立以來便將“老百姓”標(biāo)識(shí)作為企業(yè)字號(hào)和商標(biāo)標(biāo)志使用，但商標(biāo)申請時(shí)間為2003年06月04日。

被告自2002年12月16日起開始以“衡南縣雞籠鎮(zhèn)老百姓大藥房”名稱登記注冊并實(shí)際經(jīng)營使用“老百姓”字樣。

法院認(rèn)為，被告登記并使用“老百姓”商標(biāo)標(biāo)識(shí)時(shí)間雖早于原告“老百姓”商標(biāo)申請注冊時(shí)間，但晚于原告對(duì)“老百姓”商標(biāo)標(biāo)識(shí)使用時(shí)間，不符合“雙優(yōu)先”原則，被告在先使用抗辯不成立。

二、在先使用需具合法性，同時(shí)涉案商標(biāo)需善意取得

在先使用行為本身有合法性，違法違規(guī)的使用行為不產(chǎn)生在先權(quán)利。

在雙飛人制藥股份有限公司（以下簡稱“原告”）訴廣州賴特斯商務(wù)咨詢有限公司（以下簡稱“被告”）商標(biāo)侵權(quán)及不正當(dāng)競爭糾紛【(2020)最高法民再23號(hào)】一案中。原告系“雙飛人”商標(biāo)權(quán)人，該商標(biāo)曾被認(rèn)定為著名商標(biāo)，其產(chǎn)品包裝享有知名商品特有包裝、裝潢權(quán)。被告系法國利佳制藥廠在華代理商，銷售“利佳”品牌薄荷水，即“法國雙飛人藥水”。

被告主張法國利佳制藥廠銷售的“法國雙飛人藥水”在2001年就已出現(xiàn)在江西省都昌縣。而原告的“雙飛人”注冊商標(biāo)申請時(shí)間為2009年7月21日，晚于法國利佳制藥廠生產(chǎn)的“法國雙飛人藥水”在江西省都昌縣銷售的時(shí)間，故被告享有在先權(quán)利。

對(duì)此，法院認(rèn)為，都昌縣醫(yī)藥公司因違反藥品管理法第三十九條規(guī)定，未經(jīng)申報(bào)，銷售法國利佳制藥廠生產(chǎn)的“雙飛人藥水”曾被行政處罰，且該行為違反藥品管理法第四十八條第二款規(guī)定，可按假藥論處，故被告提交的都昌縣醫(yī)藥公司銷售“雙飛人藥水”的在先使用證據(jù)不屬合法在先行為，不能產(chǎn)生在先權(quán)利。

雖然上述案件中的在先銷售證據(jù)未被法院采納，但法院查明，在原告的“雙飛人爽水”產(chǎn)品問世前，其關(guān)聯(lián)企業(yè)曾以法國利佳制藥廠的“雙飛人藥水”包裝盒作為現(xiàn)有設(shè)計(jì)證據(jù)，申請對(duì)與原告包裝相似的第三人外觀設(shè)計(jì)專利宣告無效，并獲得支持；且原告在對(duì)“雙飛人爽水”進(jìn)行宣傳時(shí)，存在主動(dòng)混淆兩款產(chǎn)品的行為。上述行為均可證明原告對(duì)法國利佳制藥廠生產(chǎn)的“雙飛人藥水”知名度已有認(rèn)知。

最高人民法院認(rèn)為，原告明知“雙飛人藥水”存在于市場，卻惡意申請注冊與“雙飛人藥水”包裝近似的商標(biāo)并行使權(quán)利，其行為難言正當(dāng)。而被告已在包裝的顯著位置標(biāo)明“利佳”文字商標(biāo)，故被告在先使用抗辯成立。

需特別提示的是，商標(biāo)侵權(quán)案件中，被告主張?jiān)谙仁褂每罐q時(shí)，如發(fā)現(xiàn)原告商標(biāo)系惡意取得，符合條件的應(yīng)盡早提起無效宣告等行政程序，以便爭取主動(dòng)。如無法提起無效宣告，在目前同案同判的司法環(huán)境下，引用本判決說服主審法官因原告商標(biāo)系惡意取得，認(rèn)可被告在先使用抗辯成立也是途徑之一。

三、關(guān)于“有一定影響”的認(rèn)定

“有一定影響”對(duì)消費(fèi)者及相關(guān)公眾而言，主要是能否對(duì)商品或服務(wù)起識(shí)別作用，本質(zhì)上可視作對(duì)商標(biāo)知名度的認(rèn)定。

《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第二十三條第二款規(guī)定，在先使用人舉證證明其在先商標(biāo)有一定的持續(xù)使用時(shí)間、區(qū)域、銷售量或者廣告宣傳的，人民法院可以認(rèn)定為有一定影響。

規(guī)定細(xì)化了“有一定影響”的認(rèn)定，但認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)仍具有較大主觀性，法官有較大自由裁量權(quán)。

在原告武漢市天怡電子有限公司訴被告武漢凱進(jìn)醫(yī)療技術(shù)有限公司商標(biāo)侵權(quán)糾紛【（2016）鄂民終110號(hào)】一案中，被告僅證明在原告商標(biāo)申請注冊日前，在一臺(tái)醫(yī)用沖洗器上使用了訴爭標(biāo)識(shí)，法院認(rèn)為難以證明獲得了一定影響力。

在原告杭州博客旅行社有限公司訴被告上海馳譽(yù)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司商標(biāo)侵權(quán)糾紛【（2015）滬高民三（知）終字第1號(hào)】一案中，被告在原告申請注冊涉案商標(biāo)前已使用包含涉案商標(biāo)的域名和標(biāo)識(shí)，且通過被告及其關(guān)聯(lián)公司持續(xù)使用至今，中間未發(fā)生中斷，通過多年持續(xù)使用積累了眾多用戶，建立了一定影響力。且被告已通過在訴爭商標(biāo)前附加企業(yè)字號(hào)的方式，幫助相關(guān)公眾區(qū)分。故被告使用被控侵權(quán)標(biāo)識(shí)的行為并不足以導(dǎo)致相關(guān)公眾混淆或誤認(rèn)，不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

四、關(guān)于“原使用人”及“原使用范圍”的認(rèn)定

“原有范圍”的使用應(yīng)從使用主體、使用類別、商譽(yù)所及地域范圍等因素綜合考量。

（一）原使用人的認(rèn)定：

使用人原則上需為在先使用人本人或其業(yè)務(wù)繼受者，不得及于商標(biāo)申請注冊后的被授權(quán)人或受讓人。

在南通遠(yuǎn)程船務(wù)有限公司訴上海博格西尼企業(yè)發(fā)展有限公司商標(biāo)侵權(quán)糾紛【(2017)滬73民終65號(hào)】一案中，法院認(rèn)為，在法律關(guān)系上，上海博格西尼服飾有限公司（以下簡稱“博格西尼服飾公司”）與上海博格西尼企業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“博格西尼公司”）之間具有緊密的關(guān)聯(lián)關(guān)系。

從經(jīng)營過程來看，博格西尼服飾公司于2011年8月、2012年8月先后與第一八佰伴公司簽訂《聯(lián)銷續(xù)簽合同》，設(shè)立專柜銷售博格西尼品牌產(chǎn)品。在2014年博格西尼服飾公司注銷后，2015年3月，由博格西尼公司與第一八佰伴公司簽訂《聯(lián)銷續(xù)簽合同》，繼續(xù)在原專柜從事經(jīng)營活動(dòng)，該合同所約定的經(jīng)營地點(diǎn)及所經(jīng)營的品牌產(chǎn)品與前述合同一致。

顯然，在博格西尼服飾公司注銷后，博格西尼公司與第一八佰伴公司續(xù)簽合同繼續(xù)在原專柜從事經(jīng)營活動(dòng)，其與博格西尼服飾公司在經(jīng)營業(yè)務(wù)上具有實(shí)際的繼受關(guān)系，故其有權(quán)主張商標(biāo)先用使用抗辯。

原使用人認(rèn)定的實(shí)質(zhì)重于形式原則：

在北京愛姆斯建筑設(shè)計(jì)咨詢有限公司（以下簡稱原告）訴樂米（北京）國際建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司（以下簡稱被告）商標(biāo)侵權(quán)糾紛【（2020）京0105民初7363號(hào)】一案中，法院認(rèn)為，被告與其母公司雖屬獨(dú)立法人主體，但被告是母公司在中國投資設(shè)立的全資子公司。母公司在中國設(shè)立被告的目的即為通過被告為中國相關(guān)公眾提供建筑設(shè)計(jì)、景觀設(shè)計(jì)等相關(guān)設(shè)計(jì)咨詢服務(wù)，因此被告在開展經(jīng)營過程中必然會(huì)使用母公司在先使用的未注冊商標(biāo)。

被告作為母公司在中國的全資子公司，其所有經(jīng)營活動(dòng)均由母公司決策，實(shí)質(zhì)貫徹的是母公司意志，故被告的使用只要未超出母公司在先使用的“原有范圍”，就未給注冊商標(biāo)專用權(quán)造成不合理影響，被告可援引在先使用抗辯。

（二）“原使用范圍”中關(guān)于使用地域擴(kuò)大的問題

“原使用范圍”中，在先使用需嚴(yán)格限定于原有使用類別幾無爭議，即使延展到高度關(guān)聯(lián)類別也會(huì)被認(rèn)定侵權(quán)，故主要爭議焦點(diǎn)在于互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，如何界定地域范圍仍在“原使用范圍”內(nèi)。

在原告于某訴被告廿一客11家關(guān)聯(lián)公司 “21cake”商標(biāo)侵權(quán)糾紛【2020滬73民終81號(hào)】一案中，法院認(rèn)為，對(duì)原有范圍的界定，商標(biāo)法強(qiáng)調(diào)的是使用范圍而非使用規(guī)模。

從使用方式來看，被告及關(guān)聯(lián)公司始終在蛋糕等商品、相應(yīng)經(jīng)營物料及宣傳中使用被訴商標(biāo)，使用過程中未改變原商標(biāo)圖形或圖文組合樣式，即其商標(biāo)圖樣及使用類別均在原有范圍內(nèi)。被告及關(guān)聯(lián)公司的經(jīng)營模式一直是以網(wǎng)絡(luò)營銷為主，其“www.21cake.com”網(wǎng)站和“21cake”手機(jī)App統(tǒng)一以被告名義經(jīng)營，其余關(guān)聯(lián)公司分別負(fù)責(zé)上述網(wǎng)站及App上可供選擇的不同城市的產(chǎn)品配送?？梢娫谏姘缸陨虡?biāo)申請日后成立的被告關(guān)聯(lián)公司主要為了便利各個(gè)城市產(chǎn)品的配送，故為擴(kuò)大配送范圍而成立的具有關(guān)聯(lián)關(guān)系的主體對(duì)被訴商標(biāo)在同一類別上的后續(xù)使用行為，屬在原有范圍內(nèi)的使用，不構(gòu)成侵權(quán)。

商標(biāo)在先使用抗辯制度為保護(hù)善意在先使用人的未注冊商標(biāo)提供了法律依據(jù)，有利于保護(hù)權(quán)利人在先建立的品牌市場及商譽(yù)，但其本身是抗辯權(quán)而非請求權(quán)，可用于應(yīng)對(duì)糾紛，卻無法主動(dòng)保護(hù)。且由于構(gòu)成在先使用條件嚴(yán)格，即使抗辯成功，“原有使用人”、“原有使用范圍”等因素也將極大限制企業(yè)商業(yè)發(fā)展，故各企業(yè)在進(jìn)入市場、投入運(yùn)營前，仍應(yīng)優(yōu)先進(jìn)行商標(biāo)布局，避免后續(xù)糾紛。