【案件啟示】

由于各種原因，企業(yè)暫時(shí)未對(duì)正在使用的商標(biāo)進(jìn)行注冊(cè)，卻已經(jīng)對(duì)該商標(biāo)傾注了大量心血，但是，企業(yè)偶然發(fā)現(xiàn)自己的商標(biāo)被別人搶先注冊(cè)了，此時(shí)《商標(biāo)法》第32條后半段正好可以規(guī)制這種情形。再結(jié)合《商標(biāo)法》第33條、第45條，企業(yè)發(fā)現(xiàn)自己的未注冊(cè)商標(biāo)被搶注后，對(duì)尚在異議期內(nèi)的商標(biāo)，可以在公告之日起3個(gè)月內(nèi)，向商評(píng)委提出異議，阻止該商標(biāo)取得注冊(cè)；對(duì)已注冊(cè)的商標(biāo)，可以在商標(biāo)注冊(cè)之日起五年內(nèi)，請(qǐng)求商評(píng)委宣告其無效。

但需要注意的是，適用《商標(biāo)法》第32條后半段需要具備四個(gè)構(gòu)成要件：（1）未注冊(cè)商標(biāo)在爭議商標(biāo)申請(qǐng)日之前已經(jīng)使用并具有一定影響。即在先權(quán)利人需要在爭議商標(biāo)申請(qǐng)日前使用未注冊(cè)商標(biāo)、產(chǎn)生一定影響，同時(shí)，這種使用需要滿足持續(xù)性條件，在長期停止使用的情況下，在先產(chǎn)生的影響已然中斷。（2）訴爭商標(biāo)與在先商標(biāo)相同或近似。例如本案中，訴爭商標(biāo)完全包含了在先商標(biāo)。（3）訴爭商標(biāo)所使用的商品與在先商標(biāo)使用的商品為同一種或者類似商品。（4）被異議商標(biāo)申請(qǐng)人具有惡意，即商標(biāo)申請(qǐng)人是否明知或應(yīng)知商標(biāo)的存在，在商標(biāo)已經(jīng)具有一定影響的情況下，推定商標(biāo)申請(qǐng)人明知或應(yīng)知。本案即采用了這種推定方式，片仔癀藥業(yè)公司主張自己才是最早使用“八寶丹”的主體，其目的在于排除攀附在先商標(biāo)商譽(yù)的惡意。

企業(yè)發(fā)現(xiàn)自己的有一定影響的商標(biāo)被搶注時(shí)，應(yīng)步步為營，首先，查詢商標(biāo)目前所處的權(quán)利狀態(tài)，是在異議期內(nèi)呢，還是已經(jīng)注冊(cè)成功了；其次，準(zhǔn)備證據(jù)證明對(duì)方以“以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”，其中最為重要的就是商標(biāo)使用的證據(jù)，商標(biāo)產(chǎn)生一定影響力或知名度的證據(jù)，企業(yè)在平時(shí)的生產(chǎn)經(jīng)營過程中，就應(yīng)當(dāng)保有證據(jù)收集意識(shí)，以備不時(shí)之需。

【案例簡介】

一、案情簡介

漳州市片仔癀藥業(yè)股份有限公司（下稱片仔癀藥業(yè)公司），于2012年11月1日向商標(biāo)局提出注冊(cè)申請(qǐng)，核準(zhǔn)注冊(cè)第 11683929 號(hào)“片仔癀八寶丹”商標(biāo)，指定商品為第5類“補(bǔ)藥、人用藥、藥物飲料、醫(yī)用藥物”等商品（訴爭商標(biāo)）。廈門中藥廠有限公司（以下簡稱廈門中藥廠公司）針對(duì)訴爭商標(biāo)向商標(biāo)局提出異議。

商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)認(rèn)為，廈門中藥廠公司提交的銷售發(fā)票、榮譽(yù)證書、福建省藥監(jiān)局的意見等證據(jù)可以證明，在訴爭商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)日前，廈門中藥廠公司已將“八寶丹”商標(biāo)使用于中藥、成藥等商品上，使其具有一定知名度，片仔癀藥業(yè)公司與廈門中藥廠公司處于同一行業(yè)，對(duì)此理應(yīng)知曉?，F(xiàn)訴爭商標(biāo)完整包含廈門中藥廠公司“八寶丹”商標(biāo)，屬類似商標(biāo)，訴爭商標(biāo)指定使用的人用藥、中藥等商品與廈門中藥廠在先使用的中藥、成藥在主要原料、銷售渠道、銷售場所、消費(fèi)對(duì)象等方面相同或重合性大，屬類似商品。因此，訴爭商標(biāo)的注冊(cè)構(gòu)成《商標(biāo)法》第32條所指的“以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”的情形，訴爭商標(biāo)不予注冊(cè)。片仔癀藥業(yè)公司不服該決定，遂起訴。

二、各方觀點(diǎn)

1、片仔癀藥業(yè)公司認(rèn)為，原告才是“八寶丹”的最早生產(chǎn)者和使用者，申請(qǐng)注冊(cè)不具有欺騙性，應(yīng)當(dāng)撤銷被訴決定。

2、商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)辯稱，被訴決定認(rèn)定事實(shí)清楚、適用法律正確、程序合法，應(yīng)駁回原告訴訟請(qǐng)求。

3、一審法院認(rèn)為，本案訴爭商標(biāo)“片仔癀八寶丹”完整包含第三人在先使用并有一定影響的“八寶丹”商標(biāo)，同時(shí)其指定使用的商品與第三人“八寶丹”商標(biāo)在先使用的商品在生產(chǎn)部門、銷售渠道、消費(fèi)群體等方面相同或存在較為密切的聯(lián)系。如果訴爭商標(biāo)予以核準(zhǔn)注冊(cè)，易導(dǎo)致相關(guān)公眾對(duì)商品來源產(chǎn)生混淆誤認(rèn)。此外，原告片仔癀藥業(yè)公司與第三人廈門中藥廠公司同屬福建省，所屬行業(yè)亦相同，原告應(yīng)當(dāng)知曉第三人以及“八寶丹”的知名度，故原告申請(qǐng)注冊(cè)“片仔癀八寶丹”商標(biāo)的主觀目的難謂正當(dāng)。

4、二審法院認(rèn)為，被異議商標(biāo)已構(gòu)成《商標(biāo)法》第32條所指的“以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”的情形。至于片仔癀藥業(yè)公司提出其最早生產(chǎn)八寶丹，主觀不具有惡意的理由，經(jīng)查，1996年之后，片仔癀藥業(yè)公司中斷生產(chǎn)八寶丹產(chǎn)品，在長期停止使用“八寶丹”商標(biāo)的情況下，其在先使用該商標(biāo)的影響和聲譽(yù)已經(jīng)中斷，該理由不能成立。

5、處理結(jié)果：

一審判決駁回原告訴訟請(qǐng)求，二審法院維持一審判決。后片仔癀藥業(yè)公司申請(qǐng)?jiān)賹彛賹彶枚g回再審請(qǐng)求。

【法律依據(jù)】

《商標(biāo)法》第三十二條規(guī)定：申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)。

《商標(biāo)法》第三十三條規(guī)定：對(duì)初步審定公告的商標(biāo)，自公告之日起三個(gè)月內(nèi)，在先權(quán)利人、利害關(guān)系人認(rèn)為違反本法第十三條第二款和第三款、第十五條、第十六條第一款、第三十條、第三十一條、第三十二條規(guī)定的，或者任何人認(rèn)為違反本法第四條、第十條、第十一條、第十二條、第十九條第四款規(guī)定的，可以向商標(biāo)局提出異議。公告期滿無異議的，予以核準(zhǔn)注冊(cè)，發(fā)給商標(biāo)注冊(cè)證，并予公告。

作者介紹：

南京師范大學(xué)法學(xué)院知識(shí)產(chǎn)權(quán)方向碩士，南京知識(shí)律師事務(wù)所“知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)與爭議解決團(tuán)隊(duì)”成員。曾任公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)專員。曾于南京市中級(jí)人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)庭實(shí)習(xí)?，F(xiàn)主要從事知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)診斷、分析、排除、風(fēng)險(xiǎn)防控制度設(shè)計(jì)等非訴訟業(yè)務(wù)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)爭議仲裁、行政處理、訴訟等業(yè)務(wù)。