【案件啟示】

在我國，《商標法》保護注冊商標，那對于未注冊商標呢？《商標法》也給予一定程度的保護。有的企業(yè)可能會認為，干嘛不注冊呢，有了商標當然要趕快注冊啦，以防給別人可乘之機。但實際上，未注冊商標的存在是有其原因的，比如有些商標沒有顯著性，當前還不能注冊，再比如，游戲名稱、宣傳標語在符合一定條件下就是商標，但權(quán)利人甚至不知道。

《商標法》對于未注冊商標的保護，比如第59條第3款的商標先用權(quán)抗辯、第32條禁止他人申請或注冊滿足條件的未注冊商標。筆者將通過多個典型案例，分別解讀《商標法》對于未注冊商標的法律保護，本文將介紹商標先用權(quán)抗辯制度，其在性質(zhì)上屬于在先使用人的不侵權(quán)抗辯事由，通俗來說，在被訴商標侵權(quán)時，被告可主張自己使用商標比原告要早，被告不僅不侵權(quán)，而且還可以在原先的范圍內(nèi)繼續(xù)使用商標。

商標先用權(quán)抗辯的四個構(gòu)成要件：第一，對未注冊商標的使用早于“商標注冊人申請商標注冊前”。 第二，在商標意義上對商標進行連續(xù)、公開使用，即將未注冊商標作為識別特定商品來源的標識進行連續(xù)的和公開的使用。公開使用、連續(xù)使用是未注冊商標產(chǎn)生“一定影響”，承載一定商譽的前提。第三，未注冊商標具有一定影響?！耙欢ㄓ绊憽笔窃谝欢ǖ赜蚝拖嚓P(guān)商品上的知名度，不要求廣大范圍內(nèi)的眾所周知，法院通常結(jié)合商品的宣傳促銷、銷售區(qū)域、市場份額、商標的持續(xù)使用時間等事實進行綜合判斷。第四，在原有范圍內(nèi)繼續(xù)使用。對于原有范圍的內(nèi)涵，法律沒有明確規(guī)定，司法實踐中主要考量商標使用的地域范圍和使用方式。一般而言，在先僅通過實體店鋪銷售商品或者提供服務(wù)的，在商標注冊人申請商標注冊或使用該商標后，又在原實體店鋪影響范圍之外的地域新設(shè)店鋪或者拓展到互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境中銷售商品、提供服務(wù)，則應(yīng)當認定為超出了原有范圍。此外，雖然有權(quán)繼續(xù)使用商標，但注冊商標權(quán)利人有權(quán)要求附加區(qū)別性標識，畢竟商標歸根結(jié)底是用于識別單一商品來源，使相關(guān)公眾不產(chǎn)生混淆。

商標先用權(quán)抗辯是一種不侵權(quán)抗辯，如果能夠直接無效對方的商標，就毋須采用這條抗辯路徑，但換句話說，如果無效不了對方的商標，只能積極證明商標先用權(quán)抗辯的成立，這就要求未注冊商標權(quán)利人平時注意對于商標使用的證據(jù)進行妥善整理、保存。在商標先用權(quán)抗辯成立的情況下，在先使用人不需要承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任，但需要根據(jù)注冊商標權(quán)利人的要求附加區(qū)別標識，整體對未注冊商標的保護較弱。

【案例簡介】

一、案情簡介：

宣威市老余家調(diào)味品廠（下稱老余家調(diào)味品廠）為個人投資企業(yè)，經(jīng)營范圍包括調(diào)味品加工銷售等，投資人為余某，余某于2014年12月31日申請第16064272號“99香沾水”商標，核定使用商品類別為第30類調(diào)味料、調(diào)味品等。經(jīng)授權(quán)，老余家調(diào)味品廠為該注冊商標的獨占許可使用人。老余家調(diào)味品廠發(fā)現(xiàn)曲靖某調(diào)味品公司（下稱某公司）生產(chǎn)、銷售的某款調(diào)味料，其外包裝上除了“桂川”商標外，還突出顯示“99香沾水”字樣，遂以商標侵權(quán)起訴至法院。

某公司成立于2016年，經(jīng)營范圍包括調(diào)味料銷售，法定代表人為彭某。彭某于2012年10月13日申請“包裝袋（食用調(diào)料）”外觀設(shè)計專利，2013年3月27日獲得授權(quán)，該專利后因未繳納年費而被撤銷，涉案商品的外包裝與該外觀設(shè)計一致。彭某于2014年1月7日申請注冊第11320031號“桂川99香”商標，核定使用商品類別為第30類，包括調(diào)味料。經(jīng)授權(quán)，某公司有權(quán)使用上述外觀專利和商標。

二、一審各方觀點：

1、老余家調(diào)味品廠認為，某公司侵害其注冊商標專用權(quán)，應(yīng)立即停止侵權(quán)，銷毀侵權(quán)商品，賠償損失5萬元（包括合理費用）。

2、某公司抗辯，在涉案商標申請注冊前，某公司已經(jīng)申請與涉案商品外包裝相同的外觀設(shè)計專利、“桂川99香”商標，可證明某公司在先使用“99香沾水”商標，因在先使用抗辯成立，某公司不承擔(dān)商標侵權(quán)責(zé)任。

3、一審法院認為，涉案商品外包裝上突出顯示“99香沾水”字樣，與注冊商標相比無實質(zhì)性差別，構(gòu)成相同，且涉案商品與注冊商標核定使用商品類別相同，爭議主要在于某公司的在先使用抗辯是否成立。雖然某公司實際使用的“99香沾水”與其注冊商標“桂川99香”并非完全相同，但可以說明某公司在先使用“99香”字樣；就外觀專利而言，雖被撤銷，但不影響彭某2012年即就侵權(quán)商品的外包裝申請外觀設(shè)計這一事實的認定。

4、處理結(jié)果：某公司有權(quán)在原有范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標，不需要賠償損失及合理費用。判決駁回原告全部訴訟請求。

三、二審各方觀點：

1、老余家調(diào)味品廠上訴認為，某公司使用“99香”字樣的時間不能確定，彭某雖于2012年申請外觀設(shè)計，但某公司開始使用的時間不明；而且某公司沒有證據(jù)證明其使用涉案商標已經(jīng)產(chǎn)生了一定影響，在先抗辯不能成立。

2、某公司提交其與彭某簽訂的《商標許可使用合同》《專利實施許可合同》，簽訂時間分別為2014年1月16日，2013年11月30日；并提交了“99香沾水”包裝印制費用銀行流水。某公司抗辯，其使用“99香”字樣早，且產(chǎn)生了一定影響。

3、二審法院認為，某公司提交的兩份合同可以證明某公司在先使用“99香”的事實。就“有一定影響”而言，應(yīng)當綜合審查商品的宣傳促銷、銷售區(qū)域、市場份額、商標的持續(xù)使用時間等事實，但是某公司沒有提交此類證據(jù)，不能證明其在先使用的“99香”具有一定影響，在先抗辯不能成立。

4、處理結(jié)果：判決某公司停止侵權(quán)，賠償損失及合理費用5萬元。

四、再審各方觀點

1、某公司申請再審，提交了新證據(jù)，包括商品銷售網(wǎng)頁、產(chǎn)品經(jīng)銷合同、商戶出具的證明，某公司認為，新提交的證據(jù)可以證明自2013年開始，其已開始大規(guī)模生產(chǎn)銷售“99香沾水”商品，產(chǎn)生了一定影響。

2、再審法院認為，某公司提交的證據(jù)已經(jīng)形成完整的證據(jù)鏈，證明其已在涉案商標申請注冊前在一定范圍內(nèi)使用“99香”商標，并具有一定影響。某公司有權(quán)在原有范圍內(nèi)繼續(xù)使用涉案商標，對于老余家調(diào)味品廠要求賠償經(jīng)濟損失和合理費用的訴訟請求不予支持。

3、處理結(jié)果：撤銷二審判決，維持一審判決。

【法律依據(jù)】

《商標法》第五十七條規(guī)定：有下列行為之一的，均屬侵犯注冊商標專用權(quán)：

（一）未經(jīng)商標注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標的；

……

（三）銷售侵犯注冊商標專用權(quán)的商品的；

……

《商標法》第五十九條第三款規(guī)定：商標注冊人申請商標注冊前，他人已經(jīng)在同一種商品或類似商品上先于商標注冊人使用與注冊商標相同或者近似并有一定影響的商標的，注冊商標專用權(quán)人無權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標，但可以要求其附加適當區(qū)別標志。

作者介紹：

南京師范大學(xué)法學(xué)院知識產(chǎn)權(quán)方向碩士，南京知識律師事務(wù)所“知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險與爭議解決團隊”成員。曾任公司知識產(chǎn)權(quán)專員。曾于南京市中級人民法院知識產(chǎn)權(quán)庭實習(xí)?，F(xiàn)主要從事知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險診斷、分析、排除、風(fēng)險防控制度設(shè)計等非訴訟業(yè)務(wù)和知識產(chǎn)權(quán)爭議仲裁、行政處理、訴訟等業(yè)務(wù)。