近年來(lái)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，每年的商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)量也在不斷走高。在全類注冊(cè)保護(hù)的做法流行了N年之后，哪家企業(yè)沒(méi)有幾件、幾十件、幾百件完全不會(huì)使用的商標(biāo)呢？又有多少企業(yè)能講清這些商標(biāo)的正當(dāng)性？畢竟“就想占著”肯定不是個(gè)正當(dāng)理由。

因此，在2019年，我國(guó)對(duì)《商標(biāo)法》進(jìn)行了修訂，此次修訂的亮點(diǎn)之一在于新增的第四條表示了對(duì)不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)進(jìn)行駁回。筆者特別贊成打擊不誠(chéng)信的商標(biāo)注冊(cè)行為，也一直反對(duì)全類大量注冊(cè)商標(biāo)。商標(biāo)從來(lái)不是一個(gè)單純的案件，而是競(jìng)爭(zhēng)手段，是需要從品牌市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的角度來(lái)思考問(wèn)題的，這是專業(yè)素養(yǎng)的起碼要求。那么企業(yè)還能不能申請(qǐng)“防御性商標(biāo)”和“儲(chǔ)備商標(biāo)”了？

筆者將圍繞《商標(biāo)法》第四條的相關(guān)問(wèn)題對(duì)此進(jìn)行闡述：

一、什么是“不以使用為目的”的惡意注冊(cè)？

《商標(biāo)審查審理指南》（下稱《指南》）明確《商標(biāo)法》第四條第一款中的“不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)”是指“申請(qǐng)人并非基于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要，而提交大量商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，缺乏真實(shí)使用意圖，不正當(dāng)占用商標(biāo)資源，擾亂商標(biāo)注冊(cè)秩序的行為”。“不以使用為目的的惡意”中的“惡意”是指不以使用為目的大量申請(qǐng)商標(biāo)和意欲借此牟利的意圖。由此可見(jiàn)，第四條第一款的重點(diǎn)在于“不以使用為目的的大量申請(qǐng)”，主要是對(duì)商標(biāo)囤積進(jìn)行一定程度上的規(guī)制。

因此，在實(shí)踐中會(huì)出現(xiàn)許多防御商標(biāo)，以及企業(yè)的戰(zhàn)略性的商標(biāo)儲(chǔ)備也被認(rèn)定為是“不以使用為目的的惡意注冊(cè)”而被駁回。比如字節(jié)跳動(dòng)關(guān)聯(lián)公司北京有竹居網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司圍繞旗下“瓜瓜龍”、“懂車帝”、“住小幫”等品牌申請(qǐng)的商標(biāo)；浙江吉利控股集團(tuán)有限公司圍繞旗下“極氪/ZEEKR”品牌申請(qǐng)的商標(biāo)；森科產(chǎn)品有限公司圍繞自身原創(chuàng)IP“B.Duck小黃鴨”申請(qǐng)的商標(biāo)。從公開(kāi)的駁回復(fù)審決定書(shū)來(lái)看，相關(guān)商標(biāo)被駁回的理由均包括違反《商標(biāo)法》第四條第一款，構(gòu)成“不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)”。

二、企業(yè)申請(qǐng)防御商標(biāo)被認(rèn)定惡意注冊(cè)的法律后果是什么？

【防御商標(biāo)】是指同一商標(biāo)權(quán)人在不同類別的商品、服務(wù)上注冊(cè)相同或近似的商標(biāo)。這是為了防止他人在不同類別的商品或服務(wù)上注冊(cè)、使用與其馳名商標(biāo)相同或近似的商標(biāo)，使其馳名商標(biāo)淡化。

因此，申請(qǐng)人往往會(huì)在其他類別上，同時(shí)申請(qǐng)大批量相同或近似的商標(biāo)。但由于我國(guó)《商標(biāo)法》中并未對(duì)防御商標(biāo)的情況作出明確表示，所以實(shí)務(wù)中，在商標(biāo)審查階段，面對(duì)大量商標(biāo)申請(qǐng)時(shí)，即使《指南》明確了“申請(qǐng)人基于防御目的申請(qǐng)與其注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)相同或近似的商標(biāo)”這一例外情形，但這只是一定程度上的保護(hù)。如果超出了限制，這些申請(qǐng)商標(biāo)也可能會(huì)被判斷為第四條所規(guī)定的“不以使用為目的惡意商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)”。一旦被認(rèn)定為“惡意注冊(cè)”，不僅僅是商標(biāo)無(wú)法核準(zhǔn)注冊(cè)，其后果還有：

1、商標(biāo)被駁回或被提異議、無(wú)效宣告而無(wú)法注冊(cè)。

2、給予警告、罰款等行政處罰，并向全社會(huì)公示。

3、被列入失信名單并予以通報(bào)公示，采取管理措施。

三、防御商標(biāo)/儲(chǔ)備商標(biāo)如何避免被認(rèn)定為“惡意注冊(cè)”？

①把控好商標(biāo)的申請(qǐng)數(shù)量

同批次的商標(biāo)申請(qǐng)數(shù)量不要過(guò)多，如若超過(guò)百件，很大可能被認(rèn)定為“惡意注冊(cè)”，同時(shí)，同批次申請(qǐng)商標(biāo)所涉及的類別和名稱也不要過(guò)多。

②商標(biāo)被駁回后，善于利用駁回復(fù)審、行政訴訟等救濟(jì)程序

根據(jù)《商標(biāo)法》第三十四條，對(duì)于駁回商標(biāo)，商標(biāo)局應(yīng)當(dāng)書(shū)面通知商標(biāo)申請(qǐng)人。若是有申請(qǐng)成功可能性，申請(qǐng)人可以自收到通知之日起十五日內(nèi)積極向商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)申請(qǐng)復(fù)審。

目前審查實(shí)踐中，對(duì)涉嫌違反《商標(biāo)法》第四條的商標(biāo)申請(qǐng)，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局一般不會(huì)直接駁回，而是先下發(fā)《商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)審查意見(jiàn)通知書(shū)》，要求申請(qǐng)人就商標(biāo)實(shí)際使用情況或真實(shí)使用意圖作出說(shuō)明并提供證據(jù)（如下圖所示）。

回復(fù)審查意見(jiàn)書(shū)是商標(biāo)被駁回前的一道關(guān)鍵救濟(jì)程序，不能等閑視之。若回復(fù)時(shí)只有說(shuō)理而沒(méi)有證據(jù)，是很難被國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局支持認(rèn)可的。

對(duì)于防御商標(biāo)被駁回的，申請(qǐng)人可以提供以下信息來(lái)提高復(fù)審成功可能性：

提交申請(qǐng)?jiān)摲烙陨虡?biāo)所要保護(hù)的在先注冊(cè)商標(biāo)（以下簡(jiǎn)稱主商標(biāo)）的使用證據(jù)以及主商標(biāo)的知名度證據(jù)、關(guān)于主商標(biāo)被惡意搶注的證據(jù)、關(guān)于對(duì)保護(hù)主商標(biāo)所采取行動(dòng)的證據(jù)，說(shuō)明該防御性商標(biāo)與主商標(biāo)的聯(lián)系和申請(qǐng)防御性商標(biāo)的必要性。

③商標(biāo)被核準(zhǔn)注冊(cè)后，定期檢查商標(biāo)使用狀態(tài)，保存商標(biāo)使用證據(jù)

商標(biāo)成功注冊(cè)不代表萬(wàn)無(wú)一失，若是沒(méi)有對(duì)商標(biāo)進(jìn)行使用，依舊可能會(huì)因?yàn)椤斑B續(xù)三年未使用”而被申請(qǐng)撤銷。因此，申請(qǐng)人需要定期檢查商標(biāo)的使用狀態(tài)，做好使用的證據(jù)的保存工作，做到有備無(wú)患。

④必要時(shí)主動(dòng)撤回商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)或注銷注冊(cè)商標(biāo)

如果發(fā)現(xiàn)正在申請(qǐng)中的商標(biāo)或者已經(jīng)獲得注冊(cè)的商標(biāo)確有可能被認(rèn)定“惡意注冊(cè)”，難以辯駁的，可以考慮主動(dòng)撤回商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)或注銷注冊(cè)商標(biāo)，以避免產(chǎn)生不利的法律后果。

希望通過(guò)這篇小文能提示企業(yè)在注冊(cè)商標(biāo)時(shí)候更加審慎一點(diǎn)，需要注冊(cè)的及時(shí)注冊(cè)，不需要注冊(cè)的就不要申請(qǐng)了。切記，商標(biāo)申請(qǐng)可以用作“防御”、可以用作“儲(chǔ)備”，但一定不能“過(guò)度”！