【案件啟示】

很多企業(yè)在對商標(biāo)進(jìn)行布局時，都會在未實際使用的商品、服務(wù)類目下提前申請商標(biāo)，以防不時之需。由于我國對商標(biāo)的保護(hù)采用注冊制，對于這種未實際使用的商標(biāo)，一經(jīng)注冊就獲得了商標(biāo)專用權(quán)，法律就予以保護(hù)。這在本案中亦得到印證，雖然原告的商標(biāo)部分未實際使用，但被告使用原告注冊商標(biāo)的行為依舊被定性為侵權(quán)行為。但是，當(dāng)訴爭商標(biāo)是未被實際使用的商標(biāo)時，被告可以此為抗辯，達(dá)到降低賠償數(shù)額，甚至不予賠償?shù)男Ч?，被告可以從以下幾點入手。

第一，主張不能簡單以被告獲利作為賠償數(shù)額，未實際使用的事實應(yīng)為法院適用法定賠償時的重要酌定因素。侵犯商標(biāo)專用權(quán)的賠償數(shù)額有按順序的、四種計算方式：實際損失、侵權(quán)獲利、許可費的倍數(shù)、法定賠償。在原告未實際使用商標(biāo)的前提下，其實際損失通常難以計算，此時不能簡單將被告獲利作為賠償數(shù)額，因為原告對商標(biāo)未實際使用，無實際市場份額，被告則使用商標(biāo)不會損害原告的競爭利益、擠占其市場份額，被告獲利與原告的損失之間沒有因果關(guān)系。在適用法定賠償時，被告應(yīng)盡力強調(diào)侵權(quán)行為充其量只是對法律預(yù)留商標(biāo)使用空間的侵害，以促使法院在適用法定賠償時降低賠償數(shù)額。

第二，當(dāng)商標(biāo)注冊人的主觀為惡意時，應(yīng)不予賠償。如果商標(biāo)權(quán)人注冊商標(biāo)無實際使用意圖，只是將注冊商標(biāo)作為訴訟獲利的工具，不予賠償才是對商標(biāo)權(quán)人不誠信行為的打擊，否則無異于鼓勵公眾不以使用為目的囤積商標(biāo)。畢竟當(dāng)原告囤積商標(biāo)，以訴訟獲利，原告的商標(biāo)權(quán)難謂正當(dāng)，違反基本的誠實信用原則。

第三，連續(xù)三年不使用而符合撤銷條件的注冊商標(biāo)，應(yīng)不予賠償。我國商標(biāo)法第六十四條第一款已經(jīng)確立了三年不使用商標(biāo)而不予賠償?shù)闹贫龋桓娌恍枰硇型ㄟ^行政程序撤銷商標(biāo)，而是提出權(quán)利人未實際使用注冊商標(biāo)的抗辯，此時商標(biāo)權(quán)利人承擔(dān)其使用商標(biāo)的舉證責(zé)任，如果商標(biāo)權(quán)利人不能證明，則被告不予賠償。在被訴侵權(quán)時，撤銷原告的全部商標(biāo)或部分商標(biāo)是降低賠償數(shù)額的有力手段。

對于侵害商標(biāo)專用權(quán)案件，商標(biāo)的實際使用狀況同時牽動著原告和被告，影響著賠償數(shù)額的確定。作為商標(biāo)權(quán)利人，應(yīng)當(dāng)注意對商標(biāo)使用證據(jù)進(jìn)行收集，并羅列展示給法院，作為被訴侵權(quán)人，應(yīng)注重從商標(biāo)實際使用狀況、商標(biāo)權(quán)利人主觀狀態(tài)等方面反擊原告，爭取較低的賠償數(shù)額。此外，本案還存在著另外的啟示，第一，規(guī)范行使自己的商標(biāo)權(quán)：在現(xiàn)實生活中，不同權(quán)利人對相同或相似商標(biāo)在不同類別上交叉注冊的情形并不少見，商標(biāo)權(quán)利人要嚴(yán)格在各自商標(biāo)專用權(quán)項下規(guī)范行使權(quán)利，盡量劃清商業(yè)標(biāo)志之間的界限，避免造成相關(guān)公眾的混淆誤認(rèn)。如果超出自己商標(biāo)專用權(quán)的邊界，侵犯了對方商標(biāo)專用權(quán)需要承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第二，經(jīng)常性檢查本公司目前的商標(biāo)核定商品類別是否滿足當(dāng)前市場經(jīng)營需要：市場風(fēng)云變幻，經(jīng)營者經(jīng)常會調(diào)整經(jīng)營的商品、服務(wù)，或者調(diào)整其提供商品、服務(wù)的方式，公司需要定期核實現(xiàn)有的注冊商標(biāo)核定商品、服務(wù)類別是否能滿足需要，若不能滿足，那么應(yīng)當(dāng)及時注冊。

【案例簡介】

一、案情簡介：

本來生活食品（蘇州）有限公司（以下簡稱本來生活公司）的主營業(yè)務(wù)為食品批發(fā)零售，是“本來生活”圖形商標(biāo)的商標(biāo)權(quán)利人，商標(biāo)核定使用商品為第29類，具體包括肉，家禽（非活），魚（非活），腌制水果，以果蔬為主的零食小吃，腌制蔬菜，蛋等。

被訴侵權(quán)人北京本來XX公司（以下簡稱某公司）是一家電子商務(wù)公司，主營業(yè)務(wù)與本來生活公司有重疊。其有權(quán)使用的商標(biāo)包括“本來生活”“benlai.com”“本來生活網(wǎng)”，商標(biāo)核定使用服務(wù)為第35類和第42類，具體包括廣告、替他人推銷、替他人采購、包裝設(shè)計、替他人創(chuàng)建和維護(hù)網(wǎng)站等。

本來生活公司向法院起訴某公司等商標(biāo)侵權(quán)，其侵權(quán)行為有七項：

第一，某公司在其經(jīng)營的本來生活網(wǎng)以及京東網(wǎng)、天貓網(wǎng)的“本來生活旗艦店”的相關(guān)頁面標(biāo)注“本來生活”“本來生活旗艦店”標(biāo)識；第二，在上述網(wǎng)頁宣傳銷售商品時，將商品的名稱標(biāo)注為“本來生活+商標(biāo)名稱”，例如“本來生活有機花生仁”“本來散養(yǎng)土雞蛋”“本來生活五香豬肉條”；第三，在部分商品的介紹頁面將其宣傳銷售的商品品牌標(biāo)注為“本來生活”；第四，在頁面商品實物圖片上標(biāo)注“本來生活”字樣水??；第五，在網(wǎng)頁中宣傳銷售的禮品卡、海鮮券中標(biāo)注“本來生活benlai.com”標(biāo)識；第六，在其銷售的商品外包裝盒、封箱帶、部分商品的包裝袋上標(biāo)注“本來生活benlai.com”標(biāo)識；第七，在實體店的店招、遮陽棚、促銷牌、購物籃上標(biāo)注“本來生活”標(biāo)識。

二、一審各方觀點：

1. 本來生活公司認(rèn)為，上述七種行為均侵害了其注冊商標(biāo)專用權(quán)。

2. 某公司抗辯稱，某公司自己擁有“本來生活”等服務(wù)商標(biāo)，對其商標(biāo)的使用屬于行使自己的商標(biāo)專用權(quán)；而且，某公司是電商平臺，出售的商品均從其他主體處采購，具有合法來源。

3. 一審法院認(rèn)為，本來工坊公司上述第二、三、四項以及第六項中在商品包裝袋上使用“本來生活”標(biāo)識的行為，使相關(guān)公眾直接將“本來生活”與相關(guān)商品產(chǎn)生聯(lián)系，應(yīng)認(rèn)定為已超出了其自有的服務(wù)商標(biāo)的核定使用范圍，均屬于與本來生活公司涉案注冊商標(biāo)核定使用相同、相近似的商品，且容易使相關(guān)公眾產(chǎn)生與本來生活公司涉案“本來生活”商品商標(biāo)的混淆和誤認(rèn)，侵害了本來生活公司的注冊商標(biāo)專用權(quán)。

4、處理結(jié)果：在綜合涉案商標(biāo)知名度、某公司實施侵權(quán)行為獲利較大、某公司實施侵權(quán)行為的規(guī)模較大且覆蓋面廣等因素后，一審法院判決某公司賠償280萬元。

三、二審各方觀點：

1、某公司上訴，提交新證據(jù)證明，由于本來生活公司連續(xù)三年沒有在除“家禽（非活）；肉”以外其余商品上對涉案商標(biāo)進(jìn)行商標(biāo)意義上的使用，國家知識產(chǎn)權(quán)局決定維持涉案商標(biāo)在“家禽（非活）；肉”商品上的注冊，而撤銷在其余商品上的注冊。某公司認(rèn)為，由于涉案商標(biāo)已被部分撤銷，一審賠償數(shù)額不當(dāng)。

2、二審法院認(rèn)為，某公司確有超出“本來生活”服務(wù)商標(biāo)的核定使用范圍，侵害對方商標(biāo)專用權(quán)的行為，所以其商標(biāo)侵權(quán)行為確實存在。但是，一審法院的賠償數(shù)額過高，其一，涉案商標(biāo)的知名度不高，而且由于涉案商標(biāo)已被部分撤銷，本來工坊公司對“家禽（非活）；肉”以外其余商品上的被控侵權(quán)行為，不再承擔(dān)賠償責(zé)任；其二，本來工坊公司對“本來生活”商業(yè)標(biāo)識的使用也包含了對自有服務(wù)商標(biāo)的正當(dāng)合理使用，“本來生活”等服務(wù)商標(biāo)本身也承載了相當(dāng)?shù)纳虡I(yè)價值；其三，本來工坊公司對“本來生活”商業(yè)標(biāo)識的宣傳推廣作出了較多地貢獻(xiàn)。

3. 處理結(jié)果：在重新考慮了涉案商標(biāo)知名度、部分商標(biāo)被撤銷不予賠償、某公司宣傳推廣作出較大貢獻(xiàn)等因素后，二審法院改判某公司賠償28萬元。

【法律依據(jù)】

《商標(biāo)法》第六十三條第三款規(guī)定：權(quán)利人因被侵權(quán)所受到的實際損失、侵權(quán)人因侵權(quán)所獲得的利益、注冊商標(biāo)許可使用費難以確定的，由人民法院根據(jù)侵權(quán)行為的情節(jié)判決給予五百萬元以下的賠償。

《商標(biāo)法》第六十四條第一款規(guī)定：注冊商標(biāo)專用權(quán)人請求賠償，被控侵權(quán)人以注冊商標(biāo)專用權(quán)人未使用注冊商標(biāo)提出抗辯的，人民法院可以要求注冊商標(biāo)專用權(quán)人提供此前三年內(nèi)實際使用該注冊商標(biāo)的證據(jù)。注冊商標(biāo)專用權(quán)人不能證明此前三年內(nèi)實際使用過該注冊商標(biāo)，也不能證明因侵權(quán)行為受到其他損失的，被控侵權(quán)人不承擔(dān)賠償責(zé)任。

作者介紹：

南京師范大學(xué)法學(xué)院知識產(chǎn)權(quán)方向碩士，南京知識律師事務(wù)所“知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險與爭議解決團隊”成員。曾任公司知識產(chǎn)權(quán)專員。曾于南京市中級人民法院知識產(chǎn)權(quán)庭實習(xí)?，F(xiàn)主要從事知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險診斷、分析、排除、風(fēng)險防控制度設(shè)計等非訴訟業(yè)務(wù)和知識產(chǎn)權(quán)爭議仲裁、行政處理、訴訟等業(yè)務(wù)。