本案聚焦主題：不符合商業(yè)慣例、明顯超出正當經(jīng)營需要和實際經(jīng)營能力以及明顯具有牟取不正當利益、擾亂正常商標注冊管理秩序的商標申請構(gòu)成惡意申請注冊商標的行為。
一、基本案情
異議人：株式會社集英社
被異議人：成都市溫江區(qū)俊俊芳洛百貨店
被異議商標：
指定使用商品：第9類“手機殼；數(shù)據(jù)處理設(shè)備；電池充電器；電池；電源材料（電線、電纜）；手機專用支架；耳機；手機屏幕專用保護膜；鼠標墊；計算機外圍設(shè)備?！?/p>
異議人主要理由：被異議商標的申請注冊侵犯異議人的在先角色名稱權(quán)，并搶注了其他多個作品的角色名稱，具有明顯惡意，違反了《商標法》第三十條、第三十二條規(guī)定。
異議人提交的主要證據(jù)：
1、《鬼滅之刃》漫畫作品相關(guān)介紹及在中國的宣傳使用情況。
2、角色名稱“錆兔”“真菰”的介紹及在中國的宣傳使用情況。
3、被異議人企業(yè)登記信息及申請注冊商標清單。
4、被異議人經(jīng)營者及關(guān)聯(lián)公司申請注冊商標清單。
被異議人在規(guī)定期限內(nèi)作出答辯。
經(jīng)審查，商標局認為：被異議商標為“錆兔真菰”，指定使用于第9類“手機殼；數(shù)據(jù)處理設(shè)備；電池充電器”等商品上。異議人稱被異議商標的注冊和使用侵犯其享有的作品角色名稱權(quán)。異議人提供的證據(jù)可以證明，《鬼滅之刃》漫畫作品在被異議商標申請注冊之前已在中國公開出版發(fā)行，并被媒體廣泛報道，“錆兔”“真菰”為其出版的漫畫作品《鬼滅之刃》角色名稱，其在被異議商標申請注冊日之前已具有一定的知名度，被異議人對此理應(yīng)知曉，因此，被異議商標的注冊和使用侵犯了異議人享有的作品角色名稱權(quán)益。被異議商標“錆兔真菰”與異議人在先出版發(fā)行的漫畫作品中的人物名稱完全相同，難謂巧合。尤其考慮到除本案被異議商標以外，被異議人還申請注冊了多件與其他動漫作品具有高度關(guān)聯(lián)性的商標。被異議人對此行為未能予以合理解釋。被異議人的行為具有明顯的摹仿、抄襲他人商標或作品、角色名稱以謀取不正當利益的故意，擾亂了正常的商標注冊管理秩序，違背了《商標法》關(guān)于禁止以欺騙手段或者其他不正當手段取得商標注冊的立法精神。因此，被異議商標的申請注冊不應(yīng)予以核準。
依據(jù)《商標法》第三十條、第三十二條、第三十五條規(guī)定，商標局決定：第46477491號“錆兔真菰”商標不予注冊。
二、案件評析
本案的焦點為被異議商標是否違反《商標法》第三十條、第三十二條規(guī)定，侵犯了異議人的在先角色名稱權(quán)益并具有主觀惡意。
(一)被異議商標是否違反《商標法》第三十二條的規(guī)定，侵犯異議人在先角色名稱權(quán)益。
作品及其角色名稱具有較高的商業(yè)價值，不予保護將減損權(quán)利人財產(chǎn)性利益?！渡虡朔ā返谌l規(guī)定，申請商標注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利。該條規(guī)定的在先權(quán)利指在系爭商標申請注冊之日前已經(jīng)取得的，除商標權(quán)以外的其他權(quán)利或權(quán)益。結(jié)合本案被異議商標情況，聯(lián)系該項規(guī)定適用的要件，可以認為有以下幾點：
1、在系爭商標申請注冊前他人已在先享有相關(guān)角色名稱權(quán)益。
異議人提供的《鬼滅之刃》漫畫作品相關(guān)介紹顯示，《鬼滅之刃》是日本漫畫家吾峠呼世晴所著少年漫畫，該漫畫于2016年開始在集英社《周刊少年JUMP》連載，“錆兔”“真菰”均為漫畫中的角色名稱。《鬼滅之刃》作者吾峠呼世晴與異議人簽訂了《著作權(quán)使用合同》，授權(quán)異議人對該漫畫作品在全球范圍內(nèi)出版、銷售、視頻化開發(fā)等，可以認定異議人享有該作品的在先角色名稱權(quán)益。
2、系爭商標注冊申請人接觸過或可能接觸到他人享有角色名稱權(quán)的作品。
異議人“錆兔”“真菰”角色名稱具有高度獨創(chuàng)性和顯著性，是《鬼滅之刃》漫畫中的知名角色。本案異議人提供的《鬼滅之刃》“錆兔”“真菰”的百度百科介紹、嗶哩嗶哩網(wǎng)站上刊發(fā)《鬼滅之刃》漫畫截屏、知乎等中國媒體上網(wǎng)友對于《鬼滅之刃》“錆兔”“真菰”的相關(guān)評論，該系列證據(jù)可以充分說明被異議人構(gòu)成接觸過或可能接觸過該作品的情形。被異議人將“錆兔”“真菰”組合進行商標注冊的行為難謂巧合和正當。
3、系爭商標注冊申請人未經(jīng)權(quán)利人許可。
異議人提供了其與杭州翻翻文化傳媒有限公司簽訂的協(xié)議等證據(jù)材料，協(xié)議規(guī)定《鬼滅之刃》于2018年10月30日在漫番網(wǎng)站連載。雖然本案被異議人在規(guī)定期限內(nèi)作出答辯，但其答辯材料并不能證明其使用該商標已得到異議人的許可。故可認定被異議商標的注冊構(gòu)成未經(jīng)權(quán)利人許可的情形。
綜上，被異議商標的申請注冊違反《商標法》第三十二條規(guī)定，侵犯了異議人作品的在先角色名稱權(quán)益。
(二)被異議人申請注冊商標是否具有主觀惡意，違反《商標法》第三十條的有關(guān)規(guī)定。
商標是商品或服務(wù)的提供者為了將自己的商品或服務(wù)與他人提供的同種或類似的商品及服務(wù)相區(qū)別而使用的標記。商標的首要功能就是區(qū)分商品或服務(wù)來源，即識別功能。自2017年商標申請規(guī)費降低以來，商標售賣高收益與注冊低成本之間的巨大利潤率，催生了某些市場主體為了謀取不正當利益，將注冊商標變成一項投資；利用商標轉(zhuǎn)讓制度，投資商標，從而收取高額的轉(zhuǎn)讓費用，使得商標買賣成為一種獲利模式。該行為動搖了《商標法》的授權(quán)基礎(chǔ)，占用了社會公共資源，損害了公眾利益，擾亂了正常的商標注冊管理秩序。在商標審查及審理過程中，應(yīng)積極打擊不以使用為目的的商標惡意注冊行為。
在案件審理過程中，對惡意的認定重點考慮以下幾個方面：
1、被異議人及關(guān)聯(lián)企業(yè)的有關(guān)情況。被異議人溫江區(qū)俊俊芳洛百貨店，其實際經(jīng)營者為許某某，有六個相關(guān)的關(guān)聯(lián)公司，其經(jīng)營者和相關(guān)公司均申請了多件與日本漫畫及角色名稱相同的商標，已有諸多商標被相關(guān)權(quán)利人提出異議。
2、被異議人的商標申請注冊量及申請注冊的類別和時間跨度。被異議人在成立后不到兩周的時間里，于2020年5月20日一天申請了16件商標，絕大多數(shù)為包括《鬼滅之刃》在內(nèi)的多個日本漫畫名稱及角色名稱，如：灰原哀、黃瀨涼太、散華禮彌等，其申請商品均為第9類01、07、08、12、22組的相同商品。
3、綜合分析被異議人申請注冊商標的構(gòu)成情況，是否具有合理來源。應(yīng)重點關(guān)注大量摹仿、搶注他人馳名商標或較高知名度商標；大量搶注知名人物姓名、知名作品或角色名稱；大量囤積地名、風景區(qū)名稱、山川名稱等公共資源；以及針對同一企業(yè)馳名商標或其他較高知名度商標反復(fù)惡意搶注等行為。被異議人及其關(guān)聯(lián)公司除申請與《鬼滅之刃》相關(guān)的角色名稱商標外，還申請了多件與其它日本知名漫畫及角色名稱相同的商標，以及與電視劇、圖書、游戲名稱相同的商標，其注冊行為的合理性難以解釋。
三、典型意義
隨著文化產(chǎn)業(yè)的繁榮，包括日本動漫作品在內(nèi)的許多知名作品及人物名稱被越來越多的公眾所熟知，其帶來的多項產(chǎn)業(yè)價值不斷提高，其相關(guān)的商標價值也不可估量。也正因其承載的巨大商業(yè)利益，由此產(chǎn)生的知識產(chǎn)權(quán)糾紛亦增長迅速。不少商標申請人將各類知名作品及人物名稱，包括文學(xué)、影視、游戲作品中的名稱、美術(shù)作品等注冊為商標，使消費者誤認為與相關(guān)作品存在聯(lián)系，從而不當獲取市場競爭優(yōu)勢?！渡虡朔ā返谌l是規(guī)制對他人在先權(quán)利侵犯的條款，本案異議人對其在先享有的作品角色名稱權(quán)益進行了積極舉證，其在先享有的角色名稱權(quán)益作為考量因素在認定商標存在侵犯他人在先權(quán)利中發(fā)揮了重要作用。角色名稱的保護范圍與其知名度和影響力成正比，當申請注冊的商標指定使用的商品和服務(wù)與他人角色名稱衍生產(chǎn)品或衍生服務(wù)具有重合可能性時，應(yīng)當從保護作品名稱承載的正當利益，防止相關(guān)公眾誤認的角度出發(fā)，堅決制止不正當競爭行為，以保護市場主體創(chuàng)新創(chuàng)造的意愿和動力，促進市場經(jīng)濟繁榮、健康、創(chuàng)新發(fā)展。對于惡意申請注冊商標的行為，商標注冊和管理部門應(yīng)在商標授權(quán)確權(quán)程序中靈活適用法律，堅決打擊各類傍名牌、侵犯他人在先權(quán)益的注冊行為，切實規(guī)范市場競爭秩序。對不符合商業(yè)慣例、明顯超出正當經(jīng)營需要和實際經(jīng)營能力以及明顯具有牟取不正當利益、擾亂正常的商標注冊管理秩序的行為嚴厲打擊，使商標回歸其本質(zhì)，從而營造良好的營商環(huán)境。
