本案聚焦主題：

將與他人英文商號文字構成相同的商標申請注冊在與他人從事行業(yè)密切相關的服務上，構成《商標法》第三十二條所規(guī)定的損害他人在先商號權情形。

一、基本案情

異議人：鹿島建設株式會社

被異議人：南京杰恒投資管理有限公司

被異議商標：第41007067號“東珠體育設施KAJIMA”，指定使用服務為第37類(3701-3702；3704-3706；3718)“建筑項目管理服務；建筑；管道鋪設和維護；鋪路；電信布線；清掃街道；加熱設備安裝和修理；電器的安裝和修理；電話安裝和修理；鋪磚、砌磚或壘塊”。

（一）異議人主張：

被異議商標的申請注冊違反了《商標法》第七條、第三十二條、第十條第一款第（七）項的相關規(guī)定，請求不予核準被異議商標注冊。主要異議理由如下：

1、被異議商標是對異議人及其上海子公司商號的抄襲和復制，侵犯了異議人及其上海子公司的商號權。

2、被異議商標是對異議人及其上海子公司在先使用并享有高知名度商標的不正當搶注。

3、被異議人具有搶注異議人商標及其他公司商標的一貫惡意。

異議人提交的主要證據：異議人公司介紹，異議人子公司的外商投資企業(yè)批準證書及營業(yè)執(zhí)照復印件，異議人子公司簽訂的工程建筑合同及發(fā)票，異議人援建敦煌石窟文物保護研究陳列中心的照片和百度介紹，異議人公司位列世界500強的部分報道，國家圖書館關于異議人的檢索報告，異議人商號的其他宣傳使用證據等。

（二）被異議人未答辯。

（三）案件審查與決定。

根據當事人陳述的理由及事實， 經審查，商標局認為：被異議商標“東珠體育設施KAJIMA”指定使用服務為第37類“建筑項目管理服務；建筑；加熱設備安裝和修理”等。異議人提交的鹿島（上海）工程有限公司的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照及外商投資企業(yè)批準證書可證明鹿島（上海）工程有限公司為異議人在中國投資設立的子公司，兩公司名稱主要識別部分相同，鹿島（上海）工程有限公司對相關商號的使用可及于異議人鹿島建設株式會社。鹿島（上海）工程有限公司與上海福助工業(yè)有限公司等多家企業(yè)簽訂的工程合同等文件中蓋有鹿島（上海）工程有限公司的公章，顯示了“KAJIMA（SHANGHAI）CONSTRUCTION　CO.LTD.”?！敦敻弧分形碾s志官網顯示，“KAJIMA” 公司在被異議商標申請注冊日前，連續(xù)多年在建筑、工程設施行業(yè)排名靠前，屬于全球500強；人民網顯示2003年度“KAJIMA鹿島　日本　工程與建筑”居世界500強，上述證據雖為網頁證據，亦可予以佐證。綜合考慮上述證據并結合國家圖書館檢索報告，可以證明異議人英文商號“KAJIMA”在被異議商標申請日前在中國大陸地區(qū)已在工程建筑領域在先使用，并具有一定知名度。被異議商標英文部分與異議人英文商號字母組合完全相同，且指定使用的服務亦屬于工程建筑服務或與之相關的服務，被異議商標如予注冊并使用在其指定服務上，易使相關消費者將其與異議人產生聯系，從而導致對服務的來源產生混淆和誤認，因此被異議人申請注冊被異議商標損害了異議人的在先商號權。異議人另稱被異議人搶注其商標證據不足。

依據《商標法》第三十二條、第三十五條規(guī)定，商標局決定：第41007067號“東珠體育設施KAJIMA”商標不予注冊。

二、案件評析

本案的重點在于被異議人申請注冊被異議商標是否損害異議人商號權。

《商標法》第三十二條規(guī)定“申請商標注冊不得損害他人現有的在先權利，也不得以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標”。本條規(guī)定的在先權利是指在被異議商標申請注冊日之前他人已經取得的，除商標權以外的其他權利，包括字號權、著作權、外觀設計專利權、姓名權、肖像權等以及應予保護的其他合法在先權益。根據《商標審查審理指南（2021）》，將與他人在先登記、使用并具有一定知名度的字號相同或者近似的文字申請注冊為商標，容易導致中國相關公眾混淆，致使在先字號權人的利益可能受到損害的，應當認定為對他人在先字號權的損害，被異議商標應當不予核準注冊。具體到本案，關鍵考量以下因素：

1、在被異議商標申請注冊之前他人已在先登記或使用其字號。

被異議商標申請注冊日為2019年9月12日，晚于異議人（1930年）及其在中國的全資子公司——鹿島建設（中國）有限公司成立的時間（2003年）。

2、該字號在中國相關公眾中具有一定的知名度。

異議人提交的鹿島（上海）工程有限公司的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、外商投資企業(yè)批準證書可證明鹿島（上海）工程有限公司為異議人在中國投資設立的子公司，兩公司名稱主要識別部分相同，鹿島（上海）工程有限公司對相關商號的使用可及于異議人鹿島建設株式會社。異議人于1993年承建敦煌石窟文物保護陳列中心項目，在相關文書中蓋有“鹿島建設株式會社敦煌事務所KAJIMA CORP.DUNHUANG OFFICE”章，異議人子公司與上海福助工業(yè)有限公司等多家企業(yè)簽訂的工程合同等文件中蓋有鹿島（上海）工程有限公司的公章，顯示了“KAJIMA（SHANGHAI）CONSTRUCTION CO.LTD.”。綜合異議人提供的媒體報道及國家圖書館檢索報告等證據可以認定異議人在被異議商標申請注冊日前，連續(xù)多年在建筑、工程設施行業(yè)排名靠前，為世界500強企業(yè)，其英文商號“KAJIMA”在被異議商標申請日前在中國大陸地區(qū)已在工程建筑領域在先使用，并具有一定知名度。

3、被異議商標的注冊與使用容易導致相關公眾產生混淆，致使在先字號權人的利益可能受到損害。

被異議商標指定使用的第37類“建筑項目管理服務；建筑；管道鋪設和維護”等服務，與異議人從事的工程建筑領域密切相關，被異議商標英文部分與異議人商號英文顯著部分“KAJIMA”字母組合相同，雙方已構成近似，被異議商標的注冊使用易使消費者誤認為被異議商標所標識的服務來源于異議人或與異議人存在某種特定聯系。

4、被異議人具有“傍名牌”“搭便車”的主觀故意。

被異議商標申請日前，異議人在中國大陸地區(qū)的工程建筑領域在先使用“KAJIMA” 商號并享有一定知名度，“KAJIMA”商號具有指定含義，且非常用詞匯，被異議商標英文部分與異議人“KAJIMA”商號字母組合完全相同，難謂巧合。此外被異議人還申請注冊了“優(yōu)步UASC”“佶冽博蓢GILIETEBRAVN” “GAIAXYTAB”“凡客誠品”“中信建投XIN　JIAN”“上投摩根”等多件與他人知名商標文字相同或高度近似的商標，可以認定被異議人具有“傍名牌”“搭便車”的主觀故意。

綜上所述，本案被異議人明知“KAJIMA”系異議人在先使用并有一定知名度的商號，仍將“東珠體育設施KAJIMA”作為商標申請注冊，損害了異議人商號權， 違反了《商標法》第三十二條的規(guī)定。

三、典型意義

本案涉及對外國公司英文商號權的保護問題，外國公司的企業(yè)名稱、字號或者其慣用英譯等，在被異議商標申請日前已在中國境內進行商業(yè)使用，具有一定知名度且為相關公眾知曉的，當事人可以據此主張在先商號權益。本案異議人與其中國投資的子公司名稱主要識別部分相同，其子公司對其英文商號的使用可及于異議人，作為判斷其商號知名度的依據，異議人本案中提供的證據可以證明其英文商號“KAJIMA”在被異議商標申請日前在中國大陸地區(qū)在工程建筑領域在先使用，并具有一定知名度。本案被異議人明知“KAJIMA”系異議人在先使用并有一定知名度的商號，仍將與異議人英文商號文字構成相同的被異議商標申請注冊在與異議人從事行業(yè)密切相關的服務上，損害了異議人商號權。