現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)活動中，經(jīng)營者出于合理需求而對自身商品的某些特點(diǎn)進(jìn)行描述，可能會使用到與他人注冊商標(biāo)相同的文字或字母。此時(shí)，如何判斷該使用行為屬于合理的標(biāo)識描述性使用，還是構(gòu)成侵害他人注冊商標(biāo)專用權(quán)的行為，已然成為司法實(shí)踐中的重要課題。筆者認(rèn)為，有必要通過司法裁判厘清描述性正當(dāng)使用的邊界，對平衡商標(biāo)權(quán)人與社會公眾之間的利益具有重要意義。本文以Y公司訴F公司侵權(quán)案為例，對上述問題進(jìn)行分析。
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基本案情
“黃金比例”，又稱黃金分割，即分已知線段為兩部分，使其中一部分是全線段與另一部分的比例中項(xiàng)，比值約為1：0.618。
2017年5月29日，原告Y食品營銷有限公司（以下簡稱“Y公司”）經(jīng)授權(quán)取得了“黃金比例”文字商標(biāo)在中國境內(nèi)的普通許可適用，并有權(quán)以自己的名義進(jìn)行維權(quán)。長期以來，Y公司通過各種形式的宣傳使用，其旗下“金龍魚”“黃金比例”商標(biāo)具有了較高的市場知名度。被告天津F食用油有限公司（以下簡稱“F公司”）在其生產(chǎn)銷售的“香美來”牌食用油產(chǎn)品上突出使用了“黃金比例”標(biāo)識。Y公司認(rèn)為，F(xiàn)公司的行為會誤導(dǎo)消費(fèi)者對產(chǎn)品來源產(chǎn)生混淆或誤認(rèn)。故將F公司訴至法院，請求法院判令F公司立即停止侵害“黃金比例”注冊商標(biāo)專用權(quán)的行為，并賠償Y公司經(jīng)濟(jì)損失及合理開支共計(jì)30萬元。
被告F公司辯稱，其使用“黃金比例”系表達(dá)字面意思，即幾種油混合后達(dá)到的最理想狀態(tài)，這種描述性使用不構(gòu)成侵權(quán)。
一審法院經(jīng)審理認(rèn)為
F公司對“黃金比例”標(biāo)識的使用不構(gòu)成商標(biāo)意義上的使用。商標(biāo)的本質(zhì)功能在于區(qū)別商品或服務(wù)的來源，本案“黃金比例”一詞并未發(fā)揮區(qū)別商品或服務(wù)來源的功能，是對F公司食用植物調(diào)和油商品特征的一種描述，并未將“黃金比例”一詞作為商標(biāo)使用。同時(shí)，F(xiàn)公司對“黃金比例”一詞的描述性使用亦不會引發(fā)相關(guān)消費(fèi)者混淆，故Y公司的訴訟請求不能成立。據(jù)此，一審法院于2020年10月23日判決，駁回Y公司的訴訟請求。Y公司不服，上訴至二審法院。
二審法院經(jīng)審理認(rèn)為
權(quán)利人Y公司“黃金比例”文字商標(biāo)專用權(quán)應(yīng)受法律保護(hù)。涉案“黃金比例”商標(biāo)經(jīng)過Y公司的宣傳使用，具有一定知名度，F(xiàn)公司作為多年從事食用油生產(chǎn)的企業(yè)，理應(yīng)知曉。
01
首先，從F公司的使用方式看：
一方面，突出使用了“黃金比例”，該標(biāo)識標(biāo)注在商品顯著位置，已經(jīng)超出了一般描述性文字的表現(xiàn)形式；
另一方面，F(xiàn)公司并未提供充分證據(jù)證明在食用油領(lǐng)域已有國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)慣例認(rèn)定“黃金比例”反映食用油產(chǎn)品的某一特征。
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其次，從F公司使用的主觀狀態(tài)看：
即使F公司使用“黃金比例”僅為使用文字的字面含義，但其突出使用“黃金比例”字體與涉案注冊商標(biāo)的字體幾乎一致，“黃金比例”位于該商品的商標(biāo)與“食用植物調(diào)和油”字樣之間，且用兩個(gè)半圓弧狀的曲線圍繞“黃金比例”四個(gè)字。F公司的前述使用方式與Y公司在同種類商品上使用“黃金比例”商標(biāo)及其裝飾的方式一致。故F公司的使用行為難屬善意。
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再次，從是否導(dǎo)致消費(fèi)者混淆方面來看：
F公司在食用油上使用“黃金比例”標(biāo)識，該標(biāo)識與涉案注冊商標(biāo)僅有細(xì)微差異，屬于在同一種商品上使用與注冊商標(biāo)相同的商標(biāo)情形。F公司雖在被訴侵權(quán)商品上使用了“香美來”商標(biāo)，但F公司并未提交證據(jù)證明“香美來”商標(biāo)的知名度；另外，一般消費(fèi)者在購買商品時(shí)通常是憑借對商標(biāo)的整體印象來選擇商品。
本案中，F(xiàn)公司在瓶貼中間位置突出使用了“黃金比例”標(biāo)識，且使用方式與Y公司對商標(biāo)的實(shí)際使用方式一致，根據(jù)一般消費(fèi)者的認(rèn)知習(xí)慣，會將“黃金比例”標(biāo)識本身作為商標(biāo)予以認(rèn)知，容易使一般消費(fèi)者對商品的來源產(chǎn)生混淆或誤認(rèn)。
因此，F(xiàn)公司對“黃金比例”的使用行為不屬于正當(dāng)性使用，其未經(jīng)權(quán)利人Y公司許可，在相同商品上使用與涉案注冊商標(biāo)相同的商標(biāo)，侵害了Y公司涉案注冊商標(biāo)專用權(quán)。2021年1月12日二審法院判決被告F公司停止侵權(quán)并賠償原告經(jīng)濟(jì)損失及合理開支10萬元。該判決現(xiàn)已生效。
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商標(biāo)標(biāo)識描述性使用的司法認(rèn)定
商標(biāo)侵權(quán)案件中，被訴侵權(quán)方經(jīng)常以涉案標(biāo)識構(gòu)成“描述性正當(dāng)使用”而非“商標(biāo)性使用”作為不侵犯涉案商標(biāo)專用權(quán)的抗辯理由。此類案件中的注冊商標(biāo)通常包含特定詞匯，該詞匯描述了特定產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量、特征、用途或成分等。例如“中國黃金”“青花椒”等詞匯。
對特定的商品或服務(wù)來說，描述性詞匯是有限的，如果將有限的詞匯注冊為商標(biāo)，一旦成為壟斷資源，就在無形中增加了競爭者的成本。因此，《中華人民共和國商標(biāo)法》（以下簡稱《商標(biāo)法》）第五十九條規(guī)定，注冊商標(biāo)中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號，或者直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)，或者含有的地名，注冊商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止他人正當(dāng)使用。
世界貿(mào)易組織《與貿(mào)易有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)協(xié)定》第十七條也作出了類似規(guī)定，即各成員方可對商標(biāo)所賦予的權(quán)利規(guī)定有限制的例外，諸如公正使用描述性術(shù)語，條件是此種例外要考慮到商標(biāo)所有者和第三方的合法利益。事實(shí)上，描述性商標(biāo)的合理使用本質(zhì)上是對他人商標(biāo)中所包含的公共領(lǐng)域內(nèi)描述性信息的使用。
描述性詞匯在作為商標(biāo)注冊前，通常具備形容某種事物的含義，即第一含義，一般消費(fèi)者通常不會認(rèn)為它是商標(biāo)，但當(dāng)商標(biāo)權(quán)利人經(jīng)過長期宣傳和使用，使得帶有描述性詞匯的標(biāo)識與其商品或服務(wù)建立起穩(wěn)定、唯一的聯(lián)系時(shí)，該商標(biāo)即取得了事實(shí)上區(qū)別商品或服務(wù)來源的作用，獲得了不同于其第一含義的第二含義，將會受《商標(biāo)法》保護(hù)。但商標(biāo)權(quán)利人無權(quán)阻止他人對同一詞匯以善意、正當(dāng)?shù)姆绞皆谏唐飞线M(jìn)行描述性使用，因?yàn)樵摌?biāo)識的第一含義屬于社會公共領(lǐng)域范疇，任何人不能壟斷。
商標(biāo)（第二含義）和標(biāo)識（第一含義）的區(qū)別與聯(lián)系在于，標(biāo)識僅有本身的原始含義（第一含義），商標(biāo)則是通過權(quán)利人的宣傳和使用，使得標(biāo)識在商品與其權(quán)利人之間建立了唯一、穩(wěn)定的聯(lián)系，該標(biāo)識所附加的第二含義歸屬于商標(biāo)權(quán)利人。此外，對于被告人提出的描述性使用抗辯，如何判斷被告不是商標(biāo)性使用，而是為了描述商品的某種特征，法院通常綜合標(biāo)識的具體含義、被告對標(biāo)識的使用方式、使用者的主觀意圖及標(biāo)識以及是否容易造成混淆等因素后作出判斷。
03
商標(biāo)性使用的認(rèn)定
“商標(biāo)性使用”是認(rèn)定構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的前提條件，以及非描述產(chǎn)品特征意義上的描述性使用的客觀行為標(biāo)準(zhǔn)?！渡虡?biāo)法》第四十八條從使用目的和使用形式兩方面對“商標(biāo)性使用”作出了規(guī)定，即“本法所稱商標(biāo)的使用，是指將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中，用于識別商品來源的行為”。
通常而言，商標(biāo)是商品生產(chǎn)經(jīng)營者或服務(wù)提供者為使自己的商品或服務(wù)區(qū)別于他人而使用的一種標(biāo)識，旨在建立商品或服務(wù)與其提供者之間的聯(lián)系，以鼓勵經(jīng)營者不斷維護(hù)其品牌形象，提高商品或服務(wù)質(zhì)量，并防止相關(guān)公眾在選擇商品或服務(wù)時(shí)產(chǎn)生混淆或誤認(rèn)。故司法實(shí)踐中在判斷商品上的標(biāo)識是否屬于商標(biāo)性使用時(shí)，必須根據(jù)該標(biāo)識的具體使用方式，判斷其是否起到識別商品或服務(wù)來源的作用。
同樣，對于判斷是否屬于描述性詞匯，首先應(yīng)考量該詞匯的本身含義、相關(guān)公眾對該詞匯的認(rèn)知情況，以及行為人使用該描述性詞匯的必要性。對于《商標(biāo)法》中的描述性詞匯而言，應(yīng)當(dāng)要求相關(guān)詞匯對商品屬性或特點(diǎn)的描述達(dá)到一定的普遍性，一般需要以相關(guān)公眾對特定商品的通常認(rèn)識為基礎(chǔ)。
對于僅使用描述某種事物質(zhì)量、特征、用途、成分等詞匯的第一含義，且在描述商品或服務(wù)必要的符合商業(yè)慣例范圍內(nèi)，不能發(fā)揮識別商品或服務(wù)來源的作用，并非商標(biāo)性使用，此時(shí)往往不涉及商標(biāo)侵權(quán)問題。但是，使用詞匯并未直接描述商品特征，超出了描述性使用的范圍，客觀上起到識別商品或服務(wù)來源作用的，構(gòu)成商標(biāo)性使用。
本案中，F(xiàn)公司并未提供充分證據(jù)證明在食用油領(lǐng)域已有國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)慣例認(rèn)定“黃金比例”反映食用油產(chǎn)品的某一特征。同時(shí)，被訴侵權(quán)標(biāo)識標(biāo)注在被訴侵權(quán)商品包裝正面的顯著位置，屬于突出使用“黃金比例”標(biāo)識，超出了一般描述性文字的表現(xiàn)形式，起到識別商品來源的作用，構(gòu)成商標(biāo)性使用。
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善意、正當(dāng)使用的認(rèn)定
誠實(shí)信用原則是一切市場活動參與者應(yīng)遵循的基本準(zhǔn)則。一方面，誠實(shí)信用原則鼓勵和支持人們通過誠實(shí)勞動積累財(cái)富、創(chuàng)造社會價(jià)值，并保護(hù)在此基礎(chǔ)上形成的財(cái)產(chǎn)性權(quán)益；
另一方面，誠實(shí)信用原則要求人們在市場活動中在不損害他人合法利益、社會公共利益和市場秩序的前提下追求自己的利益。
因此，人民法院在處理商標(biāo)侵權(quán)糾紛案件中，應(yīng)注重平衡多層次利益關(guān)系，在依法保障商標(biāo)權(quán)人充分行使訴權(quán)維護(hù)自身合法權(quán)利的同時(shí)，也兼顧其他經(jīng)營者及社會公眾的正當(dāng)權(quán)益，倡導(dǎo)誠實(shí)信用。同時(shí)，當(dāng)事人亦應(yīng)在不損害他人和社會公共利益的前提下，善意、審慎地使用相關(guān)標(biāo)識，任何違背法律目的和精神，通過損害他人正當(dāng)權(quán)益而不當(dāng)獲取利益的行為，其相關(guān)抗辯主張不應(yīng)得到法律的保護(hù)和支持。
構(gòu)成描述性使用的前提是要求行為人主觀上沒有商標(biāo)性使用商標(biāo)標(biāo)識的意圖，僅是對商標(biāo)標(biāo)識進(jìn)行商品或服務(wù)的描述意義上的第一含義的使用，即描述性合理使用必須是以使用商標(biāo)標(biāo)識的第一含義為出發(fā)點(diǎn)，一旦有任何形式的意圖靠近商標(biāo)第二含義的行為，就突破了合理使用的界線。因?yàn)閷τ诒辉V侵權(quán)人而言，如果其善意使用商標(biāo)標(biāo)識的第一含義，通常不會導(dǎo)致相關(guān)公眾對商品或服務(wù)的來源產(chǎn)生誤認(rèn)。
但當(dāng)行為人明顯是為了暗示和誤導(dǎo)消費(fèi)者，不當(dāng)利用權(quán)利人商標(biāo)的知名度和美譽(yù)度吸引更多關(guān)注和商機(jī)，從而增加自己商品的競爭優(yōu)勢時(shí)，行為人會以使用商標(biāo)標(biāo)識的描述性屬性為借口，刻意模糊標(biāo)識的第一含義與商標(biāo)第二含義之間的界限。這種使用方式和行為不但會導(dǎo)致使用者不當(dāng)獲得競爭優(yōu)勢，而且向消費(fèi)者傳遞了虛假的信息，不屬于描述性正當(dāng)使用，可能構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。
本案中，涉案“黃金比例”商標(biāo)經(jīng)過權(quán)利人的宣傳使用，具有一定的知名度。F公司作為多年從事食用油生產(chǎn)的企業(yè)，在知悉前述情況下，仍將“黃金比例”突出使用。且F公司突出使用“黃金比例”字體與涉案注冊商標(biāo)的字體幾乎一致，均用兩個(gè)半圓弧狀的曲線圍繞“黃金比例”四個(gè)字。
F公司的前述使用方式與Y公司在同種類商品上使用“黃金比例”商標(biāo)及其裝飾的方式一致。若F公司系出于清楚敘述其食用油配料的配比情況，善意、合理使用“黃金比例”，則F公司的標(biāo)識中不會含有兩個(gè)半圓弧狀的曲線。對比之下，F(xiàn)公司自有的商標(biāo)反而不明顯，此種使用方式很難排除使用人主觀惡意的嫌疑。
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混淆可能性的判斷
商標(biāo)的主要作用是區(qū)分商品或服務(wù)的來源，避免給消費(fèi)者造成混淆或誤認(rèn)，故混淆可能性是區(qū)分不同商品或服務(wù)來源的重要判斷依據(jù)?！渡虡?biāo)法》第五十七條列舉了侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的七種情形，其中，第二項(xiàng)規(guī)定：“未經(jīng)商標(biāo)注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標(biāo)近似的商標(biāo)，或者在類似商品上使用與其注冊商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)，容易導(dǎo)致混淆的……”該規(guī)定明確將混淆可能性作為侵權(quán)判斷的構(gòu)成要件。司法實(shí)踐中，法院通常會考慮涉案商品的功能、用途、銷售渠道、消費(fèi)群體等是否相同或是否具有較大的關(guān)聯(lián)性，使用標(biāo)識和注冊商標(biāo)的知名度，注冊商標(biāo)的顯著性及消費(fèi)者的認(rèn)知習(xí)慣等對混淆可能性進(jìn)行綜合判斷。
當(dāng)然，商標(biāo)侵權(quán)認(rèn)定中進(jìn)行混淆可能性判斷時(shí)，法院也會考慮被控侵權(quán)人是否存被訴侵權(quán)標(biāo)識使用方式在意圖借助注冊商標(biāo)所體現(xiàn)出的商業(yè)信譽(yù)來獲取不正當(dāng)利益的主觀目的，從被控侵權(quán)人的內(nèi)心狀態(tài)推斷消費(fèi)者是否有可能被混淆。
本案中，F(xiàn)公司在食用油上使用“黃金比例”標(biāo)識，該標(biāo)識與涉案注冊商標(biāo)僅有細(xì)微差異，屬于在同一種商品上使用與注冊商標(biāo)相同的商標(biāo)情形。一方面，F(xiàn)公司雖在被訴侵權(quán)商品上使用了其自有的“香美來”標(biāo)識，但并未提交證據(jù)證明“香美來”商標(biāo)的知名度；另一方面，一般消費(fèi)者在購買商品時(shí)更多是憑借對商標(biāo)的整體印象來選擇商品。在涉案“黃金比例”商標(biāo)在食用油領(lǐng)域已具有較高知名度的情況下，F(xiàn)公司在瓶貼中間位置突出使用了“黃金比例”標(biāo)識，且使用方式與Y公司對商標(biāo)的實(shí)際使用方式一致，根據(jù)一般消費(fèi)者的認(rèn)知習(xí)慣，會將“黃金比例”標(biāo)識本身作為商標(biāo)予以認(rèn)知，容易使一般消費(fèi)者對商品的來源產(chǎn)生混淆或誤認(rèn)
