2022年3月25日，北京知識產(chǎn)權(quán)法院對第20123096號“快手老鐵”商標（下稱“訴爭商標”）無效宣告案做出判決，支持了北京達佳互聯(lián)信息技術(shù)有限公司（下稱“快手公司”）對指定使用在“節(jié)目制作、娛樂、娛樂信息”等服務(wù)上的第14439351、14439348號“快手及圖”商標（下稱“引證商標”）予以馳名商標擴大保護的請求，依照《商標法》第十三條第三款等相關(guān)法律的規(guī)定判決訴爭商標予以無效宣告，目前判決已生效。

該案為快手公司歷史上首個馳名商標擴大保護請求獲得支持的案件，且是法院做出的司法認定，這不僅體現(xiàn)了公司成立十余年來品牌建設(shè)的階段性成果，同時也為未來進一步發(fā)揮快手商標品牌價值、賦能業(yè)務(wù)發(fā)展提供了重要保障。筆者作為該案的主要承辦人，擬從企業(yè)視角談?wù)剬︸Y名商標擴大保護的認知和思考，以及實操層面的策略和需要注意的事項，期待對各位同仁有所助益。

一、馳名商標的本源和保護狀況

1.1  馳名商標的本源

按照我國《商標法》第十三條的規(guī)定，馳名商標是指在中國“為相關(guān)公眾所熟知的商標” 。該表述直接體現(xiàn)出構(gòu)成馳名的商標需具備的兩個特點：第一，該商標應(yīng)當具有極高的知名度，達到為相關(guān)公眾所“熟知”的程度，即“十分了解、清楚地知道”。在具體案件中，該項事實往往需要結(jié)合商標注冊的時間、持續(xù)使用時長以及宣傳推廣的程度、范圍等因素，由申請人提供相關(guān)的證據(jù)材料予以證明，并承擔舉證不能或舉證不利的后果；第二，該商標知名度所覆蓋的群體范圍應(yīng)當是中國的“相關(guān)公眾”，即在中國與該商標指定的商品或服務(wù)相關(guān)的消費者、生產(chǎn)者、服務(wù)提供者、經(jīng)營者及其他相關(guān)人員等。

在表述上，馳名商標與有關(guān)部門組織或授予的“知名商標”、“知名品牌”、“有影響力商標”等各種名目的商標獎項貌似有相似之處，但在本質(zhì)內(nèi)涵上卻大相徑庭。作為一個法律概念，馳名商標的內(nèi)核和法律價值在于：獲得較之普通商標更大范圍、更高水平的法律保護（即通常所稱之“擴大保護”），從而有效遏制商標惡意搶注、侵權(quán)搭蹭等不法申請或使用行為，更好地維護商標權(quán)人的合法權(quán)益，助力打造誠實信用、公平競爭的市場經(jīng)濟秩序。

為防止價值異化，聚焦馳名商標的本源，主管部門對馳名商標的擴大保護往往依權(quán)利人請求，在具體糾紛案件（如商標異議、商標不予注冊復(fù)審、商標無效、查處商標違法等行政案件和商標侵權(quán)民事訴訟等民事案件）中進行，并遵循“個案”、“按需”、“被動”等審查和判定原則，通過行政案件還需遵循“誠實信用原則”（參見國家知識產(chǎn)權(quán)局2022.1.1正式實施的《商標審查審理指南 》）。

1.2  馳名商標的保護狀況

長期以來，國家知識產(chǎn)權(quán)局、法院、公安、市監(jiān)等政府部門均采取多種措施，不斷加大對馳名商標的保護力度，例如完善馳名商標保護的法律規(guī)范，推動建設(shè)馳名商標數(shù)據(jù)庫；多部門聯(lián)動在審查授權(quán)、企業(yè)登記、執(zhí)法等多個環(huán)節(jié)實現(xiàn)對馳名商標的跨類別、跨領(lǐng)域保護等。

2021年，中共中央、國務(wù)院先后印發(fā)了《知識產(chǎn)權(quán)強國建設(shè)綱要（2021－2035年）》和《“十四五”國家知識產(chǎn)權(quán)保護和運用規(guī)劃》，提出加強馳名商標保護，推進和實施商標品牌戰(zhàn)略，大力培育具有國際影響力的知名商標品牌，提升品牌國際影響力。這實際上是基于整個國家發(fā)展戰(zhàn)略，從企業(yè)品牌建設(shè)和國際競爭力提升等更高的戰(zhàn)略維度對馳名商標保護力度提出了更高的要求。

二、馳名商標擴大保護的本質(zhì)認知

2.1  企業(yè)商標管理工作的目標和價值

企業(yè)商標管理工作是企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略的重要組成部分，對保障和促進企業(yè)在初創(chuàng)期、發(fā)展期、成熟期等不同階段商業(yè)目標的達成和全生命周期的高質(zhì)量發(fā)展、建立并葆有持續(xù)競爭優(yōu)勢發(fā)揮了非常重要的作用。基于此，企業(yè)往往通過組建專門的商標管理團隊，并通過穩(wěn)健的商標風險防控、前瞻性的商標注冊布局、動態(tài)化的商標侵權(quán)監(jiān)控和差異化的商標侵權(quán)打擊等工作制度和體系，確保企業(yè)商標管理工作的有效實施和各項體系的長期有效運轉(zhuǎn)。

對企業(yè)商標管理工作的目標和價值，可能存在不同角度的認知和理解。筆者認為，企業(yè)商標工作的根基在于“業(yè)務(wù)”，要始終立足于并滿足公司和業(yè)務(wù)在不同時期對商標工作的不同期待和需求?？傮w而言，這個需求無外乎兩個層面：第一，“安全”需求，即不因商標問題導(dǎo)致業(yè)務(wù)出現(xiàn)重大運營安全風險，包括但不限于違法使用、侵權(quán)爭議，以及更為嚴重的下架、承擔刑事責任等涉及業(yè)務(wù)“生死”問題的紅線風險；第二，“發(fā)展”需求，即充分發(fā)揮商標的法律價值、經(jīng)濟價值、情報價值和品牌價值，為業(yè)務(wù)發(fā)展構(gòu)建商標法律保護的護城河，成為業(yè)務(wù)發(fā)展的加速器和助推器，實現(xiàn)為業(yè)務(wù)的深度和可持續(xù)賦能?；谝陨?，企業(yè)商標管理工作的目標可以總結(jié)為一句話，即“保業(yè)務(wù)安全，促業(yè)務(wù)發(fā)展”。

2.2  馳名商標擴大保護的本質(zhì)認知

從馳名商標擴大保護的作用和效果來說，更多屬于企業(yè)商標管理工作目標中的“促業(yè)務(wù)發(fā)展”的范疇。對快手公司而言，請求馳名商標擴大保護，主要是基于以下三個維度的考量：

第一，看自己——企業(yè)自主品牌建設(shè)的應(yīng)然之舉

快手公司歷經(jīng)十年發(fā)展，已經(jīng)成長為全球短視頻直播領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，并于2021年2月5日在香港上市。伴隨公司的快速發(fā)展，“快手”也已經(jīng)成為家喻戶曉的知名品牌，品牌價值極大提升。雖然快手公司未針對“快手”品牌價值進行專門的調(diào)研和系統(tǒng)評估，但是我們注意到公開渠道有涉及“快手”品牌價值的第三方市場報告，我們未就該等報告的真實性、準確性或合理性進行任何獨立驗證，在此提交相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考：2020年，快手位列“BrandZ 最具價值中國品牌 100 強排行榜”  第25位，品牌價值達85.51億美元，同時也是短視頻直播領(lǐng)域唯二上榜的新品牌。2021年，快手的品牌價值排名進一步上升到該排行榜第10位，品牌價值也達到326.42億美元，實現(xiàn)了282%的跨越式增長。2022年，快手成為14家入圍“BrandZ 最具價值全球品牌 100 強”中國品牌中的新晉品牌，全球排名第82位。

商標工作是企業(yè)品牌建設(shè)的重要抓手。在過去的十年，快手基本建立了比較齊備的商標保護工作體系，為品牌價值的提升提供了重要保障。但隨著公司進入新的發(fā)展階段，業(yè)務(wù)對商標工作也提出了更高和更深層次的要求，我們的商標工作目標也從最基礎(chǔ)的“保業(yè)務(wù)安全” 逐步向“ 促業(yè)務(wù)發(fā)展” 傾斜，不斷深度賦能業(yè)務(wù)。在這種情況下，加強對快手馳名商標的法律保護、充分發(fā)揮品牌對業(yè)務(wù)的助力作用，就成為我們當下品牌建設(shè)的應(yīng)然需求。

第二，看行業(yè)——符合國家戰(zhàn)略方向和行業(yè)實踐

一方面，如前文所述，積極推動自主品牌建設(shè)、加強馳名商標保護、培育具有國際影響力的知名品牌已經(jīng)成為整個國家未來知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展方向的主流，為企業(yè)進行商標品牌建設(shè)奠定了積極的外部法治和政策環(huán)境。

另一方面，加強馳名商標保護也成為眾多中國企業(yè)謀求高質(zhì)量發(fā)展、加強競爭能力的共識。從快手所處的移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的優(yōu)秀同行的商標品牌保護路線實踐來看，騰訊、百度、阿里、京東、字節(jié)等無不經(jīng)歷了商標品牌資產(chǎn)全面儲備、重點保護、充分運用和價值實現(xiàn)的過程，在這個過程中馳名商標擴大保護作為對企業(yè)商標品牌資產(chǎn)的重要保護措施，往往成為企業(yè)必然的一種選擇，這些同行均已經(jīng)擁有1枚甚至多枚馳名商標獲得擴大保護的記錄。

第三，看競爭——全面提升品牌競爭力的關(guān)鍵

互聯(lián)網(wǎng)存在即時性、開放性、海量性和變化快、發(fā)展速度快等諸多特點，這也導(dǎo)致互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域侵害商標權(quán)的行為，無論在表現(xiàn)形式、發(fā)生場景、發(fā)生頻率、判定標準等多個方面，都較之傳統(tǒng)行業(yè)存在更大的挑戰(zhàn)和不確定性。

對很多互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)而言，針對其商標品牌的侵權(quán)行為甚至從企業(yè)籍籍無名時就已經(jīng)開始產(chǎn)生了，并伴隨品牌成長壯大的整個過程。馳名商標因具有良好的市場聲譽、較高的消費吸引力和較強的市場競爭力，侵權(quán)案件更是易發(fā)多發(fā)，成為被侵權(quán)的重災(zāi)區(qū)。為表述簡便，筆者擬將侵權(quán)行為分為兩種——“使用侵權(quán)”和“申請侵權(quán)”。第一種即我們通常意義上理解的商業(yè)經(jīng)營過程中的商標使用侵權(quán)行為，在此不再贅述；第二種則是當下商標侵權(quán)呈現(xiàn)出的一個新特點，即不法分子在從事第一種行為之前，往往會先行通過商標注冊申請程序，嘗試獲得與企業(yè)商標完全相同或者有一定近似度商標的專用權(quán)，進而為后續(xù)實施第一種侵權(quán)行為或通過轉(zhuǎn)讓等方式牟取非法利益披上“合法” 的外衣，以對抗權(quán)利人的侵權(quán)指控。雖然企業(yè)和商標主管部門對打擊此類惡意商標搶注或搭便車行為做了非常多的努力，但仍然有一定數(shù)量的漏網(wǎng)之魚，給企業(yè)未來品牌發(fā)展埋下了風險和隱患。在這種情況下，企業(yè)通過請求馳名商標擴大保護排除潛在搭蹭風險、凈化市場環(huán)境、維護合法權(quán)益、提升品牌競爭力就成為迫在眉睫的需求。

三、馳名商標擴大保護的實施策略和注意事項

3.1 路徑選擇

根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，目前我國馳名商標擴大保護主要有“行政”和“司法”兩種路徑，前者包括商標異議、不予注冊復(fù)審、無效宣告、商標行政管理等程序，主要由國家知識產(chǎn)權(quán)局做出是否予以擴大保護的裁決；后者則是通過商標行政訴訟及民事侵權(quán)訴訟程序，由有管轄權(quán)的人民法院做出是否予以擴大保護的判決。兩種路徑雙軌并行、互為補充。

針對權(quán)利人請求馳名商標擴大保護的訴求，在不同時期、不同路徑并基于個案具體情況差異（商標近似度、商品關(guān)聯(lián)度、對方的惡意以及權(quán)利人提供的證據(jù)情況等），主管部門并不一定會完全予以支持。商標權(quán)人需要密切關(guān)注當下對馳名商標擴大保護的大環(huán)境，根據(jù)自身情況確定最適合的路徑和個案。對快手而言，“多案聯(lián)動、梯度推進、程序窮盡”的策略被證明是非常有效的，即在通過多個個案發(fā)起馳名商標擴大保護請求的同時，對個案從申請時間、商標近似度、商品關(guān)聯(lián)度、對方當事人惡意等多個維度進行分級，有梯度的進行推進。與此同時，充分運用法律賦予的權(quán)利，對個案窮盡一切法律程序予以救濟，這些都為最終獲得馳名商標擴大保護奠定了重要基礎(chǔ)。

3.2 個案選擇

如前所述，馳名商標擴大保護遵循“個案”、“按需”原則，所謂按需，即確有必要。在這個意義上，個案是否達到“確有必要”的程度，往往在某種意義上決定了權(quán)利人請求馳名商標擴大保護最終能否獲得支持。筆者認為，為確保個案符合“確有必要”的要求，在個案的選擇上要特別注意三個方面：

第一，個案與請求馳名商標擴大保護的商標標識應(yīng)當構(gòu)成相同或近似。

依照《最高人民法院關(guān)于審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》（以下簡稱《馳名商標解釋》） 第三條的規(guī)定，被訴侵犯商標權(quán)或者不正當競爭行為因不具備法律規(guī)定的其他要件而不成立時，人民法院對于所涉商標是否馳名的事實可以不予審查。在商標民事侵權(quán)案件中，商標法第五十七條規(guī)定的“商標相同或近似”是“法律規(guī)定的其他要件”的重要內(nèi)容，如果個案的商標標識與請求馳名保護的標識不相同，也不近似，則侵權(quán)行為很難成立，自然不具備請求馳名商標擴大保護的基礎(chǔ)。

通過行政程序請求馳名商標擴大保護也是如此，如果個案的商標標識與請求馳名保護的標識相距甚遠，在“復(fù)制、摹仿或翻譯”的判定上存在較大爭議，則也很難獲得馳名擴大保護。

基于此，在選擇個案時，在商標標識上盡量選擇與請求馳名商標擴大保護的商標標識完全相同的，或者完整包含其顯著部分、同時其他部分顯著性相對較弱或整體未形成第二含義的。在這個意義上，“快手老鐵”的個案選擇是非常合適的。正如法院的比較結(jié)論：

訴爭商標為文字“快手老鐵”，引證商標由文字“快手”及圖構(gòu)成，其中文字構(gòu)成其顯著識別部分。訴爭商標完整包含引證商標的顯著識別文字“快手”，且在案證據(jù)表明“老鐵”亦為原告在先注冊、使用的商標，故訴爭商標顯然構(gòu)成對引證商標的復(fù)制、摹仿。

第二，個案與請求馳名商標擴大保護的已注冊商標指定的商品/服務(wù)項目不相同、不類似，但有較強的關(guān)聯(lián)性，足以產(chǎn)生“誤導(dǎo)”相關(guān)公眾、損害商標權(quán)人合法權(quán)益的后果。

馳名商標跨類保護的范圍有多大？北京市高級人民法院在第14331625號“六福LIUFU”商標無效宣告行政訴訟二審判決中認為，“馳名商標的跨類保護不同于全類保護，給予其跨類保護的基礎(chǔ)是應(yīng)與馳名商標的知名度和顯著性相當，避免損害馳名商標權(quán)利人的合法權(quán)益?！被诖?，個案與請求馳名商標擴大保護的已注冊商標所指定的商品/服務(wù)項目，不僅要滿足基本的不相同、不相類似的要求（通常以“類似商品和服務(wù)區(qū)分表”為參考依據(jù)），同時也要有較強的關(guān)聯(lián)性，能夠產(chǎn)生“誤導(dǎo)”相關(guān)公眾以及損害商標權(quán)人利益的法律后果，從而滿足法律規(guī)定的馳名商標擴大保護要件。如果商品/服務(wù)項目差距甚遠，則意味著不會讓公眾產(chǎn)生誤認的可能，此種情況下請求馳名商標擴大保護則很難獲得支持。換句話說，引證商標的馳名程度與保護范圍成正比，即，馳名度越高，保護范圍越大，反之亦然。

在“快手老鐵”無效宣告案中，訴爭商標指定的服務(wù)項目為第35類的“會計”，快手公司引證商標指定的服務(wù)項目為第41類的“節(jié)目制作、娛樂、娛樂信息”，二者不相同也不類似。對于關(guān)聯(lián)性，法院認為：

“雖然二者的服務(wù)存差異，但考慮到快手平臺提供的是面向普通消費者的服務(wù)，其中“節(jié)目制作”主要面向平臺內(nèi)視頻制作者，“娛樂、娛樂信息” 主要面向全體快手普通觀眾。鑒于“快手”幾乎為全民參與的短視頻平臺，故其服務(wù)的對象必然包括“會計”服務(wù)的對象，上述服務(wù)的對象具有重合性；此外，基于快手平臺的巨大流量，從事“會計”服務(wù)的主體亦有可能通過快手平臺進行宣傳，故“會計” 服務(wù)依托“節(jié)目制作、娛樂、娛樂信息” 等服務(wù)進行宣傳，在服務(wù)內(nèi)容上亦可能存在聯(lián)系。當相關(guān)公眾看到使用在會計服務(wù)上的訴爭商標時，容易與快手公司構(gòu)成馳名商標的引證商標構(gòu)成相當程度的聯(lián)系，誤認為其服務(wù)來源于快手公司或者快手公司存在特定聯(lián)系，進而破壞引證商標與快手公司提供的“節(jié)目制作、娛樂、娛樂信息” 等服務(wù)之間的密切聯(lián)系，削弱引證商標的顯著性，致使快手公司作為馳名商標權(quán)利人的利益受到損害?！?/p>

第三，避免同時主張包括《商標法》第十三條在內(nèi)的多個條款，且存在依據(jù)其他條款支持權(quán)利人請求的可能性。

在商標維權(quán)實務(wù)中，商標權(quán)人為了最大程度上爭取維權(quán)的有利結(jié)果，往往在案件中“不惜力”，除了主張商標法第13條請求擴大保護外，還同時主張商標法其他多個條款，如主張第30條個案商標與商標權(quán)人在相同、類似商品/服務(wù)項目上的在先引證商標構(gòu)成相同/近似，或主張第4條、第44條個案申請人具有囤積商標的惡意等。一旦其他理由和主張成立，則主管部門往往會基于“按需”原則，援引其他條款對商標權(quán)人予以支持，對馳名商標擴大保護的主張則不予評述。因此在請求馳名商標擴大保護時，需從前述角度對個案進行全方位的謹慎評估并做出抉擇。

3.3 證據(jù)搜集

相信所有實操過馳名商標擴大保護項目的同仁都有同感，該項目是一個牽涉企業(yè)內(nèi)部、外部多個部門和人員、資源，持續(xù)周期長（1年甚至更久），需要各干系人齊力配合的大項目。尤其在證明商標達到為相關(guān)公眾“熟知”程度的知名度證據(jù)的搜集和準備方面，幾乎是一個對企業(yè)“盤家底”的過程，也是對企業(yè)過往商標管理工作水平的一次重要檢驗。

在企業(yè)內(nèi)部，馳名商標擴大保護項目往往由法務(wù)部門或者知識產(chǎn)權(quán)管理部門發(fā)起。在證據(jù)搜集方面，有如下三個方面的建議：

第一，尋求企業(yè)高層認可，自上而下跨部門推動證據(jù)搜集工作有序展開

如前所述，證明商標知名度的使用證據(jù)搜集和準備是整個項目中最為核心和關(guān)鍵的環(huán)節(jié)之一，在某種意義上決定了項目的最終成敗。在企業(yè)內(nèi)部，商標使用證據(jù)，包括但不限于商標創(chuàng)意證據(jù)、商標宣傳推廣證據(jù)、商標所涉產(chǎn)品/服務(wù)收入證據(jù)，相關(guān)排名、榮譽獎項等證據(jù)往往分散在業(yè)務(wù)、市場、財務(wù)、品牌、法務(wù)等多個部門，且證據(jù)所涉時間周期長達3-5年。為了充分保障證據(jù)搜集效果，項目主R可先行圍繞證據(jù)搜集方向和清單進行內(nèi)部摸排，初步了解證據(jù)在公司內(nèi)部大致的分布情況和所涉部門信息，再以項目匯報等形式，尋求所涉部門負責人的支持，從而自上而下推動證據(jù)搜集工作跨部門展開。

第二，充分借助外部渠道和第三方工具，為證據(jù)搜集提供有力輔助

當前，互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為很多企業(yè)商標品牌的線上營銷推廣渠道，對互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)而言更是如此。正所謂“雁過必留痕”，互聯(lián)網(wǎng)上往往全面記載了企業(yè)在不同時期對商標品牌使用、宣傳推廣、獎項等相關(guān)證據(jù)，很多專門定位于互聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵詞信息搜索整合的第三方工具應(yīng)運而生，能夠很方便的幫助企業(yè)按照特定時間周期、特定關(guān)鍵字等個性化設(shè)置進行證據(jù)搜集和整理；此外，企業(yè)的宣傳推廣報道如果是通過雜志、期刊渠道進行投放的，國家圖書館也通常會進行全面的收錄，企業(yè)也可以向國家圖書館科技查詢中心提出申請，出具專門的檢索報告。前述方式都能夠有效減少企業(yè)內(nèi)部的證據(jù)搜集工作量，為證據(jù)搜集工作提供有力輔助。

第三，做好證據(jù)固定，便利證據(jù)質(zhì)證，為案件全流程做好準備

某些網(wǎng)絡(luò)上的證據(jù)，如宣傳報道或第三方機構(gòu)出具的相關(guān)報告、排名等，可能存在滅失（如網(wǎng)頁無法打開）情況；在公司內(nèi)部，因為人員更迭等問題，也可能導(dǎo)致部分證據(jù)滅失。在這種情況下，企業(yè)所提供的證據(jù)如果在質(zhì)證環(huán)節(jié)無法核查其真實性，則有可能導(dǎo)致證據(jù)的證明效力大打折扣甚至被不予采信。針對前述情況，企業(yè)商標管理人員可自行或借助第三方工具，對網(wǎng)絡(luò)上以及公司內(nèi)部涉及自身商標知名度的證據(jù)進行定期搜集整理，并利用時間戳、公證等形式做好證據(jù)固定，以解決證據(jù)質(zhì)證環(huán)節(jié)的證據(jù)真實性、合法性問題。

此外，涉及商標知名度的合同、發(fā)票、公司財務(wù)審計報告、獎牌等材料，往往在包括馳名商標保護項目在內(nèi)的多個案件以及公司其他業(yè)務(wù)需求中實際使用。因該部分證據(jù)為公司核心資料，為避免反復(fù)調(diào)用原件導(dǎo)致的遺失風險，企業(yè)商標管理人員也可以有針對性的就同一類型的證據(jù)進行公證，并以公證書復(fù)印件的形式提交證據(jù)，在質(zhì)證環(huán)節(jié)再提供公證書原件，以解決證據(jù)質(zhì)證環(huán)節(jié)的便利性問題，為案件全流程做好準備。