前言

法律規(guī)定：《商標(biāo)法》第十條第二款規(guī)定，縣級(jí)以上行政區(qū)劃的地名或者公眾知曉的外國(guó)地名，不得作為商標(biāo)。但是，地名具有其他含義或者作為集體商標(biāo)、證明商標(biāo)組成部分的除外。

根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問(wèn)題的規(guī)定》第六條的規(guī)定，商標(biāo)標(biāo)志由縣級(jí)以上行政區(qū)劃的地名或者公眾知曉的外國(guó)地名和其他要素組成，如果整體上具有區(qū)別于地名的含義，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其不屬于商標(biāo)法第十條第二款所指情形。

案件基本情況介紹：

江蘇園博園建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司基于經(jīng)營(yíng)與發(fā)展需求，于2020年4月8日向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局申請(qǐng)注冊(cè)了“江蘇園博園”商標(biāo)，均被國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局以“江蘇”為我國(guó)縣級(jí)以上行政區(qū)劃地名，不得作為商標(biāo)使用為由予以駁回。在一審訴訟中，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院依然以訴爭(zhēng)商標(biāo)中含有“江蘇”這一縣級(jí)以上行政區(qū)劃地名為由駁回原告起訴。

2021年12月，江蘇園博園建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司向北京市高級(jí)人民法院提起上訴，北京市高級(jí)人民法院受理后決定對(duì)案件進(jìn)行書(shū)面審理，但代理律師考慮到案情的復(fù)雜程度和大量的在案證據(jù)，向北京市高級(jí)人民法院申請(qǐng)開(kāi)庭審理，北京市高級(jí)人民法院最終組織了談話(huà)。在談話(huà)中，代理律師主要從上訴人公司性質(zhì)、江蘇園博園項(xiàng)目建設(shè)的目的及意義、江蘇園博園的相關(guān)介紹、江蘇園博園的整體規(guī)模等充分說(shuō)明“江蘇園博園”商標(biāo)整體上具有區(qū)別于地名的含義。其次，結(jié)合上訴人在駁回復(fù)審階段，一審訴訟階段以及二審訴訟中提交的大量使用及宣傳證據(jù)，強(qiáng)調(diào)“江蘇園博園”商標(biāo)經(jīng)使用已形成了標(biāo)識(shí)服務(wù)來(lái)源于上訴人的含義，即已形成不同于地名的其他含義。

最終，北京市高級(jí)人民法認(rèn)定訴爭(zhēng)商標(biāo)雖包含“江蘇”，但“園博園”三個(gè)字的加入，使得訴爭(zhēng)商標(biāo)標(biāo)志整體上不具有對(duì)地名“江蘇”的直接指向關(guān)系，且在案證據(jù)證明“江蘇園博園”具有一定的知名度。因此，訴爭(zhēng)商標(biāo)標(biāo)志形成了區(qū)別于“江蘇”地名的其他含義，未違反2019年商標(biāo)法第十條第二款的規(guī)定。

律師心得

首先，為何要限制含有縣級(jí)以上行政區(qū)劃的地名的商標(biāo)注冊(cè)。最高人民法院在“哈爾濱小麥王”再審案中指出：“作為商標(biāo)授權(quán)確權(quán)審查中的絕對(duì)理由條款，商標(biāo)法禁止將一定范圍內(nèi)的地名作為商標(biāo)注冊(cè)與使用的主要理由在于，一是防止商標(biāo)權(quán)人不正當(dāng)?shù)貕艛喙操Y源。地名作為指代特定地理區(qū)域的一種符號(hào)表達(dá)形式，如若為個(gè)人所獨(dú)占，勢(shì)必影響社會(huì)公眾使用地名的表達(dá)自由。二是防止商標(biāo)權(quán)人通過(guò)占用地名誤導(dǎo)公眾。地名還可能直接指代出產(chǎn)特定品質(zhì)商品的產(chǎn)區(qū)，如商標(biāo)權(quán)人提供的產(chǎn)品并非來(lái)源于該特定產(chǎn)區(qū)，社會(huì)公眾將可能基于對(duì)商品品質(zhì)、商品來(lái)源的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，而產(chǎn)生誤認(rèn)誤購(gòu)的結(jié)果。三是維護(hù)商標(biāo)的顯著特征。地名對(duì)地理區(qū)域具有指代作用，如果商標(biāo)標(biāo)志從整體上即可無(wú)歧義地指向地名，顯然不能發(fā)揮識(shí)別商品和服務(wù)來(lái)源的作用，除非符合法律另有規(guī)定的情形，否則不應(yīng)作為商標(biāo)核準(zhǔn)注冊(cè)。[ 參見(jiàn)最高人民法院（2020）最高法行再370號(hào)行政判決書(shū)。]

其次，《商標(biāo)法》規(guī)定的例外情形，即“地名具有其他含義”包括哪些情形。第一，應(yīng)包括該名稱(chēng)本身具有除地名以外的其他為相關(guān)公眾普遍知悉的固有含義，如“鳳凰”、“黃山”、“平安”、“西湖”、“秦淮河”等；第二，應(yīng)包括地名名稱(chēng)通過(guò)使用獲得了其他含義，已能夠與商品或服務(wù)來(lái)源產(chǎn)生必然聯(lián)系，如在“新安”案中，“新安”是我國(guó)河南省的一個(gè)縣級(jí)行政區(qū)劃名稱(chēng)，且其本身亦不具有除地名之外的其他固有含義，但法院認(rèn)為浙江新安公司將其字號(hào)“新安”注冊(cè)為商標(biāo)有其合法依據(jù)。在此情況下，一般消費(fèi)者更容易將“新安”識(shí)別為“新安”企業(yè)的“新安”品牌，而非作為行政區(qū)劃的“新安”縣名。因此，該商標(biāo)能夠起到商標(biāo)的標(biāo)識(shí)性作用，具有商標(biāo)法所要求的縣級(jí)以上行政區(qū)劃地名以外的“其他含義”。[ 參見(jiàn)北京市高級(jí)人民法院（2011）高行終字第708號(hào)行政判決書(shū)。]

最后，《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問(wèn)題的規(guī)定》規(guī)定了商標(biāo)標(biāo)志由縣級(jí)以上行政區(qū)劃的地名或者公眾知曉的外國(guó)地名和其他要素組成而具有區(qū)別于地名的含義的情形。本案中“江蘇園博園”商標(biāo)由縣級(jí)以上行政區(qū)劃的地名“江蘇”以及其他要素“園博園”組成，即應(yīng)屬于此種情形。而“江蘇園博園”作為一個(gè)整體是江蘇省政府支持的由上訴人所建設(shè)并長(zhǎng)期持續(xù)運(yùn)營(yíng)的園林名稱(chēng)，對(duì)于相關(guān)公眾而言，其含義指向的并非是江蘇省的任意一座園博園，而是直接指向于現(xiàn)實(shí)存在的由上訴人在江蘇省南京市湯山街道所實(shí)際建設(shè)的一座名為“江蘇園博園”的園林。并且經(jīng)過(guò)上訴人的使用和宣傳也已經(jīng)使其含義成為了相關(guān)公眾普遍知悉，訴爭(zhēng)商標(biāo)的注冊(cè)也不會(huì)影響其他社會(huì)公眾使用地名的表達(dá)自由，進(jìn)而避免了訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人借助商標(biāo)申請(qǐng)和注冊(cè)行為不正當(dāng)?shù)財(cái)D占公共資源的可能性。因此，訴爭(zhēng)商標(biāo)整體上能夠被認(rèn)定具有區(qū)別于“江蘇”地名的其他含義，未違反2019年商標(biāo)法第十條第二款的規(guī)定。

 參見(jiàn)最高人民法院（2020）最高法行再370號(hào)行政判決書(shū)。

 參見(jiàn)北京市高級(jí)人民法院（2011）高行終字第708號(hào)行政判決書(shū)。

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