【裁判要旨】

在明知他人商品已存在于市場的情況下，惡意申請注冊與他人商品包裝近似的商標并行使權(quán)利，并以上述商標作為權(quán)利基礎(chǔ)起訴他人侵權(quán)的，被訴侵權(quán)行為應當被認定屬于2013年修正的商標法第五十九條第三款規(guī)定的商標權(quán)人無權(quán)禁止在先使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用的情形。

【案號】

一審：(2014)宜中民三初字第35號

二審：（2015）贛民三終字第32號

再審審查：(2016)最高法民申3518號

再審判決：(2020)最高法民再23號

【案情】

原告：雙飛人制藥（中國）有限公司（以下簡稱雙飛人公司）。

被告：廣州賴特斯商務(wù)咨詢有限公司（以下簡稱賴特斯公司）、廣州醫(yī)藥有限公司、江西省藥幫國藥堂藥品有限公司民眾藥店（以下簡稱藥邦公司）、廣州七樂康藥業(yè)連鎖有限公司（以下簡稱七樂康公司）、廣州正康連鎖大藥房有限公司（以下簡稱正康公司）、深圳市立豐醫(yī)藥有限公司（以下簡稱深圳立豐公司）、深圳市文華醫(yī)藥有限公司（以下簡稱文華公司）、佛山市開心大藥房連鎖有限公司（以下簡稱開心公司）、佛山市佛心醫(yī)藥連鎖有限公司（以下簡稱佛心公司）、普寧市立豐藥業(yè)有限公司（以下簡稱普寧立豐公司）、中山市三才醫(yī)藥連鎖有限公司（以下簡稱三才公司）。

雙飛人公司成立于2008年4月18日，從事擦劑、護膚類化妝品生產(chǎn)、銷售。雙飛人公司是第1560265號“雙飛人”注冊商標權(quán)利人，該商標核定使用的商品為第3類，包括花露水、化妝品等。同時，雙飛人公司還是兩個雙飛人立體商標權(quán)利人，商標注冊號第7559578號、第7559588號。該雙飛人立體商標一直由雙飛人公司使用于其“雙飛人”爽水產(chǎn)品（第3類）。2006年、2009年及2012年，“雙飛人”注冊商標（第3類）被江西省工商局認定為江西省著名商標，相關(guān)民事判決書認定雙飛人公司的雙飛人產(chǎn)品屬于知名商標，其產(chǎn)品包裝享有知名商品特有包裝、裝潢權(quán)。

法國利佳制藥廠擁有第6444519號第3類“利佳”文字注冊商標。該廠于2015年1月28日授權(quán)賴特斯公司獨家代理在中國境內(nèi)宣傳、推廣、分銷和銷售“利佳”品牌化妝品，并注明所有活動均在中國境內(nèi)進行，授權(quán)自2014年1月1日起生效。2014年1月6日，賴特斯公司授權(quán)香港全球藥業(yè)有限公司（以下簡稱全球藥業(yè)公司）負責上述事宜，全球藥業(yè)公司于2014年6月4日再委托廣州醫(yī)藥公司負責中國廣東省內(nèi)市場開發(fā)、銷售和售后服務(wù)。2014年6月13日，全球藥業(yè)公司銷售50ml利佳薄荷水124415瓶計人民幣2363885元給廣州醫(yī)藥公司；同月19日，廣州醫(yī)藥公司通過廣州海關(guān)從廣州機場取得該批貨物。藥幫公司、七樂康公司、正康公司、深圳立豐公司、文華公司、開心公司、佛心公司、普寧立豐公司、三才公司分別從廣州醫(yī)藥公司購進50ml利佳薄荷水若干瓶。

2014年5月23日，中國經(jīng)濟網(wǎng)以“法國利佳薄荷水登陸中國市場”為題報道了全球藥業(yè)公司與廣州醫(yī)藥公司于同年5月16日在廣州舉行2014利佳薄荷水上市新聞發(fā)布會，強調(diào)“在香港銷售的法國雙飛人藥水正式以‘利佳薄荷水’的名稱進入內(nèi)地市場，利佳薄荷水無論是在成分、包裝、用法、用量還是質(zhì)量上，都跟香港出售的法國雙飛人藥水一模一樣。由于內(nèi)地商標法和境外商標法屬于不同體系，法國雙飛人藥水進入中國內(nèi)地更名為‘利佳薄荷水’。二者名稱有異，但品質(zhì)相同。在此之前，在香港銷售的法國雙飛人藥水和唯一制造商利佳制藥廠從未委托或授權(quán)任何中國個人或公司生產(chǎn)該產(chǎn)品，也從未跟任何中國個人和公司成立合資公司生產(chǎn)該產(chǎn)品。世界上最超值的神仙水！”深圳立豐公司的“立豐快訊”（2014年9月總第104期）對上述內(nèi)容作了轉(zhuǎn)載。

雙飛人公司起訴稱，利佳薄荷水產(chǎn)品侵犯其享有的商標權(quán)，賴特斯公司構(gòu)成不正當競爭，請求判令：1.各被告立即停止生產(chǎn)、銷售侵犯原告注冊商標權(quán)的利佳薄荷水產(chǎn)品；2.判令各被告立即收回市場上流通的侵犯原告注冊商標權(quán)的利佳薄荷水產(chǎn)品；3.判令各被告共同賠償原告經(jīng)濟損失人民幣300萬元；4.判令賴特斯公司立即停止不正當競爭行為，并登報公開賠禮道歉、消除影響；5.本案訴訟費由被告承擔。

【審判】

一審法院認為，被訴侵權(quán)的利佳薄荷水與雙飛人公司的商標核定使用的商品雙飛人爽水在功能、用途、銷售渠道及消費對象上相同，屬于相同的商品。經(jīng)對被訴侵權(quán)產(chǎn)品外包裝與雙飛人公司的注冊商標進行比較，被訴侵權(quán)產(chǎn)品使用的包裝與雙飛人公司第7559578號、7559588號（指定顏色）注冊商標構(gòu)成近似，賴特斯公司的行為會導致相關(guān)公眾的混淆誤認，侵害了雙飛人公司的立體商標專用權(quán)。賴特斯公司為實現(xiàn)其商業(yè)目的，在產(chǎn)品宣傳中強調(diào)其產(chǎn)品為雙飛人產(chǎn)品（雙飛人藥水），構(gòu)成對“雙飛人”文字商標的侵權(quán)。并且被訴侵權(quán)產(chǎn)品侵害了雙飛人公司知名商品的包裝和裝潢，賴特斯公司構(gòu)成不正當競爭，故判決全額支持雙飛人公司要求賠償300萬元的訴請。

賴特斯公司、廣州醫(yī)藥公司不服一審判決，提起上訴并提出在先使用抗辯。其主張的在先使用包括兩方面：一是2001年12月就有法國利佳制藥廠生產(chǎn)的雙飛人藥水產(chǎn)品進入中國內(nèi)地江西省都昌縣銷售；二是提交證據(jù)擬證明法國雙飛人藥水早在上世紀90年代起就在中國內(nèi)地進行廣告宣傳，并具有一定的知名度和影響力。

二審法院認為，2001年因法國利佳制藥廠生產(chǎn)的“雙飛人藥水”進入中國內(nèi)地沒有履行相關(guān)審批手續(xù)被都昌縣行政部門查處，該在先行為不具有合法性，不能產(chǎn)生在先權(quán)利的法律后果。即使法國廠家生產(chǎn)的雙飛人藥水享有在先權(quán)利，利佳薄荷水也不享有在先權(quán)利，故賴特斯公司的在先使用抗辯不能成立。判決駁回上訴，維持原判。

賴特斯公司不服二審判決，向最高人民法院申請再審。主要理由包括：1.雙飛人藥水產(chǎn)品在江西省都昌縣的銷售行為被處罰等在案證據(jù)，可證明雙飛人藥水在先使用紅、藍、白包裝及其包裝上的各商標要素。2.雙飛人公司存在故意混淆雙飛人藥水和雙飛人爽水之間關(guān)系的行為。3.雙飛人公司所有的涉案商標是搶注他人的在先使用商標，不應受到法律保護。

雙飛人公司答辯稱，賴特斯公司關(guān)于雙飛人藥水影響力的主張沒有事實根據(jù)，即使法國利佳制藥廠的雙飛人藥水產(chǎn)品在大陸部分地區(qū)的消費者中有一定的認同度，但并未形成對應的商譽，賴特斯公司的在先權(quán)利抗辯不能成立。雙飛人爽水經(jīng)過雙飛人公司的努力，已在中國境內(nèi)確立了市場地位及影響力，雙飛人藥水產(chǎn)銷方怠于培育其產(chǎn)品市場，其行為構(gòu)成侵權(quán)及不正當競爭。

最高人民法院認為，都昌縣醫(yī)藥公司銷售雙飛人藥水的行為不屬于合法的在先行為，不能產(chǎn)生在先權(quán)利的法律后果。賴特斯公司提交的證據(jù)可以證明法國利佳制藥廠在先使用了雙飛人藥水所采用的藍、白、紅包裝并有一定影響。相關(guān)證據(jù)可以證明，雙飛人公司明知雙飛人藥水存在于市場，卻惡意申請注冊與雙飛人藥水包裝近似的第7559578號、第7559588號商標并行使權(quán)利，其行為難言正當，賴特斯公司的被訴侵權(quán)行為應當被認定屬于2013年修正的商標法第五十九條第三款規(guī)定的商標權(quán)人無權(quán)禁止在先使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用的情形，因此，賴特斯公司的在先使用抗辯成立。最高法院判決撤銷一審、二審判決，駁回雙飛人公司的訴訟請求。

【評析】

一、關(guān)于未注冊商標在先使用的認定問題

2013年修正的商標法第四十八條規(guī)定：“本法所稱商標的使用，是指將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中，用于識別商品來源的行為。”按照本條規(guī)定，商標使用是以識別商品來源為目的的將商標用于商業(yè)活動的行為。根據(jù)立法部門所作的釋義，商標使用包括形式使用和實質(zhì)使用。商標使用的形式可以是多種多樣的，對于不屬于本條規(guī)定列舉的情形，但實質(zhì)上是以識別商品來源為目的的將商標用于商業(yè)活動的行為，即應認定為商標法意義上的商標使用[①]。

2013年修正的商標法第五十九條第三款規(guī)定：“商標注冊人申請商標注冊前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標注冊人使用與注冊商標相同或者近似并有一定影響的商標的，注冊商標專用權(quán)人無權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標，但可以要求其附加適當區(qū)別標識?！痹摽钜?guī)定系為保護在先未注冊商標使用人的相關(guān)權(quán)利，體現(xiàn)了追求公平的價值導向。判斷是否構(gòu)成2013年修正的商標法第五十九條第三款規(guī)定情形，需要考量以下因素：一是未注冊商標所有人存在使用該未注冊商標的行為；二是該未注冊商標與涉案注冊商標標識相同或者近似，且該未注冊商標所用于的商品和涉案注冊商標核定使用的商品相同或者類似；三是該未注冊商標已經(jīng)產(chǎn)生一定影響。

本案中，賴特斯公司主張，法國利佳公司在先使用了相關(guān)商標要素并產(chǎn)生一定影響。法國利佳制藥廠自上世紀90年代起在《廈門日報》《汕頭日報》《海南日報》《廣州日報》等沿海城市報紙上刊登關(guān)于請內(nèi)地消費者委托港澳親友購買法國利佳制藥廠生產(chǎn)的雙飛人藥水的廣告，已經(jīng)具有通過使用商標標識或相關(guān)商標要素指引大陸消費者識別商品來源、購買該商品的主觀目的，并且廣告持續(xù)時間較長，報刊發(fā)行地域和發(fā)行量較大。因此，經(jīng)對在案證據(jù)進行綜合分析判斷，可以認定法國利佳公司通過在內(nèi)地打廣告，在香港、澳門銷售的方式，使雙飛人藥水商標標識以及相關(guān)構(gòu)成要素在珠三角地區(qū)積累了一定的商譽，形成了一定影響，相關(guān)公眾可以將雙飛人藥水包裝上的商標標識和相關(guān)商標要素與法國利佳制藥廠聯(lián)系起來。此外，雙飛人公司在宣傳雙飛人爽水產(chǎn)品時，亦強調(diào)“無論是國產(chǎn)的法國雙飛人藥水，還是原裝的法國雙飛人藥水，其成分、作用都是一樣的，使用功效是沒有區(qū)別的”等，亦可證明雙飛人藥水在行業(yè)內(nèi)頗具知名度。

本案中，雖然銷售雙飛人藥水的門店主要是在香港和澳門，但是在案證據(jù)可以證明，由于雙飛人藥水在珠三角的知名度以及珠三角與港澳往來便利，雙飛人藥水已經(jīng)流入珠三角市場。同時，在案證據(jù)顯示，消費者在天貓商城上購買了雙飛人公司的雙飛人爽水后，有將雙飛人藥水與雙飛人爽水進行對比的相關(guān)評論，雙飛人藥水商譽受到了影響。

民法典第七條規(guī)定：“民事主體從事民事活動，應當遵循誠信原則，秉持誠實，恪守承諾?！闭\信原則是民法領(lǐng)域的帝王條款，經(jīng)營者在市場交易中，應當遵循誠實信用原則，遵守公認的商業(yè)道德。本案中，判斷賴特斯公司經(jīng)授權(quán)銷售利佳薄荷水是否構(gòu)成侵權(quán)，還應當考量雙飛人公司在涉案商標注冊前后的行為是否違背誠信原則。雙飛人公司主張賴特斯公司侵害其第7559578號、第7559588號注冊商標專用權(quán)，但是在案證據(jù)表明，雙飛人公司申請注冊與雙飛人藥水包裝近似的第7559578號、第7559588號商標時，已明知法國利佳公司生產(chǎn)的雙飛人藥水的存在。同時，雙飛人公司在對雙飛人爽水進行宣傳時，存在主動混淆雙飛人爽水與雙飛人藥水的行為。雙飛人公司上述行為違背誠信原則，難言正當。綜上，賴特斯公司的被訴侵權(quán)行為應當被認定屬于商標法第五十九條第三款規(guī)定的商標權(quán)人無權(quán)禁止在先使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用的情形，未侵犯雙飛人公司享有的商標權(quán)。此外，雖然雙飛人公司的雙飛人爽水產(chǎn)品經(jīng)過多年的宣傳、銷售已產(chǎn)生了較高的市場知名度，但法國利佳制藥廠的藍、白、紅包裝在先使用并有一定影響，并且賴特斯公司已經(jīng)在利佳薄荷水包裝的顯著位置標明其享有商標權(quán)的注冊商標“利佳”，已經(jīng)盡量區(qū)別避讓，并無侵占雙飛人公司已有商譽之故意，故亦應當認定賴特斯公司不存在不正當競爭行為。

二、關(guān)于非法使用是否能夠認定為商標使用的問題

2013年修正的商標法第九條規(guī)定，“申請注冊的商標，應當有顯著特征，便于識別，并不得與他人在先取得的合法權(quán)利相沖突”。第三十二條規(guī)定，“申請商標注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標”。本案中，雙飛人公司于2009年申請注冊7559578號、第7559588號商標，并主張賴特斯公司侵犯其享有的商標權(quán)。對此，賴特斯公司提出在先使用抗辯的另一理由是，專利復審委員會第7641號無效宣告請求審查決定書可證明法國利佳制藥廠在香港銷售的法國雙飛人藥水在2001年就已經(jīng)出現(xiàn)在江西省都昌縣。7641號文書中提到，案外人提交的公證書可證明都昌縣衛(wèi)生局對都昌縣醫(yī)藥公司出具行政處罰決定書、沒收假藥劣藥憑證等相關(guān)文書，證明都昌縣醫(yī)藥公司于2001年12月從廣東普寧購進一批法國利佳制藥廠生產(chǎn)的雙飛人藥水，并于2001年12月至2002年1月期間在國內(nèi)公開銷售的事實。但法國利佳制藥廠生產(chǎn)的雙飛人藥水進入中國內(nèi)地系因未履行相關(guān)審批手續(xù)而被都昌縣行政部門查處，都昌縣醫(yī)藥公司被查處依據(jù)的是藥品管理法第三十九條和第四十八條相關(guān)規(guī)定，即“藥品進口，須經(jīng)國務(wù)院藥品監(jiān)督管理部門組織審查，經(jīng)審查確認符合質(zhì)量標準、安全有效的，方可批準進口，并發(fā)給進口藥品注冊證書”“禁止生產(chǎn)（包括配制，下同）、銷售假藥。有下列情形之一的，為假藥：……（二）依照本法必須批準而未經(jīng)批準生產(chǎn)、進口，或者依照本法必須檢驗即銷售的”。民法典第一百四十三條規(guī)定了民事法律行為有效的要件之一是“不違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定，不違背公序良俗”?？梢?，法國利佳制藥廠在香港銷售的法國雙飛人藥水依法是不得在內(nèi)地市場上進行流通的，都昌縣醫(yī)藥公司未經(jīng)審查批準銷售雙飛人藥水違反了藥品管理法的規(guī)定，屬于無效民事法律行為。非法使用行為產(chǎn)生的商譽不應歸于商標所有者，亦不應當構(gòu)成商標使用行為，因此，上述商品銷售行為不應當被認定為在先使用。