與他人在先商標(biāo)相同或近似影響商標(biāo)布局——遇到權(quán)利障礙，請(qǐng)求暫緩審理來(lái)破局

　　“瑞幸”申請(qǐng)“小鹿茶”商標(biāo)遇阻；“小米”在珠寶首飾類商品上布局“小愛(ài)同學(xué)”商標(biāo)失利；“五八”申請(qǐng)“58教培”商標(biāo)被駁……在上述商標(biāo)駁回復(fù)審案件中，駁回的理由均涉及與他人在先商標(biāo)構(gòu)成近似的問(wèn)題。

　　眾多案例顯示，為了突破在先權(quán)利障礙，一些申請(qǐng)人嘗試運(yùn)用組合策略，一方面，與在先商標(biāo)權(quán)利人達(dá)成共存、轉(zhuǎn)讓協(xié)議，或?qū)υ谙壬虡?biāo)提出撤銷申請(qǐng)、無(wú)效宣告請(qǐng)求；另一方面，針對(duì)駁回復(fù)審決定繼續(xù)進(jìn)行一審、二審甚至再審程序，并在訴訟中請(qǐng)求暫緩審理，等待在先商標(biāo)權(quán)利狀態(tài)的改變或者直接消除在先障礙。盡管如此，實(shí)踐中依然是幾家歡樂(lè)幾家愁。在商標(biāo)駁回復(fù)審案件中，暫緩審理能否成為申請(qǐng)人暢通商標(biāo)注冊(cè)之路的“殺手锏”？申請(qǐng)人又該如何靈活取舍、減少不必要的成本？

　　商標(biāo)“撞車”時(shí)有發(fā)生

　　“小鹿茶”是瑞幸咖啡（中國(guó)）有限公司（下稱瑞幸公司）旗下的獨(dú)立品牌，2019年7月，瑞幸公司發(fā)布新品品牌“小鹿茶”，該品牌產(chǎn)品上線后，迅速成為“爆款”。早在產(chǎn)品上線前，瑞幸公司于2019年4月同時(shí)在30多個(gè)類別上申請(qǐng)了“小鹿茶”“瑞幸小鹿茶”商標(biāo)，但作為核心類別之一的第43類服務(wù)卻不在其中。

　　近日，北京市高級(jí)人民法院針對(duì)第40204017號(hào)“小鹿茶”商標(biāo)引發(fā)的駁回復(fù)審糾紛案作出二審判決，該商標(biāo)指定使用在第43類服務(wù)上，原申請(qǐng)人為北京瑞吉咖啡科技有限公司，申請(qǐng)注冊(cè)日為2019年8月7日。2021年1月20日，該商標(biāo)經(jīng)核準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓至瑞幸公司。

　　這件“小鹿茶”商標(biāo)注冊(cè)之路并不順暢，先是2020年3月17日，商標(biāo)行政機(jī)關(guān)援引11件在先注冊(cè)商標(biāo)，駁回了該商標(biāo)在部分指定使用服務(wù)上的注冊(cè)申請(qǐng)，隨后展開(kāi)的駁回復(fù)審、一審、二審行政訴訟程序中，瑞幸公司的訴求均未能獲得支持。

　　瑞幸公司在一系列程序中一再主張，上述“小鹿茶”商標(biāo)經(jīng)長(zhǎng)期使用已具有較大影響力和較高知名度，而且與其建立了一一對(duì)應(yīng)的關(guān)系；部分引證商標(biāo)因駁回注冊(cè)申請(qǐng)等緣由已不構(gòu)成在先權(quán)利障礙；該公司正在通過(guò)受讓等方式清除上述“小鹿茶”商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊(cè)的在先權(quán)利障礙，故請(qǐng)求暫緩審理，但截至該案二審審理時(shí)，針對(duì)瑞幸公司所稱相關(guān)在先商標(biāo)轉(zhuǎn)讓程序尚未結(jié)束，在先權(quán)利障礙依舊存在。

　　無(wú)獨(dú)有偶，日前二審有果的一起涉及“小愛(ài)同學(xué)”商標(biāo)的案件中，小米科技有限責(zé)任公司（下稱小米公司）也提出了中止審理的訴求。

　　2017年7月，小米公司發(fā)布旗下首款人工智能音箱，其喚醒詞便是“小愛(ài)同學(xué)”。在新品發(fā)布前，小米公司提交了“小愛(ài)同學(xué)”商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)，2018年6月28日被核準(zhǔn)注冊(cè)使用在揚(yáng)聲器音箱等第9類商品上。此后，多個(gè)自然人在多個(gè)類別上申請(qǐng)注冊(cè)了“小愛(ài)同學(xué)”商標(biāo)，小米公司這起“小愛(ài)同學(xué)”商標(biāo)糾紛案便與以上一位自然人在珠寶首飾等商品上在先注冊(cè)的“小愛(ài)同學(xué)”商標(biāo)有關(guān)。

　　2020年5月28日，小米公司提交了第46746738號(hào)“小愛(ài)同學(xué)”商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)，指定使用在珠寶首飾等第14類商品上，但因與他人3件在先商標(biāo)近似而遭駁回。在此后的一審訴訟中，盡管3件在先商標(biāo)僅剩1件有效，且此件商標(biāo)已被裁定予以無(wú)效宣告，但由于該裁定尚未生效，該在先商標(biāo)仍為有效注冊(cè)商標(biāo)。直到進(jìn)入二審程序，小米仍未能提交該在先商標(biāo)效力發(fā)生變化的有效證據(jù)。

　　相比瑞幸公司、小米公司，北京五八信息技術(shù)有限公司申請(qǐng)注冊(cè)“58教培”商標(biāo)被駁，但在二審訴訟階段幸運(yùn)地等到了在先權(quán)利障礙的消除，進(jìn)而為這一商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊(cè)鋪平了道路。

　　靈活變通化解難題

　　“在涉及相對(duì)理由的駁回復(fù)審案件中，很多時(shí)候商標(biāo)近似和商品、服務(wù)類似的爭(zhēng)議并不大，所以依靠對(duì)在先商標(biāo)提出撤銷與異議申請(qǐng)、無(wú)效宣告請(qǐng)求，或者通過(guò)致使在先商標(biāo)處于變更、轉(zhuǎn)讓、續(xù)展等程序中來(lái)克服在先權(quán)利障礙的情況比較普遍，實(shí)踐中關(guān)于‘暫緩’話題的應(yīng)用也更為企業(yè)所關(guān)注。”北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司合伙人、商標(biāo)代理人李兵介紹，從目前的實(shí)踐來(lái)看，商標(biāo)行政機(jī)關(guān)在商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)的實(shí)質(zhì)審查中，有時(shí)會(huì)以加入審查意見(jiàn)書(shū)的方式，請(qǐng)申請(qǐng)人決定是否請(qǐng)求暫緩審理。

　　記者了解到，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局于2021年發(fā)布的《商標(biāo)審查審理指南》第十九章列明了啟動(dòng)審查意見(jiàn)書(shū)這一程序的18種具體情形，其中明確對(duì)審查決定有重大影響的在先商標(biāo)處于變更、轉(zhuǎn)讓或申請(qǐng)人名義更正程序中，但變更、轉(zhuǎn)讓或更正決定在該商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)的法定審查周期內(nèi)無(wú)法作出的，可以發(fā)審查意見(jiàn)書(shū)告知申請(qǐng)人可以依法提交請(qǐng)求暫緩審查的書(shū)面申請(qǐng)。

　　“將暫緩這一環(huán)節(jié)前置到注冊(cè)申請(qǐng)的實(shí)質(zhì)審查階段，在很大程度上可以避免后續(xù)程序的發(fā)生，促進(jìn)爭(zhēng)議的實(shí)質(zhì)解決，起到節(jié)約行政審查資源和申請(qǐng)人獲權(quán)成本的效果?！崩畋硎?。

　　“正如《商標(biāo)審查審理指南》所規(guī)定，審查意見(jiàn)書(shū)不是商標(biāo)注冊(cè)審查的必經(jīng)程序，僅在案情復(fù)雜，確有必要時(shí)啟動(dòng)。申請(qǐng)人提出的暫緩或中止審理的請(qǐng)求，不一定能得到商標(biāo)行政機(jī)關(guān)或法院的支持。”北京德和衡律師事務(wù)所律師王文俊介紹，是否暫緩審理，商標(biāo)行政部門和法院一般會(huì)考慮中止事由的確定性及所需時(shí)間長(zhǎng)短等因素，如果等待事由確定且等候時(shí)間不長(zhǎng)，實(shí)踐中一般傾向于支持中止審理。

　　“如果申請(qǐng)人已經(jīng)通過(guò)諸多程序，耗費(fèi)很多資源為清除在先權(quán)利障礙而努力，再考慮通常駁回決定中援引的在先商標(biāo)并非窮盡，重新申請(qǐng)注冊(cè)會(huì)面臨較大風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)企業(yè)業(yè)可接受訴訟成本的前提下，建議企業(yè)繼續(xù)走后續(xù)程序，直到消除在先權(quán)利障礙。而針對(duì)申請(qǐng)商標(biāo)本身具有較強(qiáng)顯著性，再次對(duì)申請(qǐng)商標(biāo)近似性進(jìn)行檢索發(fā)現(xiàn)重新申請(qǐng)注冊(cè)的風(fēng)險(xiǎn)較小，而且對(duì)后續(xù)訴訟成本壓力較大的申請(qǐng)人，則不建議繼續(xù)等待在先商標(biāo)狀態(tài)的改變。”李兵表示。

　　王文俊建議，企業(yè)要靈活變通，可以通過(guò)交換交易等方式解決問(wèn)題，有時(shí)堅(jiān)持通過(guò)程序解決，成本可能更高。如“小鹿茶”商標(biāo)案，既然已經(jīng)達(dá)成轉(zhuǎn)讓意向，則可以通過(guò)注銷在先商標(biāo)的方式來(lái)解決，節(jié)約時(shí)間和金錢成本，消除在先權(quán)利障礙。