閱讀提示：山東一公司在已經(jīng)知曉西安“陜拾叁”店鋪提供餐飲服務(wù)、存在“陜拾叁”商標(biāo)的情形下，仍然在餐廳等服務(wù)上注冊(cè)與“陜拾叁”在呼叫、文字構(gòu)成、整體識(shí)別等方面均相近的“陜拾叁 面及圖”商標(biāo)。商標(biāo)行政管理部門在商標(biāo)無效宣告糾紛案中，對(duì)“陜拾叁 面及圖”商標(biāo)作出無效宣告裁定后，山東公司因不服裁定，接連向一審二審和再審法院提出訴求，但均未獲得支持。

　　一個(gè)是主營(yíng)秦酥的“陜拾叁”，一個(gè)是主營(yíng)肉夾饃的“陜十三”，二者分處相隔千余公里的古都西安與山東濰坊，因?yàn)橐患D文組合商標(biāo)而產(chǎn)生了糾葛。

　　近日，雙方紛爭(zhēng)有了新進(jìn)展，最高人民法院裁定駁回了山東陜十三餐飲管理有限公司（下稱陜十三公司）法定代表人張某某的再審申請(qǐng)，認(rèn)定其在餐飲類服務(wù)上申請(qǐng)注冊(cè)第14039166號(hào)“陜拾叁 面及圖”商標(biāo)（下稱訴爭(zhēng)商標(biāo)，如圖），構(gòu)成以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)“陜拾叁”店鋪創(chuàng)始人巫某某已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)，訴爭(zhēng)商標(biāo)在自助餐廳、餐廳、飯店、餐館、快餐館服務(wù)（以下統(tǒng)稱涉案服務(wù)）上的注冊(cè)應(yīng)宣告無效。

　　“陜拾叁”遇上“陜十三”

　　陜十三公司官網(wǎng)宣稱，該公司2013年創(chuàng)立于濰坊市，主打產(chǎn)品為“陜十三肉夾饃”。

　　2014年2月，張某某提交了訴爭(zhēng)商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)，于2016年10月被核準(zhǔn)注冊(cè)，核定使用在涉案服務(wù)及會(huì)議室出租、旅館預(yù)訂、養(yǎng)老院等第43類服務(wù)上。

　　2017年3月，“陜拾叁”店鋪創(chuàng)始人巫某某針對(duì)訴爭(zhēng)商標(biāo)提出無效宣告請(qǐng)求，主張?jiān)V爭(zhēng)商標(biāo)與其第12378941號(hào)“陜拾叁”商標(biāo)（下稱引證商標(biāo)）構(gòu)成使用在類似商品或服務(wù)上的近似商標(biāo)；張某某曾于2013年10月去西安參觀考察了其“陜拾叁”店鋪，并在微博中上傳了“陜拾叁”店鋪門頭照片，應(yīng)當(dāng)明確知曉其“陜拾叁”商標(biāo)的存在，屬于搶注其在先使用并有一定影響的商標(biāo)；訴爭(zhēng)商標(biāo)具有欺騙性，易使相關(guān)公眾對(duì)服務(wù)的產(chǎn)地產(chǎn)生誤認(rèn)。

　　根據(jù)公開資料顯示，“陜拾叁”品牌于2013年創(chuàng)辦于西安市，主營(yíng)秦酥、冰酪等產(chǎn)品。

　　針對(duì)巫某某的主張，張某某辯稱，訴爭(zhēng)商標(biāo)與引證商標(biāo)整體外觀區(qū)別明顯，訴爭(zhēng)商標(biāo)核定使用服務(wù)與引證商標(biāo)核定使用商品不屬于類似商品或服務(wù)，而且巫某某提交的證據(jù)不能證明其“陜拾叁”商標(biāo)經(jīng)使用已具有一定知名度，訴爭(zhēng)商標(biāo)亦并不具有欺騙性。

　　2018年2月，原國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)（下稱原商評(píng)委）作出裁定認(rèn)為，訴爭(zhēng)商標(biāo)并不存在欺騙性，其核定使用的餐廳等服務(wù)與引證商標(biāo)核定使用的冰淇淋等商品不屬于類似商品或服務(wù)，兩件商標(biāo)共同使用在非類似商品或服務(wù)上不至于引起相關(guān)公眾混淆、誤認(rèn)，訴爭(zhēng)商標(biāo)與引證商標(biāo)未構(gòu)成使用在類似商品或服務(wù)上的近似商標(biāo)；張某某應(yīng)當(dāng)明確知悉巫某某具有一定獨(dú)創(chuàng)性的“陜拾叁”商標(biāo)的存在，其在類似服務(wù)上申請(qǐng)注冊(cè)與之相近似的訴爭(zhēng)商標(biāo)，違反了誠(chéng)實(shí)信用原則，構(gòu)成以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)。綜上，原商評(píng)委裁定對(duì)訴爭(zhēng)商標(biāo)予以無效宣告。

　　張某某不服上述裁定，向法院提起行政訴訟，主張其不構(gòu)成以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)巫某某已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)。

　　北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理認(rèn)為，訴爭(zhēng)商標(biāo)在涉案服務(wù)上的申請(qǐng)注冊(cè)構(gòu)成以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)巫某某已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)，而在其他核定使用服務(wù)上不構(gòu)成。綜上，法院于2019年9月一審判決撤銷以上無效宣告裁定。

　　張某某不服，遂上訴至北京市高級(jí)人民法院。二審法院經(jīng)審理認(rèn)為，“陜拾叁”店鋪的開業(yè)時(shí)間早于訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)日且實(shí)際提供了餐飲服務(wù)，在訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)日前經(jīng)宣傳、使用已具有一定知名度，涉案服務(wù)與巫某某在先使用的商標(biāo)所涉餐飲服務(wù)在服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)方式、服務(wù)對(duì)象上相近，且訴爭(zhēng)商標(biāo)與該在先使用的商標(biāo)在呼叫、文字構(gòu)成、整體識(shí)別等方面均相近，張某某已經(jīng)知曉“陜拾叁”店鋪的存在，在未說明其具有相應(yīng)正當(dāng)理由的基礎(chǔ)上，申請(qǐng)注冊(cè)訴爭(zhēng)商標(biāo)難謂善意。

　　綜上，二審法院于2021年9月判決駁回張某某的上訴請(qǐng)求，維持一審判決。隨后，張某某向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹?，但未能獲得支持。

　　判定“搶注”的考量因素

　　我國(guó)商標(biāo)法第三十二條規(guī)定，不得以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)?！斑@一法律規(guī)定是對(duì)在先使用、有一定知名度的未注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)。”北京卓緯律師事務(wù)所合伙人、律師孫志峰表示，適用上述規(guī)定，需要以訴爭(zhēng)商標(biāo)核定使用的商品或服務(wù)與他人商標(biāo)所指向的商品或服務(wù)屬于同一種或者類似商品或服務(wù)為前提條件，而在先使用并有一定影響是認(rèn)定訴爭(zhēng)商標(biāo)是否構(gòu)成以不正當(dāng)手段搶注的基礎(chǔ)和前提。

　　孫志峰指出，“已經(jīng)使用并有一定影響”是指請(qǐng)求保護(hù)的商標(biāo)在訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)日前進(jìn)行了實(shí)際使用，而且有一定的持續(xù)使用時(shí)間、區(qū)域、銷量或者廣告宣傳等，從而能夠使一定范圍的相關(guān)公眾知曉該商標(biāo)，進(jìn)而對(duì)商品或服務(wù)來源加以區(qū)分，這種使用不應(yīng)局限于某種特定的具體使用方式，只要相關(guān)標(biāo)志能夠起到識(shí)別和區(qū)分商品或服務(wù)來源的作用，使相關(guān)公眾能夠?qū)⒃摌?biāo)志與特定來源的商品或服務(wù)建立起穩(wěn)定的對(duì)應(yīng)關(guān)系，就應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該使用行為屬于商標(biāo)使用行為。同時(shí)，對(duì)于“有一定影響”的認(rèn)定并非一定要求對(duì)相關(guān)商標(biāo)進(jìn)行大量使用，而需要結(jié)合具體案情加以確定，商標(biāo)申請(qǐng)人具有明顯的惡意、與商標(biāo)在先使用人在同一地域等因素都可能影響法院對(duì)“有一定影響”的判斷。

　　怎樣判斷訴爭(zhēng)商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)是否采取了不正當(dāng)手段？在孫志峰看來，應(yīng)綜合考慮訴爭(zhēng)商標(biāo)注冊(cè)人與在先商標(biāo)使用人是否有貿(mào)易往來或合作關(guān)系，是否共處相同地域或者雙方商標(biāo)核定使用的商品或服務(wù)有相同的銷售渠道和地域范圍，訴爭(zhēng)商標(biāo)注冊(cè)人與在先使用人曾發(fā)生過其他糾紛而知曉在先使用人商標(biāo)，訴爭(zhēng)商標(biāo)注冊(cè)人與在先使用人曾有內(nèi)部人員往來，他人商標(biāo)具有較強(qiáng)的獨(dú)創(chuàng)性且訴爭(zhēng)商標(biāo)與之高度近似。