2021年7月15日，最高人民法院發(fā)布第28批指導(dǎo)性案例。其中，指導(dǎo)案例第162號“重慶江小白酒業(yè)有限公司訴國家知識產(chǎn)權(quán)局、第三人重慶市江津酒廠（集團(tuán)）有限公司商標(biāo)權(quán)無效宣告行政糾紛案”（下稱江小白案）為商標(biāo)權(quán)無效宣告案。本文旨在結(jié)合該案，探討《商標(biāo)法》第十五條的適用要件以及“江小白”案對于企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)布局、保護(hù)的啟示。

一、“江小白”案情簡介

訴爭商標(biāo)：第10325554號“江小白”商標(biāo)

注冊人（再審申請人）：重慶江小白酒業(yè)有限公司（簡稱江小白公司）

無效宣告申請人：重慶市江津酒廠（集團(tuán)）有限公司（簡稱江津酒廠）

訴爭商標(biāo)系由成都格尚廣告有限責(zé)任公司于2011年12月19日申請注冊，核定使用在第33類酒類商品上。經(jīng)核準(zhǔn)，權(quán)利人先后變更為四川新藍(lán)圖商貿(mào)有限公司（簡稱新藍(lán)圖公司）、江小白公司。

本案的焦點(diǎn)是新藍(lán)圖公司申請注冊第10325554號“江小白”商標(biāo)的行為是否構(gòu)成2001《商標(biāo)法》第十五條規(guī)定的情形，具體歸納為：1、江津酒廠是否在訴爭商標(biāo)申請日前已經(jīng)使用訴爭商標(biāo)。2、新藍(lán)圖公司是否在與江津酒廠所形成的代理經(jīng)銷關(guān)系中知曉江津酒廠使用的訴爭商標(biāo)。

最高人民法院改判本案最主要的原因在于江津酒廠所提供的證據(jù)不足以證明其在先使用訴爭商標(biāo)，且涉及訴爭商標(biāo)申請日之前的使用證據(jù)存在明顯的瑕疵、無法相互印證。

另外，雖然江津酒廠與新藍(lán)圖公司的確于2012年2月20日簽訂銷售合同和定制產(chǎn)品銷售合同，但合同中僅僅授權(quán)新藍(lán)圖公司銷售“幾江”牌系列酒定制產(chǎn)品，其中并未涉及“江小白”商標(biāo)，且雙方約定產(chǎn)品概念的創(chuàng)意、包裝設(shè)計(jì)、廣告用語、市場推廣方案均由新藍(lán)圖公司所有。

最后，江津酒廠與新藍(lán)圖公司合作期間的往來郵件等證據(jù)同樣證明“江小白”名稱以及產(chǎn)品設(shè)計(jì)由時任新藍(lán)圖公司的法定代表人陶石泉在先提出。而江津酒廠無法證明“江小白”商標(biāo)是新藍(lán)圖公司為江津酒廠設(shè)計(jì)。

最高人民法院的這一指導(dǎo)案例明確了雖存在代理經(jīng)銷關(guān)系、但經(jīng)銷合同對相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)的歸屬進(jìn)行了明確約定且被代理人沒有在先使用行為的情況下《商標(biāo)法》第十五條“被代理人商標(biāo)”認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)，對類似案件具有很好的指導(dǎo)意義。

二、《商標(biāo)法》第十五條的構(gòu)成和適用條件

因第十五條要求特定關(guān)系的存在，同時，《商標(biāo)法》在幾次修改后對遏制惡意搶注存在多個競合條款，在商標(biāo)授權(quán)確權(quán)案件中我們看到的是行政和司法機(jī)關(guān)對《商標(biāo)法》第十五條的適用要件雖然較之前有所放松，但整體上還是比較嚴(yán)格的。實(shí)踐中大量案件因?yàn)榕e證原因主張第十五條未能成功，筆者將結(jié)合“江小白”案和其他相關(guān)案例進(jìn)行分析。

第十五條第一款代理人、代表人搶注商標(biāo)的成立條件為：

1、系爭商標(biāo)為被代理人或者被代表人所有；

2、系爭商標(biāo)注冊申請人和商標(biāo)所有人存在代理或者代表關(guān)系；

3、系爭商標(biāo)與商標(biāo)所有人的商標(biāo)相同或近似，商品相同或類似。

第十五條第二款的其他關(guān)系構(gòu)成要件和第一款略有不同，體現(xiàn)在第2個要點(diǎn)為“其他關(guān)系”，同時增加第4點(diǎn)在先使用的要求。

（一）系爭商標(biāo)為被代理人或者被代表人所有

此項(xiàng)要求是第十五條成立的前提條件，爭議往往出現(xiàn)在合同約定不明或者根本沒有約定的情況。一旦代理/代表關(guān)系成立，并不要求被代理人、被代表人對商標(biāo)必須有在先使用。然而在實(shí)踐中，為了證明系爭商標(biāo)為一方所有，往往需要提交在先使用證據(jù)證明品牌的歸屬。

在“江小白”案件中，雙方簽訂了經(jīng)銷合同和產(chǎn)品定制合同，經(jīng)銷合同中約定產(chǎn)品為‘幾江’牌江津老白干，產(chǎn)品定制合同中也沒有明確約定“江小白”品牌的權(quán)屬。為此，雙方在“江小白”商標(biāo)到底應(yīng)該歸誰所有的問題上展開了爭辯。從法院判決來看，在雙方?jīng)]有明確約定時，法院在判斷商標(biāo)權(quán)屬問題上，考慮了以下幾個因素：

1.商標(biāo)是否為被代理、代表方創(chuàng)建？

2.被代理、代表方是否在先使用并為商標(biāo)的商譽(yù)做出貢獻(xiàn)？

3.使用中，商標(biāo)是否將商品來源指示為被代理、代表方？

在“江小白”案中，江小白商標(biāo)為“江小白”的名稱及相關(guān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)系由時任新藍(lán)圖公司的法定代表人陶石泉在先提出，也就是說，“江小白”商標(biāo)由新藍(lán)圖公司一方創(chuàng)建，并非江津酒廠。因此，條件1不成立。

江津酒廠提供了在訴爭商標(biāo)申請日（2011年12月19日）前的使用證據(jù)，但是存在諸多瑕疵，并有偽造證據(jù)的嫌疑。據(jù)此，條件2不成立。

由于江津酒廠并未提供有效證據(jù)證明其在先使用了“江小白”商標(biāo)，條件3的前提也就不復(fù)存在。反倒是江小白公司，在商標(biāo)注冊后進(jìn)行了大規(guī)模的使用和宣傳，使得品牌在公眾中取得了一定知名度。

考慮以上三個因素，同時法院考慮定制合同約定乙方（新藍(lán)圖公司）的產(chǎn)品概念、包裝設(shè)計(jì)、廣告圖案、廣告用語、市場推廣策劃方案，甲方（江津酒廠）應(yīng)予以尊重，未經(jīng)乙方授權(quán)，不得用于甲方直接銷售或者甲方其它客戶銷售的產(chǎn)品上使用。最終，法院認(rèn)定江津酒廠對新藍(lán)圖公司定制產(chǎn)品上除“幾江”外的產(chǎn)品概念、廣告用語等內(nèi)容不享有知識產(chǎn)權(quán)，新藍(lán)圖公司申請注冊“江小白”商標(biāo)未損害江津酒廠的權(quán)利。

第十五條并非效力強(qiáng)制性規(guī)定，尊重當(dāng)事人的意思自治，如果當(dāng)事人約定了知識產(chǎn)權(quán)/商標(biāo)權(quán)屬于經(jīng)銷商、代理商或者第三方所有，從約定。此種情況下，其他合同相對方如果違反合同約定申請商標(biāo)，則可以適用第十五條的規(guī)定。

上海迪繁貿(mào)易有限公司與國家知識產(chǎn)權(quán)局、上海引導(dǎo)者醫(yī)療新材料有限公司商標(biāo)權(quán)無效宣告行政糾紛案中[1]，法院同樣充分考慮了合同各方在合同中對相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)權(quán)屬的約定。在該案中，法院認(rèn)為根據(jù)各方簽署的《合作協(xié)議》，意大利利得有限公司的相關(guān)牙科產(chǎn)品（包括Tixos但不限于種植體）在中國的商標(biāo)、品牌所有權(quán)和永久經(jīng)營權(quán)屬于本案第三人上海引導(dǎo)者醫(yī)療新材料有限公司。由此，法院認(rèn)定原告在明知第三人享有“Tixos”商標(biāo)相關(guān)權(quán)利的情況下，未經(jīng)第三人授權(quán)，對訴爭商標(biāo)進(jìn)行了搶注，其行為違反了誠實(shí)信用原則，損害了商事業(yè)務(wù)往來中第三人的正當(dāng)權(quán)益，其行為難謂善意，違反了《商標(biāo)法》第十五條第二款的規(guī)定。

（二）雙方存在代理/代表關(guān)系或者其他關(guān)系

在“江小白”案中，雙方的經(jīng)銷、合作關(guān)系并沒有太大的爭議，只是經(jīng)銷的品牌為“幾江”，并非“江小白”。實(shí)踐中，證明第十五條第一款的代理代表關(guān)系或者第二款的其他關(guān)系的難點(diǎn)在于搜集證據(jù)，尤其是在正式形成代理代表關(guān)系前的證據(jù)搜集。同時，相關(guān)證據(jù)需要產(chǎn)生于訴爭商標(biāo)申請日前、且能夠體現(xiàn)訴爭商標(biāo)。很多案件由于當(dāng)事人不能提供完整的證據(jù)鏈以證明爭議雙方之間的關(guān)系而沒有成功主張第十五條。協(xié)議、發(fā)票、書面往來等文件是常見的證據(jù)形式，只有證人證言、公司內(nèi)部資料、無其他證據(jù)予以佐證的，法院一般不認(rèn)可其證明效力。

杭州群核信息技術(shù)有限公司與國家知識產(chǎn)權(quán)局、南陽港灣裝飾工程有限責(zé)任公司商標(biāo)權(quán)無效宣告行政糾紛案中[2]，法院認(rèn)為原告提供的證據(jù)均為單方證據(jù)，且無法體現(xiàn)與第三人的磋商過程中明確使用了“酷家樂”商標(biāo)，證明力較弱。原告在庭審也認(rèn)可其提供的錄音音頻無法明確指明對話相對方為本案第三人。因此，法院認(rèn)為在案證據(jù)無法形成完整的證據(jù)鏈證明原告在訴爭商標(biāo)申請日前在相同或類似服務(wù)上在先使用未注冊商標(biāo)，且第三人明知原告的商標(biāo)存在而申請注冊。原告關(guān)于訴爭商標(biāo)的申請注冊違反《商標(biāo)法》第十五條第二款的主張法院不予支持。

湖北楚英雄體育有限公司與國家知識產(chǎn)權(quán)局、武漢眾志誠體育文化傳播有限公司商標(biāo)權(quán)無效宣告行政糾紛案中[3]，法院認(rèn)定原告提交的證據(jù)能夠證明其自2015年起開始使用“楚英雄”品牌提供羽毛球培訓(xùn)。對于第三人及其關(guān)聯(lián)公司關(guān)系的認(rèn)定，法院認(rèn)為，第三人與其關(guān)聯(lián)公司武漢眾尚體育文化傳播有限公司的法定代表人均為潘磊，微信公眾號“眾尚體育”賬號主體為第三人，微信公眾號“眾尚體育運(yùn)動中心”賬號主體為武漢眾尚體育文化傳播有限公司。據(jù)此，法院認(rèn)為第三人對原告使用“楚英雄”品牌開展羽毛球培訓(xùn)的情況系明知且應(yīng)予主動避讓，屬于商標(biāo)法第十五條第二款規(guī)定的“其他關(guān)系”的情形。

(三)系爭商標(biāo)與商標(biāo)所有人的商標(biāo)相同或近似，商品相同或類似

在判斷商標(biāo)近似的問題上，除了對中文商標(biāo)近似程度的爭議外，實(shí)踐中另外一種常見的情況通常涉及國外品牌，尤其是外國企業(yè)初入中國市場、主要依靠國內(nèi)商業(yè)代理人、經(jīng)銷商進(jìn)行商品、服務(wù)銷售時。此時常見問題的涉及外文商標(biāo)的中文本地化，最常見的情形是外國企業(yè)同其中國代理/經(jīng)銷商/合作伙伴簽署的協(xié)議中僅僅提及外文商標(biāo)，而中方代理/經(jīng)銷商/合作伙伴在商務(wù)談判、合作中申請了外文商標(biāo)對應(yīng)的中文商標(biāo)或者根據(jù)外文商標(biāo)自行設(shè)計(jì)、申請并使用了相關(guān)的中文商標(biāo)。此種情況下，爭議的焦點(diǎn)通常是中文商標(biāo)和英文商標(biāo)是否近似、中文商標(biāo)的權(quán)屬問題。根據(jù)以下法院判決適用的標(biāo)準(zhǔn)，如果中文商標(biāo)是外文商標(biāo)的直接對應(yīng)翻譯，則可以認(rèn)定商標(biāo)近似。否則，很難認(rèn)定為商標(biāo)近似。

培頌?zāi)芄芾眍檰枺ㄉ虾＃┯邢薰九c國家知識產(chǎn)權(quán)局、上海軼事企業(yè)顧問有限公商標(biāo)權(quán)無效宣告行政糾紛案中[4]，法院認(rèn)為，培頌?zāi)芄咀C明其擁有“故事的力量”商標(biāo)的證據(jù)僅為英文協(xié)《Letter of Understanding and Agreement》及中文翻譯件，而在案證據(jù)不足以證明該份協(xié)議中的“STORYTELLING”的中文譯文為“故事的力量”或與“故事的力量”近似，故培頌?zāi)芄静荒茏C明其擁有“故事的力量”商標(biāo)。

當(dāng)前的司法審判中，司法機(jī)關(guān)在適用第十五條時，對類似商品的判斷也不再機(jī)械遵循《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》，而是充分考慮案件的必要性，將類似商品適當(dāng)擴(kuò)張至密切相關(guān)的、事實(shí)上類似的商品。當(dāng)然，在產(chǎn)品相關(guān)度不高的類別上，適用《商標(biāo)法》第十五條仍然存在困難。

寧波森田寵物用品有限公司與國家知識產(chǎn)權(quán)局翡納題納龍股份有限公司商標(biāo)權(quán)無效宣告行政糾紛案中[5]，法院認(rèn)為第三人為來自德國的專業(yè)寵物用品零售商，原告曾通過貿(mào)易公司向第三人提供產(chǎn)品，作為第三人產(chǎn)品的供貨商，原告還通過郵件進(jìn)行業(yè)務(wù)交流，對第三人及其“FRESSNAPF”商標(biāo)應(yīng)明確知曉。訴爭商標(biāo)與第三人“FRESSNAPF”商標(biāo)文字構(gòu)成完全相同，訴爭商標(biāo)核定使用的“玩具、家養(yǎng)寵物玩具”等商品與第三人從事的寵物用品零售具有極強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性。因此，訴爭商標(biāo)在“玩具、家養(yǎng)寵物玩具、玩具小屋、長毛絨玩具”商品上的注冊違反了《商標(biāo)法》第十五條第二款的規(guī)定。

（四）其他關(guān)系的在先使用要求

如前所述，《商標(biāo)法》第十五條第一款的代理關(guān)系代表關(guān)系并未要求在先使用，但是為了證明商標(biāo)權(quán)屬，當(dāng)事人往往需要提交在先使用證據(jù)。第十五條第二款的其他關(guān)系則要求商標(biāo)所有人有在先使用，但一般情況下對知名度不作過高的要求。

三、“江小白”案對企業(yè)經(jīng)營的啟示

江津酒廠與新藍(lán)圖公司在商業(yè)合作之初以及簽訂合同過程中并未明確對商標(biāo)/品牌的所有權(quán)進(jìn)行明確的約定，為日后雙方的爭議埋下了伏筆。

江小白案充分體現(xiàn)了品牌規(guī)劃與布局的重要性，給企業(yè)帶來很多啟示。具體而言：

首先，在商業(yè)合作過程中，合作各方應(yīng)當(dāng)明確各種權(quán)利歸屬，尤其涉及未注冊商標(biāo)時，要明確知識產(chǎn)權(quán)、品牌的歸屬，盡量避免日后的爭議。同時要充分了解各行業(yè)的行業(yè)習(xí)慣、了解合作各方按照行業(yè)慣例運(yùn)作時的法律地位，在此基礎(chǔ)上的合同簽署和權(quán)利義務(wù)的約定能更清晰、明了。

其次，企業(yè)應(yīng)當(dāng)完整規(guī)范的保存商業(yè)運(yùn)營過程中產(chǎn)生的各種形式的證據(jù)，包括同代理人、合作伙伴的郵件往來、代理合作過程中的關(guān)鍵交易文件、權(quán)利人的品牌使用證據(jù)等。如有可能，對這些關(guān)鍵證據(jù)可以通過時間戳等電子證據(jù)取證的形式予以固定，這樣既能控制成本又能最大程度上優(yōu)化證據(jù)形式，在未來可能的爭議中用證據(jù)說話、維護(hù)合法權(quán)利。

第三，在企業(yè)的商業(yè)運(yùn)營中，知識產(chǎn)權(quán)要同商業(yè)策略保持高度一致、并且知識產(chǎn)權(quán)布局要先行、全面。要及時發(fā)現(xiàn)、確認(rèn)運(yùn)營過程中產(chǎn)生應(yīng)予保護(hù)的知識產(chǎn)權(quán)，合理尋求全方面的知識產(chǎn)權(quán)確權(quán)保護(hù)，占據(jù)有利地位、保證競爭優(yōu)勢。

外國企業(yè)初入中國市場，除關(guān)注外文商標(biāo)、全球通用品牌的商標(biāo)注冊、保護(hù)外，同時要加強(qiáng)對應(yīng)的中文商標(biāo)、相關(guān)域名、社交媒體公眾號/帳號的布局，權(quán)屬約定也是十分重要的，這樣方能有效防止后期爭議的發(fā)生、保障企業(yè)運(yùn)營的品牌穩(wěn)定性。

當(dāng)然，如果企業(yè)確實(shí)發(fā)生了商標(biāo)被搶注的情況而且因?yàn)椴荒艹浞峙e證導(dǎo)致《商標(biāo)法》第十五條的適用存在困難的，根據(jù)現(xiàn)行《商標(biāo)法》的其他惡意條款和目前打擊遏制惡意搶注的司法環(huán)境，權(quán)利人仍然有機(jī)會通過充分舉證和合理運(yùn)用其他條款，比如《商標(biāo)法》第十條一款八項(xiàng)（不良影響）、第三十二條（在先使用和其他在先權(quán)利）和第四十四條，打擊基于商業(yè)代理關(guān)系和其他特定關(guān)系的惡意搶注、有效維權(quán)，從而為自己商標(biāo)的申請注冊掃清障礙，維護(hù)企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)，讓知識產(chǎn)權(quán)為企業(yè)的商務(wù)發(fā)展保駕護(hù)航。另外，除了法律途徑，企業(yè)也可通過談判協(xié)商，從商業(yè)渠道化解此類爭議。