注冊(cè)商標(biāo)中含有本商品特點(diǎn)，且未經(jīng)廣泛、大量使用形成與注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人之間特定的對(duì)應(yīng)關(guān)系，起到區(qū)分商品或服務(wù)來(lái)源作用，他人使用與注冊(cè)商標(biāo)相同或近似的文字系描述該商品特點(diǎn)的，屬于我國(guó)商標(biāo)法規(guī)定的正當(dāng)使用，不構(gòu)成對(duì)注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的侵犯。

編者按：

商標(biāo)法第五十九條第一款規(guī)定，注冊(cè)商標(biāo)中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號(hào)，或者直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)，或者含有的地名，注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人無(wú)權(quán)禁止他人正當(dāng)使用。涉案"掌中寶"商標(biāo)注冊(cè)在書(shū)籍類商品上，從該商標(biāo)注冊(cè)前后圖書(shū)上使用"掌中寶"文字的實(shí)際情況來(lái)看，此類圖書(shū)都另有書(shū)名，且多屬于小型資料類圖書(shū)，能握于掌中，便于攜帶、易于閱讀，"掌中寶"應(yīng)當(dāng)是對(duì)該類圖書(shū)這一特點(diǎn)的描述。同時(shí)，該商標(biāo)未經(jīng)長(zhǎng)期、廣泛及大量的使用而獲得較高知名度，使其與商標(biāo)權(quán)人之間形成穩(wěn)固的對(duì)應(yīng)關(guān)系。因此，普通消費(fèi)者在江蘇鳳凰少年兒童出版社有限公司出版的《高中語(yǔ)文基礎(chǔ)知識(shí)》等被控侵權(quán)圖書(shū)上看到"掌中寶"三字，更多地會(huì)理解為系反映該系列圖書(shū)的上述特點(diǎn)，而非標(biāo)明商品的來(lái)源。"掌中寶"商標(biāo)在區(qū)別商品來(lái)源方面的顯著性較弱，存在著天然缺陷，商標(biāo)法的保護(hù)也就相對(duì)有限。但如果"掌中寶"這類的描述性商標(biāo)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期持續(xù)使用，達(dá)到較高的知名度，獲得足夠的顯著性，并建立起與商標(biāo)權(quán)人提供的商品或服務(wù)的特定對(duì)應(yīng)聯(lián)系，起到區(qū)分商品或服務(wù)來(lái)源的作用，則保護(hù)強(qiáng)度也會(huì)相應(yīng)獲得增強(qiáng)。
　　

該案二審判決，通過(guò)對(duì)圖書(shū)領(lǐng)域中帶有描述性文字特點(diǎn)的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)侵權(quán)判定進(jìn)行的探討，非常突出地表明，具有描述性文字特點(diǎn)的注冊(cè)商標(biāo)，注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人通常無(wú)權(quán)禁止他人描述性正當(dāng)使用。

裁判要旨

注冊(cè)商標(biāo)中含有本商品特點(diǎn)，且未經(jīng)廣泛、大量使用形成與注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人之間特定的對(duì)應(yīng)關(guān)系，起到區(qū)分商品或服務(wù)來(lái)源作用，他人使用與注冊(cè)商標(biāo)相同或近似的文字系描述該商品特點(diǎn)的，屬于我國(guó)商標(biāo)法規(guī)定的正當(dāng)使用，不構(gòu)成對(duì)注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的侵犯。

案件信息

一審：淮安中院（2016）蘇08民初201號(hào)民事判決書(shū)；
　　

二審：江蘇高院（2018）蘇民終940號(hào)民事判決書(shū)。

案情摘要

2010年5月14日，經(jīng)國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)局核準(zhǔn)，王建軍取得了第6727567號(hào)"掌中寶"文字商標(biāo)專用權(quán)，核定使用商品為第16類，包括期刊、地圖冊(cè)、書(shū)籍、印刷出版物、照片、報(bào)紙、新聞刊物、文具、印刷品，該商標(biāo)注冊(cè)有效期限自2010年5月14日至2020年5月13日。
　　

2014年9月30日，公證員監(jiān)督王建軍的委托代理人肖菊用公證處連接互聯(lián)網(wǎng)的電腦在"淘寶網(wǎng)"上購(gòu)買(mǎi)淮安樹(shù)人文化傳播有限公司（以下簡(jiǎn)稱樹(shù)人公司）經(jīng)營(yíng)的"淮安樹(shù)人圖書(shū)專營(yíng)店"店鋪銷售的圖書(shū)。2014年10月9日，在公證員的監(jiān)督下，肖菊提取了快遞送過(guò)來(lái)的包裝完好的貨物一件，里面有兩種款式不同的"掌中寶"圖書(shū)及發(fā)票。當(dāng)庭開(kāi)啟公證封存產(chǎn)品，內(nèi)有江蘇少年兒童出版社出版發(fā)行的"掌中寶"圖書(shū)共20冊(cè)。在上述20冊(cè)圖書(shū)的封面、扉面、封底中間均有"掌中寶"字樣。在封底內(nèi)頁(yè)中圖書(shū)在版編目（CIP）數(shù)據(jù)顯示：該書(shū)由江蘇少年兒童出版社出版發(fā)行，第一版次及第一次印刷均在2013年。江蘇鳳凰少年兒童出版社有限公司（以下簡(jiǎn)稱鳳凰公司）當(dāng)庭認(rèn)可公證書(shū)中所涉的注明為江蘇少年兒童出版社出版的圖書(shū)系其出版。

　　
       王建軍向法院提起訴訟，請(qǐng)求判令鳳凰公司、樹(shù)人公司：1.立即停止生產(chǎn)、銷售標(biāo)有"江蘇少年兒童出版社"字樣的"掌中寶"圖書(shū)；2.共同賠償王建軍經(jīng)濟(jì)損失20萬(wàn)元；3.共同承擔(dān)本案訴訟費(fèi)用。

　　
       鳳凰公司辯稱：1、雖然其所出版的圖書(shū)上有"掌中寶"字樣，但這是非商標(biāo)化使用，屬于描述性使用。從文義上看，掌中寶顧名思義是手掌中的寶貝之意，鳳凰公司使用的目的是為了說(shuō)明這是一種便于隨身攜帶的口袋書(shū)，放置手掌中便于閱讀。其所采用的64開(kāi)本，目的就是為了便于攜帶，而不是區(qū)別商品來(lái)源。從商標(biāo)性質(zhì)上看，"掌中寶"屬于顯著特征較弱的商標(biāo)，難以起到識(shí)別的作用；2、作為圖書(shū)來(lái)說(shuō)，"掌中寶"是對(duì)便于攜帶的資料性圖書(shū)的一種叫法，這一情況在出版實(shí)務(wù)領(lǐng)域極其普遍，均不是商標(biāo)化使用，相關(guān)圖書(shū)上的使用時(shí)間遠(yuǎn)遠(yuǎn)早于王建軍申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)的時(shí)間，目前有"掌中寶"文字字樣的圖書(shū)仍在出版。

法院認(rèn)為

淮安中院一審認(rèn)為：

　　
       王建軍取得了"掌中寶"文字商標(biāo)專用權(quán)，且該商標(biāo)目前處在有效期內(nèi)，故王建軍基于該商標(biāo)享有的商標(biāo)專用權(quán)應(yīng)當(dāng)受到法律保護(hù)。

　　
       第一，被控侵權(quán)圖書(shū)的封面中部顯著位置突出標(biāo)注有"掌中寶"字樣，而"掌中寶"系王建軍的注冊(cè)商標(biāo)，鳳凰公司在其出版、發(fā)行的圖書(shū)上將與他人注冊(cè)商標(biāo)相同的標(biāo)志作為圖書(shū)名稱使用，該使用行為容易導(dǎo)致相關(guān)消費(fèi)者對(duì)圖書(shū)來(lái)源產(chǎn)生混淆和誤認(rèn)，誤認(rèn)為該圖書(shū)來(lái)源于王建軍或與王建軍有某種關(guān)聯(lián)，侵害了王建軍的商標(biāo)權(quán)。對(duì)于鳳凰公司抗辯的描述性使用理由，一審法院認(rèn)為，王建軍所持有的"掌中寶"商標(biāo)標(biāo)識(shí)長(zhǎng)期在相關(guān)圖書(shū)領(lǐng)域的使用，鳳凰公司提交的證據(jù)并不足以證明"掌中寶"一詞已經(jīng)成為圖書(shū)行業(yè)的通用名稱，尤其在王建軍取得商標(biāo)權(quán)后，鳳凰公司在出版的書(shū)籍封面上的顯著位置突出標(biāo)注"掌中寶"字樣，其侵權(quán)故意明顯，故對(duì)鳳凰公司該抗辯理由不予采納。同時(shí)，本案中，王建軍提交了公證書(shū)及封存產(chǎn)品實(shí)物，能夠證明樹(shù)人公司銷售了涉案被控侵權(quán)圖書(shū)，故樹(shù)人公司銷售涉案侵權(quán)圖書(shū)的行為亦侵害了王建軍的商標(biāo)權(quán)。
　　

第二，關(guān)于鳳凰公司、樹(shù)人公司的責(zé)任如何承擔(dān)的問(wèn)題。因鳳凰公司在其出版、發(fā)行的圖書(shū)上使用了與王建軍注冊(cè)商標(biāo)相近似的標(biāo)識(shí)，其行為侵害了王建軍的商標(biāo)權(quán)，故王建軍要求鳳凰公司停止侵權(quán)、賠償損失并支付合理開(kāi)支的訴訟請(qǐng)求，應(yīng)予以支持。樹(shù)人公司銷售侵害王建軍商標(biāo)權(quán)的圖書(shū)，其行為亦侵害了王建軍的商標(biāo)權(quán)，故王建軍要求其停止侵權(quán)、賠償損失并支付合理開(kāi)支的訴訟請(qǐng)求亦應(yīng)予以支持。關(guān)于鳳凰公司、樹(shù)人公司的賠償數(shù)額如何確定的問(wèn)題。鑒于王建軍未能提交有效證據(jù)證明鳳凰公司、樹(shù)人公司因侵權(quán)所獲得的利益或其因被侵權(quán)所受到的損失，故綜合考慮涉案商標(biāo)價(jià)值，鳳凰公司、樹(shù)人公司的經(jīng)營(yíng)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)時(shí)間、侵權(quán)行為的性質(zhì)、情節(jié)及王建軍為本案訴訟所支付的合理開(kāi)支等因素，依法酌情確定鳳凰公司賠償王建軍經(jīng)濟(jì)損失及為制止侵權(quán)行為所支付的合理支出共計(jì)150000元，樹(shù)人公司在50000元范圍內(nèi)對(duì)鳳凰公司應(yīng)承擔(dān)的賠償數(shù)額負(fù)連帶賠償責(zé)任。

　　
       鳳凰公司不服一審判決，向江蘇高院提起上訴。
　　

江蘇高院二審認(rèn)為：

　　
       鳳凰公司在出版的圖書(shū)上使用"掌中寶"文字未侵害王建軍"掌中寶"注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，主要理由：
　　

首先，涉案注冊(cè)商標(biāo)"掌中寶"的顯著性較弱。"掌中寶"并非一個(gè)臆造詞，且早在該商標(biāo)核準(zhǔn)注冊(cè)前，圖書(shū)上使用"掌中寶"文字的情形就已存在。如中國(guó)勞動(dòng)社會(huì)保障出版社出版的《自我保健按摩掌中寶》2005年3月第1版，2006年4月第2次印刷；外語(yǔ)教學(xué)與研究出版社出版的《高中英語(yǔ)詞匯掌中寶》2007年9月第1版；湖北教育出版社出版的《單詞掌中寶》2009年3月第1版。特別是中國(guó)法制出版社出版的《知識(shí)產(chǎn)權(quán)法》（學(xué)生常用法規(guī)掌中寶），不僅有2009年版，還有2015～2016版及2017～2018版，在2017～2018版修訂說(shuō)明中記載"我社于2006年首次出版'學(xué)生常用法規(guī)掌中寶'系列圖書(shū)，歷經(jīng)多次改版修訂……"，由此可見(jiàn)上述使用"掌中寶"文字的系列圖書(shū)不僅出版時(shí)間早于王建軍"掌中寶"商標(biāo)核準(zhǔn)注冊(cè)之日，且一直處于持續(xù)的使用狀態(tài)。

　　
        其次，涉案注冊(cè)商標(biāo)"掌中寶"尚未與王建軍之間形成穩(wěn)固的對(duì)應(yīng)關(guān)系。如上所述，在王建軍注冊(cè)"掌中寶"商標(biāo)之前，即有在圖書(shū)商品上使用"掌中寶"文字的情形存在，王建軍未能提供有效證據(jù)證明涉案"掌中寶"商標(biāo)在核準(zhǔn)注冊(cè)之后，通過(guò)其廣泛、大量的使用，使該注冊(cè)商標(biāo)與王建軍之間形成特定的對(duì)應(yīng)關(guān)系，起到區(qū)分商品來(lái)源的作用，即消費(fèi)者一看到圖書(shū)上標(biāo)識(shí)的"掌中寶"商標(biāo)就能想到該圖書(shū)來(lái)源于王建軍。王建軍提供的證據(jù)僅能證明其在2014年授權(quán)世界圖書(shū)出版公司出版了標(biāo)識(shí)"掌中寶"注冊(cè)商標(biāo)的系列圖書(shū)，但并不能證明該些圖書(shū)出版量大、銷售面廣、持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)。首先，《圖書(shū)、期刊印刷委托書(shū)》僅能證明在2014年7月世界圖書(shū)出版公司委托印刷公司印刷十種"掌中寶"系列圖書(shū)，每種圖書(shū)印數(shù)為3000冊(cè)。其次，掌中寶系列叢書(shū)獨(dú)家代理合同書(shū)或獨(dú)家代理戰(zhàn)略合作合同書(shū)是原件的僅有4份，其中有2份合同的簽訂時(shí)間早于世界圖書(shū)出版公司出版、王建軍主編的"掌中寶"系列叢書(shū)的2014年8月，且無(wú)證據(jù)證明該些合同已實(shí)際履行。再次，發(fā)貨物流清單中載明的貨物名稱僅是"書(shū)"，無(wú)法證明發(fā)送的貨物是標(biāo)注"掌中寶"注冊(cè)商標(biāo)的系列圖書(shū)。而與其對(duì)應(yīng)的《掌中寶》發(fā)貨清單及2014年出具的12張收款收據(jù)均系王建軍單方制作，其真實(shí)性無(wú)法確認(rèn)。其中1張收款收據(jù)載明"《掌中寶》14萬(wàn)冊(cè)充抵"，與上述印刷委托書(shū)記載的印刷總冊(cè)數(shù)明顯不符。
　　

再次，被控侵權(quán)圖書(shū)上使用"掌中寶"文字系正當(dāng)使用?！吨腥A人民共和國(guó)商標(biāo)法》第五十九條第一款規(guī)定，注冊(cè)商標(biāo)中含有的本商品的其他特點(diǎn)，注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人無(wú)權(quán)禁止他人正當(dāng)使用。圖書(shū)作為一種特殊的商品，讀者購(gòu)買(mǎi)時(shí)主要是根據(jù)圖書(shū)封面上標(biāo)注的反映圖書(shū)內(nèi)容的書(shū)名、作者及出版社進(jìn)行區(qū)分并選擇。從涉案商標(biāo)"掌中寶"核準(zhǔn)注冊(cè)前后，圖書(shū)上使用"掌中寶"文字的實(shí)際情況來(lái)看，該類圖書(shū)都另有書(shū)名，即使有些書(shū)名中含有"掌中寶"，讀者往往也并不會(huì)僅因圖書(shū)上使用"掌中寶"文字而選擇該圖書(shū)。此類圖書(shū)多屬于小型資料類圖書(shū)，反映出的共同特點(diǎn)是64開(kāi)本，能握于掌中，便于攜帶、易于閱讀。被控侵權(quán)圖書(shū)的書(shū)名系《高中語(yǔ)文基礎(chǔ)知識(shí)》等，其上標(biāo)注"掌中寶"僅僅是為了反映該系列圖書(shū)的上述特點(diǎn)，屬于正當(dāng)使用。

　　
      基于以上考慮，鳳凰公司在被控侵權(quán)圖書(shū)上使用"掌中寶"文字不構(gòu)成對(duì)王建軍涉案注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的侵害。

　　
     一審判決：鳳凰公司、樹(shù)人公司立即停止侵權(quán)，鳳凰公司賠償王建軍經(jīng)濟(jì)損失及合理開(kāi)支共計(jì)150000元，樹(shù)人公司對(duì)王建軍的150000元損失與鳳凰公司在50000元范圍內(nèi)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任；

　　
     二審判決：撤銷一審判決，駁回王建軍的訴訟請(qǐng)求。二審合議庭：袁滔、宋峰、何永宏