電影名稱或名稱的一部分與他人的注冊商標(biāo)相同，是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)？圍繞這一問題，“軒轅劍”電腦游戲發(fā)行方與電影《軒轅劍傳奇》的出品方及宣傳方展開了一場激辯。

　　近日，雙方紛爭有了新進(jìn)展。北京知識產(chǎn)權(quán)法院日前作出終審判決認(rèn)為，海南大舜影視文化傳播有限公司（下稱大舜公司）在涉案電影《軒轅劍傳奇》的名稱中使用“軒轅劍”字樣，并未侵犯大宇資訊股份有限公司（下稱大宇公司）對第6481452號“軒轅劍”商標(biāo)（下稱涉案商標(biāo)）享有的注冊商標(biāo)專用權(quán)，但構(gòu)成擅自使用大宇公司知名商品特有名稱的不正當(dāng)競爭行為，北京幻思文化傳播有限公司（下稱幻思公司）無需承擔(dān)連帶責(zé)任。

　　據(jù)了解，大宇公司主張大舜公司為涉案電影《軒轅劍傳奇》的第一出品人，其在出品的電影中使用與涉案商標(biāo)相近似的“軒轅劍”文字，誤導(dǎo)公眾，引起誤解，幻思公司為該電影進(jìn)行市場宣傳、推廣，二者的行為侵犯了其對涉案商標(biāo)享有的專用權(quán)；同時，《軒轅劍》是該公司推出的電腦游戲，具有較高知名度，大舜公司與幻思公司使用“軒轅劍傳奇”的電影名稱進(jìn)行電影制作、宣傳，造成混淆，使觀眾誤認(rèn)為二者之間存在關(guān)聯(lián)，擴(kuò)大其電影的影響力，構(gòu)成不正當(dāng)競爭行為。綜上，大宇公司請求法院判令大舜公司、幻思公司立即停止對涉案商標(biāo)專用權(quán)的侵犯，立即停止使用“軒轅劍”的不正當(dāng)競爭行為，并判令大舜公司、幻思公司刊登聲明以消除影響，連帶賠償其經(jīng)濟(jì)損失及合理支出共計100萬元。

　　大舜公司辯稱，“軒轅劍”不是大宇公司所臆造，與其不具有唯一對應(yīng)性，也不是大宇公司的知名商品特有名稱；大舜公司擁有“軒轅劍傳奇”電影名稱權(quán)益，有權(quán)將其作為名稱在電影上使用及宣傳；大舜公司使用“軒轅劍傳奇”作為電影名稱，不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)與不正當(dāng)競爭行為，大宇公司的索賠沒有事實(shí)依據(jù)。

　　北京市朝陽區(qū)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，大舜公司將“軒轅劍傳奇”作為電影名稱使用，僅具有描述性，不構(gòu)成商標(biāo)法意義上的使用，故不構(gòu)成對大宇公司涉案商標(biāo)專用權(quán)的侵犯；大宇公司的《軒轅劍》游戲構(gòu)成知名商品，“軒轅劍”構(gòu)成知名商品的特有名稱，大舜公司使用包含“軒轅劍”字樣的電影名稱，構(gòu)成擅自使用知名商品特有名稱的不正當(dāng)競爭行為；幻思公司的涉案行為均從屬于大舜公司使用“軒轅劍傳奇”作為電影名稱的不正當(dāng)競爭行為，并無主觀過錯，無需承擔(dān)連帶責(zé)任。

　　綜上，法院一審判決大舜公司立即停止使用“軒轅劍傳奇”作為電影名稱的不正當(dāng)競爭行為，刊登聲明以消除其不正當(dāng)競爭行為的影響，并賠償大宇公司經(jīng)濟(jì)損失和合理開支6.5萬元。

　　大宇公司不服一審判決，向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起上訴。

　　經(jīng)審理，北京知識產(chǎn)權(quán)法院認(rèn)為，電影名稱系對電影主題、內(nèi)容的高度概括，其同時具備作品標(biāo)題和商品名稱的屬性。大舜公司將“軒轅劍傳奇”作為涉案電影的名稱使用，并未起到區(qū)分商品來源的作用，不構(gòu)成商標(biāo)意義上的使用，故不構(gòu)成對大宇公司涉案商標(biāo)專用權(quán)的侵犯，但構(gòu)成擅自使用知名商品特有名稱的不正當(dāng)競爭行為。同時，幻思公司對大舜公司的不正當(dāng)競爭行為并無主觀過錯，不應(yīng)與大舜公司承擔(dān)連帶責(zé)任。此外，一審法院根據(jù)涉案電影《軒轅劍傳奇》的上映時間等因素酌定大舜公司應(yīng)賠償大宇公司經(jīng)濟(jì)損失5萬元，根據(jù)大宇公司因該案支出的律師費(fèi)、公證費(fèi)、差旅費(fèi)等費(fèi)用的合理性、必要性酌情確定合理費(fèi)用1.5萬元并無不當(dāng)。綜上，法院判決駁回大宇公司上訴，維持一審判決。

　　行家點(diǎn)評

　　湯學(xué)麗北京市盈科律師事務(wù)所知識產(chǎn)權(quán)部主任：該案爭議焦點(diǎn)為在大宇公司于第41類電影制作等服務(wù)上享有“軒轅劍”商標(biāo)的專用權(quán)情況下，大舜公司以“軒轅劍傳奇”作為電影名稱使用是否構(gòu)成對大宇公司注冊商標(biāo)專用權(quán)的侵犯，而判斷是否侵權(quán)的前提則是電影名稱是否屬于商標(biāo)法意義上的使用。對此，2014年最高人民法院在“功夫熊貓”商標(biāo)侵權(quán)案中也有與該案審理思路及結(jié)果一致的認(rèn)定。

　　首先，定義商標(biāo)及商標(biāo)使用。我國商標(biāo)法將“商標(biāo)”定義為“能夠?qū)⑸唐放c他人的商品區(qū)別開的標(biāo)志”，將“商標(biāo)的使用”定義為“將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動法中，用于識別商品來源的行為”。因此，是否為商標(biāo)意義上的使用，應(yīng)判斷具體標(biāo)識是否符合以上條件，即能否發(fā)揮將其商品或服務(wù)與他人商品或服務(wù)區(qū)別開的識別商品或服務(wù)來源的作用。

　　其次，分析電影作品名稱的性質(zhì)。電影作為一種特殊的商品，其名稱具有著作權(quán)法意義上作品標(biāo)題名稱和電影商品名稱的雙重屬性。根據(jù)相關(guān)公眾的習(xí)慣，影視作品名稱是為了表明影視作品的內(nèi)容是對電影主題、內(nèi)容的高度概括，即發(fā)揮其傾向于作品標(biāo)題的作用，而非表明該電影作品提供者的作用。該案中，法院提到電影創(chuàng)作者或者制作者可以通過標(biāo)注作品出品人、制作人方式而非通過電影作品的名稱來表明其身份。因此，一般情況下電影作品名稱的使用不屬于商標(biāo)法意義上的使用，但當(dāng)相關(guān)主體通過其使用行為使電影名稱能夠與電影出品方建立緊密聯(lián)系時，應(yīng)當(dāng)認(rèn)為相關(guān)公眾已經(jīng)將該電影的名稱作為商品名稱進(jìn)行識別，而該商品名稱即電影名稱是具有區(qū)分商品來源作用的標(biāo)識，則視為商標(biāo)法意義上的使用。

　　具體到該案，因“軒轅劍”是電影作品《軒轅劍傳奇》中的內(nèi)容，大舜公司使用“軒轅劍傳奇”是對電影情節(jié)的概括，非商標(biāo)法意義上的使用，而且大宇公司提交的證據(jù)材料也不能證明“軒轅劍”在第41類影視制作等服務(wù)上與其形成穩(wěn)定的對應(yīng)關(guān)系并具有較高的知名度。因此，大舜公司將“軒轅劍傳奇”作為涉案電影名稱使用并未侵犯大宇公司對涉案商標(biāo)享有的專用權(quán)。