將企業(yè)名稱作為商標(biāo)注冊使用能否起到識別作用,具備商標(biāo)應(yīng)有的顯著特征?針對第8936653號“中華網(wǎng)龍股份有限公司”商標(biāo)(下稱訴爭商標(biāo))的商標(biāo)權(quán)無效宣告請求行政糾紛一案,北京市高級人民法院日前作出判決認(rèn)為,訴爭商標(biāo)與中華網(wǎng)龍股份有限公司(下稱中華網(wǎng)龍公司)的企業(yè)名稱完全相同,注冊使用在計算機(jī)程序(可下載軟件)等核定商品上,相關(guān)公眾很難將其作為商標(biāo)識別,缺乏商標(biāo)應(yīng)有的顯著特征。
據(jù)了解,中華網(wǎng)龍公司成立于2000年,是一家從事線上游戲開發(fā)、企劃、行銷運營的公司。2010年12月10日,中華網(wǎng)龍公司提出訴爭商標(biāo)的注冊申請后,福建網(wǎng)龍計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司(下稱福建網(wǎng)龍公司)曾在初審公告期內(nèi)提出異議但未獲得支持,后訴爭商標(biāo)被核準(zhǔn)注冊使用在計算機(jī)程序(可下載軟件)、電子出版物(可下載)、光盤、計算機(jī)周邊設(shè)備等第9類商品上,專用權(quán)期限從2014年3月14日至2024年3月13日。
2017年6月8日,福建網(wǎng)龍公司針對訴爭商標(biāo)向原國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會(下稱原商評委)提出無效宣告請求,主張訴爭商標(biāo)不具備商標(biāo)應(yīng)有的顯著特征,市場使用中不易起到區(qū)別商品來源的作用,企業(yè)名稱不能等同于商標(biāo);同時,“網(wǎng)龍”為福建網(wǎng)龍公司在先注冊和使用的商號,在國內(nèi)擁有較高的知名度和影響力,訴爭商標(biāo)侵犯了福建網(wǎng)龍公司的在先商號權(quán),其注冊使用容易導(dǎo)致相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆誤認(rèn),致使其利益受到損害。
2018年4月9日,原商評委作出無效宣告請求裁定認(rèn)為,訴爭商標(biāo)經(jīng)過使用已具有一定的顯著特征,可以區(qū)分商品來源;訴爭商標(biāo)“中華網(wǎng)龍股份有限公司”與福建網(wǎng)龍公司的商號“網(wǎng)龍”尚未達(dá)到相同或基本相同的程度,尚不能認(rèn)定訴爭商標(biāo)的申請注冊會使消費者將之與福建網(wǎng)龍公司的商號相聯(lián)系,進(jìn)而損害福建網(wǎng)龍公司的商號權(quán)。綜上,原商評委裁定對訴爭商標(biāo)予以維持。
福建網(wǎng)龍公司不服原商評委所作裁定,隨后向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟。
北京知識產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理認(rèn)為,訴爭商標(biāo)與中華網(wǎng)龍公司的企業(yè)名稱完全相同,相關(guān)公眾很難將其作為商標(biāo)識別,無法起到商標(biāo)的識別作用,缺乏顯著特征,而中華網(wǎng)龍公司在實際使用過程中并未將“中華網(wǎng)龍股份有限公司”作為商標(biāo)使用,其相關(guān)報道和所獲榮譽(yù)直接指向中華網(wǎng)龍公司,相關(guān)證據(jù)不足以證明訴爭商標(biāo)經(jīng)過使用獲得顯著特征。同時,福建網(wǎng)龍公司提交的證據(jù)不足以證明其在訴爭商標(biāo)申請注冊日前,將“網(wǎng)龍”作為商號進(jìn)行廣泛宣傳使用并已具有一定知名度,且訴爭商標(biāo)與福建網(wǎng)龍公司的商號存在一定差異,訴爭商標(biāo)的申請注冊不會導(dǎo)致消費者將其與福建網(wǎng)龍公司相聯(lián)系,訴爭商標(biāo)未侵犯福建網(wǎng)龍公司的在先商號權(quán)。綜上,法院于2019年1月28日作出一審判決,撤銷原商評委所作裁定,并判令原商評委重新作出裁定。
中華網(wǎng)龍公司不服一審判決,向北京市高級人民法院提起上訴。
北京市高級人民法院經(jīng)審理認(rèn)為,訴爭商標(biāo)與福建網(wǎng)龍公司的企業(yè)名稱完全相同,中華網(wǎng)龍公司提交的訴爭商標(biāo)使用證據(jù)亦可佐證其使用均為企業(yè)名稱的使用,相關(guān)報道和所獲榮譽(yù)直接指向中華網(wǎng)龍公司而非訴爭商標(biāo)。訴爭商標(biāo)使用在核定商品上相關(guān)公眾很難將其作為商標(biāo)識別,無法起到商標(biāo)的識別作用,缺乏顯著特征。據(jù)此,法院判決駁回中華網(wǎng)龍公司上訴,維持一審判決。
行家點評
田龍 北京天馳君泰律師事務(wù)所律師:將企業(yè)名稱全稱作為商標(biāo)申請注冊是實踐中常常遇到的現(xiàn)象,而此種商標(biāo)注冊方式的是與非亦曾是業(yè)界爭議熱點。但伴隨行政審查及司法裁判規(guī)則的進(jìn)一步調(diào)整,實踐中對于僅將企業(yè)名稱全稱作為商標(biāo)注冊的顯著性審查日趨嚴(yán)格,不予注冊成為原則,給予注冊是特殊及例外情形。筆者認(rèn)為,對于將企業(yè)名稱全稱作為商標(biāo)注冊應(yīng)當(dāng)進(jìn)行極其嚴(yán)格的審查。
首先,企業(yè)名稱與商標(biāo)的功能具有較大差異,企業(yè)名稱不適合作為商標(biāo)構(gòu)成要素。眾所周知,商標(biāo)的基本功能是區(qū)分商品或服務(wù)的來源;而企業(yè)名稱屬于法人人身權(quán),是企業(yè)在進(jìn)行法律行為時,用以署名的名稱,來表明本企業(yè)和其他交易主體之間的區(qū)別,即企業(yè)名稱在商業(yè)交易中的作用是用來區(qū)分交易主體。將用于區(qū)分交易主體的企業(yè)名稱作為商標(biāo)進(jìn)行注冊會與商標(biāo)的功能產(chǎn)生錯位,無疑將損害商標(biāo)功能的發(fā)揮和實現(xiàn)。
其次,從識別角度來看,企業(yè)名稱作為商標(biāo)注冊并不便于消費者將其作為商標(biāo)進(jìn)行識別,缺乏顯著特征。根據(jù)日常生活經(jīng)驗,消費者對于何為商標(biāo)標(biāo)識、何為企業(yè)名稱,通常具有基本的、清晰的認(rèn)知,消費者難以將企業(yè)名稱作為一件商標(biāo)進(jìn)行識別,而根據(jù)我國商標(biāo)法第九條規(guī)定,申請作為商標(biāo)注冊的標(biāo)志應(yīng)當(dāng)具備顯著特征便于識別,將企業(yè)名稱作為商標(biāo)注冊有違上述規(guī)定。
再次,部分侵權(quán)者以國外企業(yè)名義將企業(yè)名稱全稱進(jìn)行商標(biāo)注冊,在國內(nèi)行侵權(quán)之實。例如,國內(nèi)企業(yè)名稱登記辦法規(guī)定除國務(wù)院決定設(shè)立的企業(yè)外,企業(yè)名稱不得冠以“中國”等字樣,而且除特殊情形外,注冊商標(biāo)也不得含有“中國”文字,但在湖南省高級人民法院審結(jié)的“中國黃金珠寶”糾紛案中,個別主體卻在我國香港特別行政區(qū)登記設(shè)立含有“中國”文字的企業(yè),并以在香港設(shè)立的企業(yè)名稱全稱“中國黃金珠寶投資有限公司”作為商標(biāo)提交注冊申請。如若對此類現(xiàn)象不加以嚴(yán)格審查,客觀上將造成含有“中國”等文字的商標(biāo)泛濫,危害商標(biāo)注冊秩序。
該案中,北京市高級人民法院認(rèn)定訴爭商標(biāo)無法起到商標(biāo)的識別作用,缺乏商標(biāo)應(yīng)有的顯著特征合乎法理,對于以企業(yè)名稱全稱進(jìn)行商標(biāo)注冊的現(xiàn)象具有較強(qiáng)的司法指引意義。