案例
2003年5月21日，國家商標(biāo)局核準(zhǔn)自然人許某“APVUL及橢圓圖形”商標(biāo)注冊申請，核定使用商品為第6類，包括：家具用金屬附件；五金鎖具；掛鎖；金屬鎖（非電）等。2010年3月27日，國家商標(biāo)局核準(zhǔn)中國A公司受讓該注冊商標(biāo)。
墨西哥B公司在墨西哥等多個(gè)國家和地區(qū)在第6、8等類別上注冊了“APVUL”或“APVUL及橢圓圖形”商標(biāo)，其中注冊號為770611、注冊類別為第6類的“APVUL”商標(biāo)于2002年11月27日在墨西哥完成注冊。
2010年8月10日，中國C公司與墨西哥B公司分別簽訂兩份《售貨確認(rèn)書》，約定C公司向B公司提供掛鎖1084打和9233打。之后，C公司向海關(guān)申報(bào)出口時(shí)，A公司以侵犯其注冊商標(biāo)專用權(quán)為由，申請寧波海關(guān)予以扣留。經(jīng)核實(shí)，該兩批掛鎖的鎖體、鑰匙及所附的產(chǎn)品說明書上均帶有“APVUL”商標(biāo)，而掛鎖包裝盒上則均標(biāo)有“APVUL及橢圓圖形”商標(biāo)。產(chǎn)品包裝盒及產(chǎn)品說明書用西班牙文特別標(biāo)明：“進(jìn)口商：C公司”“中國制造”以及C公司的墨西哥地址、電話、傳真等內(nèi)容，但并未標(biāo)注與中國C公司有關(guān)的信息。
2011年1月30日，中國A公司將本案訴至寧波市中級人民法院。請求判令中國C公司停止侵權(quán)并賠償經(jīng)濟(jì)損失。
專家點(diǎn)評
OEM為英文“Original Equipment Manufacture”的縮寫，中文譯為“原始設(shè)備制造”，通常被稱為“貼牌生產(chǎn)或加工”“定牌生產(chǎn)或加工”，即根據(jù)境外委托方（定作方）提供的商標(biāo)（通常為已注冊商標(biāo)），境內(nèi)受托方（加工方）依據(jù)雙方約定為委托方加工使用該特定商標(biāo)或品牌的商品，并且將該產(chǎn)品全部交由委托方返銷國外的經(jīng)營活動(dòng)（該委托方在中國國內(nèi)沒有該注冊商標(biāo)的商標(biāo)權(quán)人），委托方根據(jù)約定向加工方支付相應(yīng)費(fèi)用。OEM主要特征包括：交易主體的跨國性，委托方對所加工商品的商標(biāo)權(quán)利的專有性以及委托方對OEM產(chǎn)品流向的嚴(yán)格把控性。
國際貿(mào)易實(shí)務(wù)中，認(rèn)定OEM是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。
本案中，不同審級法院作出了不同判決。
一審法院認(rèn)為，依照商標(biāo)法及司法解釋相關(guān)規(guī)定，對注冊商標(biāo)“雙相同”的推定絕對引發(fā)公眾混淆，對不相同商標(biāo)則依據(jù)國內(nèi)相關(guān)公眾“接觸可能性”可排除商標(biāo)的混淆可能性，據(jù)此判定本案中OEM所使用的商標(biāo)構(gòu)成對國內(nèi)商標(biāo)權(quán)利人的侵權(quán)。
二審法院嚴(yán)格遵循“商標(biāo)地域性”原則，以“商標(biāo)法及司法解釋均無例外規(guī)定”為由，拒絕承認(rèn)“貼牌加工”的特殊性，判定本案中OEM所使用的商標(biāo)與國內(nèi)商標(biāo)權(quán)利人主張的商標(biāo)具有相同或近似而認(rèn)定構(gòu)成侵權(quán)。
2015年11月，再審法院撤銷一、二審判決，認(rèn)定本案不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。再審法院認(rèn)為，本案中，B公司系墨西哥“APVUL”或“APVUL及橢圓圖形”注冊商標(biāo)權(quán)利人（第6類、第8類）。中國C公司受B公司委托，按照其要求生產(chǎn)掛鎖，在掛鎖上使用“APVUL”相關(guān)標(biāo)識并全部出口至墨西哥，該批掛鎖并不在中國市場上銷售，也就是該標(biāo)識不會在我國領(lǐng)域內(nèi)發(fā)揮商標(biāo)的識別功能，不具有使我國的相關(guān)公眾將貼附該標(biāo)志的商品，與A公司生產(chǎn)的商品的來源產(chǎn)生混淆和誤認(rèn)的可能性。
商標(biāo)作為區(qū)分商品或者服務(wù)來源的標(biāo)識，其基本功能在于商標(biāo)的識別性，中國C公司依據(jù)B公司的授權(quán)，上述使用相關(guān)“APVUL”標(biāo)志的行為在中國境內(nèi)僅屬物理貼附行為，為B公司在其享有商標(biāo)專用權(quán)的墨西哥國使用其商標(biāo)提供了必要的技術(shù)性條件，在中國境內(nèi)并不具有識別商品來源的功能。因此，中國C公司在委托加工產(chǎn)品上貼附的標(biāo)志，既不具有區(qū)分所加工商品來源的意義，也不能實(shí)現(xiàn)識別該商品來源的功能，故其所貼附的標(biāo)志不具有商標(biāo)的屬性，在產(chǎn)品上貼附標(biāo)志的行為亦不能被認(rèn)定為商標(biāo)意義上的使用行為。
商標(biāo)的特點(diǎn)在于識別性，商標(biāo)法所保護(hù)的就是商標(biāo)識別性。判斷在相同商品上使用相同的商標(biāo)，或者判斷在相同商品上使用近似的商標(biāo)，或者判斷在類似商品上使用相同或者近似的商標(biāo)是否容易導(dǎo)致混淆，要以商標(biāo)發(fā)揮或者可能發(fā)揮識別功能為前提。破壞商標(biāo)的識別功能是構(gòu)成侵害商標(biāo)權(quán)的基礎(chǔ)。
對于OEM是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，主要考慮以下幾個(gè)因素：
第一，OEM的產(chǎn)品全部交付境外委托方，是否會造成與國內(nèi)相同或近似商標(biāo)的混淆與誤認(rèn)；
第二，OEM生產(chǎn)行為是否造成對國內(nèi)商標(biāo)權(quán)人的真實(shí)損害；
第三，在OEM加工商品上貼附商標(biāo)的行為是否構(gòu)成商標(biāo)法上的“商標(biāo)使用”。
國際貿(mào)易實(shí)務(wù)中，國內(nèi)接受委托的生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)盡到合理注意和必要審查的義務(wù)。發(fā)生糾紛后，法院對此類案件的商標(biāo)侵權(quán)所發(fā)生的“實(shí)質(zhì)性損害”要進(jìn)行科學(xué)認(rèn)定，從而平衡國內(nèi)商標(biāo)權(quán)人、OEM加工企業(yè)與境外商標(biāo)權(quán)人或商標(biāo)使用權(quán)人的利益。
