本文中案情爭議焦點為被告在侵權(quán)訴訟中所主張的正當(dāng)使用抗辯能否成立。其中提到了使用效果，為盡可能減少市場混淆，在判斷是否構(gòu)成正當(dāng)使用時，還是應(yīng)當(dāng)考慮混淆因素，將“不構(gòu)成混淆”作為正當(dāng)使用的一個成立要件，以此促使行為人更加規(guī)范謹(jǐn)慎地使用描述性詞匯。另外，注冊商標(biāo)的顯著性和知名度、注冊商標(biāo)的歷史因素也是影響正當(dāng)性使用認定的需要考慮的其他因素。

      裁判要旨

      他人無正當(dāng)理由對商標(biāo)中的地名元素進行使用，雖不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，但因違反誠實信用且易造成市場混淆的，可以認定構(gòu)成不正當(dāng)競爭。

      案情

       原告廈門興茂貿(mào)易有限公司（以下簡稱興茂公司）系“鼓浪嶼”商標(biāo)的獨占使用被許可人。“鼓浪嶼”商標(biāo)使用在餡餅產(chǎn)品上，該商標(biāo)曾獲評“福建省著名商標(biāo)”。被告廈門市譽海食品有限公司（以下簡稱譽海公司）在其生產(chǎn)的餡餅包裝盒上進行如下標(biāo)注：一種是盒蓋正面右上方顯著位置印有“鼓浪嶼餡餅”字樣，字體較大，左上方印有譽海公司經(jīng)許可使用的“譽海”圖文商標(biāo)。另一種是除上述標(biāo)注外，在包裝盒側(cè)邊還印有“鼓浪嶼特產(chǎn)”字樣。原告起訴認為被告在相同產(chǎn)品上使用“鼓浪嶼”標(biāo)識的行為，構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)及虛假宣傳來源地的不正當(dāng)競爭，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。被告則辯稱其對“鼓浪嶼”字樣的使用系正當(dāng)使用。

      裁判

       福建省廈門市中級人民法院經(jīng)審理認為，譽海公司在其生產(chǎn)的餡餅產(chǎn)品包裝正面顯著位置突出使用“鼓浪嶼”字樣，構(gòu)成對原告“鼓浪嶼”商標(biāo)的侵害。而標(biāo)注“鼓浪嶼特產(chǎn)”字樣系描述性使用，并非商標(biāo)意義的使用，不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)?，F(xiàn)有的證據(jù)也不足以認定關(guān)于餡餅是鼓浪嶼特產(chǎn)之描述為虛假宣傳，不構(gòu)成不正當(dāng)競爭。

       原、被告雙方均不服提起上訴。福建省高級人民法院經(jīng)審理后認為，原審認定被告在包裝盒顯著位置突出使用“鼓浪嶼”字樣構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)并無不當(dāng)，但被告在包裝盒側(cè)邊使用“鼓浪嶼特產(chǎn)”字樣雖非商標(biāo)意義的使用，但無論從鼓浪嶼的地理因素或者人文因素的角度，其標(biāo)注“鼓浪嶼特產(chǎn)”都不具備正當(dāng)?shù)睦碛?。被告的行為違反誠實信用、擾亂公平競爭市場秩序，構(gòu)成不正當(dāng)競爭。據(jù)此，對案件進行了改判。

       評析

       本案的爭議焦點為被告在侵權(quán)訴訟中所主張的正當(dāng)使用抗辯能否成立。

       1、對商標(biāo)中含有的描述性內(nèi)容可以進行正當(dāng)使用。

       注冊商標(biāo)專用權(quán)依法受法律保護，他人未經(jīng)許可進行使用，可能會構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。但如果滿足一定的法定要件，他人可以對商標(biāo)中所包含的描述性內(nèi)容進行正當(dāng)使用，不構(gòu)成對商標(biāo)權(quán)的侵犯。修訂后的商標(biāo)法第五十九條規(guī)定，注冊商標(biāo)中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號，或者直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點，或者含有地名，注冊商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止他人正當(dāng)使用。上述法律對正當(dāng)性使用僅作出原則性規(guī)定，實踐中認定被告的使用行為是否屬于正當(dāng)使用，應(yīng)主要圍繞使用意圖、使用方式和使用效果等三方面進行審查。

       在有些情況下，還需結(jié)合歷史傳承等特定因素進行綜合考量，并根據(jù)案件具體情況進行判斷。其中，關(guān)于使用意圖，是指行為人是出于描述、說明產(chǎn)品的目的而善意使用相關(guān)標(biāo)識，還是出于攀附他人商譽的不正當(dāng)競爭意圖而使用他人商標(biāo)，是判斷是否構(gòu)成正當(dāng)使用的重要因素。關(guān)于使用方式，要構(gòu)成正當(dāng)使用，不但應(yīng)為描述產(chǎn)品形狀、特點所必要，而且在使用方式上應(yīng)當(dāng)正當(dāng)合理。對于使用方式是否合理，可以參考商業(yè)、行業(yè)慣例等因素或?qū)I(yè)協(xié)會的意見進行判斷。

       關(guān)于使用效果，為盡可能減少市場混淆，在判斷是否構(gòu)成正當(dāng)使用時，還是應(yīng)當(dāng)考慮混淆因素，將“不構(gòu)成混淆”作為正當(dāng)使用的一個成立要件，以此促使行為人更加規(guī)范謹(jǐn)慎地使用描述性詞匯。另外，注冊商標(biāo)的顯著性和知名度、注冊商標(biāo)的歷史因素也是影響正當(dāng)性使用認定的需要考慮的其他因素。

       2、對商標(biāo)中含有的描述性內(nèi)容非正當(dāng)使用構(gòu)成侵權(quán)。

       本案中，被告在相同產(chǎn)品的包裝盒正面突出標(biāo)注“鼓浪嶼餡餅”字樣，對商標(biāo)中含有的描述性內(nèi)容非正當(dāng)使用構(gòu)成侵權(quán)。顯然屬于商標(biāo)性使用，易造成混淆，原審認定構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)并無不當(dāng)。被告在包裝盒的側(cè)邊標(biāo)注“鼓浪嶼特產(chǎn)”字樣雖非商標(biāo)性使用，然而餡餅的制作并不與鼓浪嶼區(qū)域特定的如土壤、水質(zhì)、氣候等獨特的地理因素相關(guān)，同樣，現(xiàn)有的證據(jù)也不足以證明該區(qū)域具有餡餅制作獨特的諸如傳統(tǒng)工藝、民間傳說等特定的人文因素。鼓浪嶼作為一個全國聞名的國家5A級旅游景區(qū)，相關(guān)公眾對“鼓浪嶼”的認知是一個著名的游覽小島、景色秀美的海上明珠，但與餡餅無關(guān)。

       換言之，無論從鼓浪嶼的地理因素或者人文因素的角度，譽海公司在餡餅上標(biāo)注“鼓浪嶼特產(chǎn)”都不具備正當(dāng)?shù)睦碛?。而且其在產(chǎn)品的包裝盒上以較小的字體標(biāo)注了生產(chǎn)地址為“廈門同安工業(yè)集中區(qū)思明園106號二層”的情況下，還在包裝盒較醒目處標(biāo)注“鼓浪嶼特產(chǎn)”字樣，容易造成相關(guān)公眾誤認為該餡餅產(chǎn)自鼓浪嶼，其后果不僅使相關(guān)公眾對該產(chǎn)品的來源產(chǎn)生誤導(dǎo)，尤其興茂公司在餡餅產(chǎn)品上申請“鼓浪嶼”注冊商標(biāo)且該商標(biāo)具有較高的知名度、“鼓浪嶼餡餅”已經(jīng)與興茂公司形成唯一對應(yīng)關(guān)系的情況下，譽海公司在餡餅包裝盒上標(biāo)注“鼓浪嶼特產(chǎn)”的行為必將減損興茂公司享有注冊商標(biāo)專用權(quán)帶來的權(quán)益，從而降低興茂公司的市場競爭力，譽海公司這種違反誠實信用、擾亂公平競爭市場秩序的行為，依照反不正當(dāng)競爭法第二條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)認定為構(gòu)成不正當(dāng)競爭。

       本案案號：（2015）廈民初字第1473號，（2017）閩民終899號

       來源：人民法院報